SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0947/2021-S2

I.1. Contenido de la demanda

Por memoriales presentados el 4 y 11 de abril de 2019, cursantes de fs. 43 a 55; y, 71 a 80 vta., el accionante a través de su representante, expresó lo siguiente:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En conocimiento de la solicitud de registro de la marca DRINX DAIQUIRI PUNCH (mixta) para la clase 33 (bebidas alcohólicas excepto cervezas), presentada por la Embotelladora América Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.), el 14 de febrero de “2016”, interpuso demanda administrativa de oposición ante el Director de Propiedad Industrial a.i. del SENAPI, sustentada jurídicamente “únicamente” en el art. 136 inc. a) de la Decisión 486 -Régimen Común Sobre Propiedad Industrial de 14 de septiembre de 2000- de la Comunidad Andina (CAN), alegando semejanza entre las marcas LIX2 (mixta) clase 33 y DRINX DAIQUIRI PUNCH (mixta) clase 33; producto de ello, la indicada autoridad mediante Resolución Administrativa (RA) 583/2017 de 11 de diciembre, declaró improbada la misma, concediendo el registro de la marca a la indicada Embotelladora.

En virtud a ello, interpuso recurso de revocatoria; a tal efecto, el mencionado Director emitió la RA DPI/OPO/REV- 48/2018 de 23 de febrero, revocando en forma total la RA 583/2017, declarando probada la demanda de oposición y denegando el registro a la marca DRINX DAIQUIRI PUNCH (mixta) clase 33, por la semejanza acusada e incurrir en lo previsto por el art. 136 inc. a) de la Decisión 486 de la CAN; Resolución que al ser objeto de aclaración y complementación por parte de la Embotelladora América S.R.L., la aludida autoridad por Auto de 20 de marzo de 2018, declaró procedente la misma. Posteriormente, la precitada Empresa formuló recurso jerárquico; a tal fin, el Director General Ejecutiva del SENAPI ahora demandado, pronunció la RA DGE/OPO/J-236/2018 de 23 de agosto, aceptando la impugnación presentada y revocó la RA DPI/OPO/REV 48/2018, disponiendo conceder el registro a la marca DRINK DAIQUIRI PUNCH (mixta) clase 33; y, ante su solicitud de aclaración y complementación, por Auto de 25 de septiembre de 2018, la aludida autoridad declaró improcedente su pedido; otorgando el 23 de agosto del señalado año, a la antedicha marca el correspondiente Certificado 182663-C.

No obstante, la conclusión a la que llegó la entidad demandada en su Resolución jerárquica es errónea; ya que, fraccionó el signo solicitado para encontrar las diferencias y dejó de lado la impresión de conjunto que debió hacer; extremo que vulneró el derecho al debido proceso en su vertiente de aplicación correcta de la norma sustantiva, al haber empleado incorrectamente el art. 136 inc. a) de la Decisión 486 de la CAN; por cuanto, el examen que le correspondía efectuar al SENAPI implicaba un estudio integral del signo impetrado, del opositor y de aquellos otros que pudieran afectarse con el nuevo requerimiento.

Así, la Resolución jerárquica cuestionada no se encuentra motivada y es insuficiente; debido a que, no explicó cómo la regla cuarta de cotejo marcario fue utilizada a la marca solicitada por la Embotelladora América S.R.L., abstrayéndose el ponerse en el lugar del potencial consumidor para encontrar semejanzas, conforme establece la indicada regla; asimismo, no empleó de manera conjunta las cuatro reglas de cotejo de signos distintivos en controversia, aplicables obligatoriamente por el SENAPI en todos sus niveles     -las cuales ya fueron definidas por el Tribunal de Justicia de la CAN en varias interpretaciones prejudiciales emitidas, las cuales son de aplicación en todas las oficinas nacionales competentes; ya que, de haberlo hecho al efectuar el análisis de registrabilidad habría encontrado las semejanzas acusadas entre los signos en disputa; dejando de lado además, el principio de jerarquía normativa; por cuanto, la Decisión 486 de la CAN, es una norma supranacional, parte del bloque de constitucionalidad y de aplicación preferente en materia de propiedad industrial, conjuntamente sus interpretaciones prejudiciales emitidas por el mencionado Tribunal de Justicia.

La demanda de oposición que interpuso, en ningún momento se sustentó en la mala fe, menos invocó el art. 137 de la Decisión 486 de la CAN; en ese mérito, su tratamiento en instancia jerárquica no solo aplicó incorrectamente el art. 136 inc. a) de dicha normativa, sino fue más allá de lo pedido, resultando ser ultra petita, contraviniendo el art. 63.II de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA); de otro lado, al solicitar aclaración y complementación de la Resolución cuestionada, la autoridad demandada en su Auto de 25 de septiembre de 2018, únicamente declaró su improcedencia sin explicar las razones y fundamentos jurídicos de su decisión, haciendo que el fallo cuestionado incurra en nulidad por citra petita, al otorgar una respuesta genérica a su requerimiento, cuando su deber era brindar una contestación motivada, pertinente y congruente.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes de motivación, pertinencia y congruencia; y, los principios de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía normativa, citando al efecto los arts. 115.II, 119, 180 y 410 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo: a) La nulidad de la RA DGE/OPO/J 236/2018 y el Auto de aclaración de 25 de septiembre del mismo año, emitidos por el demandado dentro del proceso de oposición 189966 LIX2 vs DRINX DAIQUIRI PUNCH, por ser atentatorias al derecho al debido proceso; b) Se ordene al aludido la emisión de una nueva resolución jerárquica efectuando un correcto análisis de registrabilidad, aplicando las cuatro reglas de cotejo marcario, enmarcado únicamente a la causal invocada en la demanda de oposición que formuló; y, c) Se declare la condenación de costas, daños y perjuicios; toda vez, que la indicada determinación jerárquica le produjo erogación de gastos innecesarios, ocasionándole grave daño económico.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública el 25 de abril de 2019, según consta en acta cursante de fs. 674 a 683, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de su representante, en audiencia ratificó los argumentos expresados en esta acción de defensa, y ampliándolos refirió que: 1) Conforme señaló la jurisprudencia constitucional, agotada la vía administrativa, es posible activar la actual acción tutelar; si bien, una acción ordinaria es el proceso contencioso administrativo; empero, según la SCP 1877/2014 de 25 de septiembre, no es un requisito sine qua non para interponer la acción de amparo constitucional; 2) Siendo el SENAPI parte de la CAN, está en la obligación de acatar los fallos del Tribunal de Justicia, transmitido a las oficinas nacionales competentes de la Comunidad a través de interpretaciones prejudiciales; por ello, invocó en su oposición que es el art. 136 inc. a) de la Decisión 46 de la CAN, el cual establece que no podrán registrarse como marcas aquellas cuyo uso en el comercio afectará indebidamente un derecho de tercero o de particular, cuando sean idénticos o se asemejen a una anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero para los mismos productos o servicios, o el uso de la marca pudiera causar riesgo; 3) La aludida entidad por mandato del art. 102 de la CPE, debe de registrar y proteger la propiedad intelectual; por la oposición formulada, buscó protección mediante un debido proceso; siendo que, la Resolución jerárquica cuestionada vulneró lo previsto en los arts. 115 y 117 de la Norma Suprema, debiendo colocarse en el lugar del potencial consumidor conforme al principio de verdad material; es decir, que la autoridad sea objetiva, analice y no se abstraiga como lo hizo al indicar que solamente puede comparar información de una base de datos, siendo la semejanza incluso auditiva “lix drinx”; 4) La Resolución objetada también es nula de pleno derecho porque es intra petita; vale decir, que tampoco hizo caso a lo que pidió, y habiendo solicitado complementación y aclaración de seis puntos, luego de una larga espera, el SENAPI declaró improcedente su pedido sin explicar su determinación; y, 5) El 11 de noviembre de 2018, dicha institución concedió el registro a la defensa “Drinx Daiquiri Punch” sin efectuar el examen de registrabilidad, siendo su obligación y deber hacerlo al conceder o denegar el registro; reiterando se conceda la tutela impetrada.

I.2.2. Informe del demandado

Carlos Alberto Soruco Arroyo, Director General Ejecutivo del SENAPI a través de sus representantes, el 25 de abril de 2019, presentó informe escrito, cursante de fs. 633 a 639 vta., manifestando lo siguiente: i) El SENAPI debe tomar sus decisiones con base en la normativa vigente y en su defecto a la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la CAN, la cual determina también los alcances y la forma de análisis de la norma comunitaria en materia de propiedad industrial; ii) Las interpretaciones por vía prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la CAN, tienen la finalidad de asegurar una aplicación uniforme; estableciendo asimismo que el juez que conozca el proceso, deba adoptar en sus actos administrativos definitivos la interpretación pronunciada por el citado Tribunal; iii) Respecto a las reglas de cotejo de signos en conflicto dispuestas en varias determinaciones prejudiciales referidas por el accionante, en los procesos administrativos que se sustancian en la oficina nacional competente, toman en cuenta el ACUERDO 08/2017 de 24 de noviembre, que regula aspectos vinculados con la solicitud y emisión de interpretación prejudiciales, disponiendo en su art. 3, que la interpretación prejudicial es un instrumento procesal que orienta a la autoridad administrativa competente respecto al contenido y los alcances de la norma comunitaria andina a ser aplicada en un determinado caso; iv) A través de la Resolución ahora cuestionada, se dictó el respectivo pronunciamiento sobre las cuatro reglas de cotejo marcario previstas por la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la CAN, incluida la cuarta que fue objeto de observación por el peticionante de tutela; v) Se hizo referencia al art. 137 de la Decisión 486 de la CAN, con la finalidad de analizar la posible existencia de acto doloso por la parte demandada dentro del proceso administrativo; es decir, Embotelladora América S.R.L.; temática que incorporó el SENAPI; debido a que, el accionante mediante su representante fue el opositor del registro de la marca a tiempo de responder el recurso jerárquico interpuesto; rechazando por ello, que la Resolución impugnada sea ultra petita como pretende el prenombrado; vi) Si bien el pedido de aclaración del aludido no obtuvo una respuesta favorable, la declaración de su improcedencia fue debidamente fundamentada, no constituyéndose la Resolución cuestionada en citra petita;    vii) Los tres puntos concretos que planteó el solicitante de tutela como supuestos vulneradores de derechos fundamentales, se encuentran dentro de las restricciones previstas por la jurisprudencia; por cuanto, la justicia constitucional se halla impedida de ingresar al fondo de su petición; ya que, la misma no se constituye en una instancia casacional o de revisión ordinaria, al no haberse cumplido con los presupuestos excepcionales para el estudio del caso concreto;  viii) Los arts. 136 inc. a) y 137 de la Decisión 486 de la CAN, invocada por el peticionante de tutela, tienen carácter supranacional, por ende su interpretación corresponde a los órganos de dicha Comunidad; por cuanto, el Tribunal Constitucional Plurinacional carece de competencia para realizar la valoración y análisis de estas disposiciones; ix) Dicha normativa al ser comunitaria, es de aplicación directa y de preeminencia sobre las demás normas internas de nuestro país; así, la jurisprudencia sentada por el Tribunal de Justicia de la CAN, en el proceso 148-IP-2013, es la que regula el régimen de propiedad industrial de los estados miembros y como en el presente caso, la interposición de una acción de oposición; y, x) El SENAPI a tiempo de emitir las Resoluciones impugnadas, actuó dentro del marco de su competencia sin transgredir normativa inherente, enmarcándose en la referida Decisión, Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI, Ley de Procedimiento Administrativo y su Reglamento, procediendo bajo el principio de buena fe, transparencia y la sana crítica, en la valoración de los antecedentes presentados y velando por el debido proceso, no habiendo vulnerado los derechos y garantías del accionante.

Asimismo, en audiencia el Director Jurídico del SENAPI, puntualizó que a través de la SCP “0844/2014” quedó claro que cualquier divergencia sobre la interpretación de alguna de las normas que forman parte del ordenamiento jurídico comunitario, el órgano competente a tal efecto, es el Tribunal de Justicia de la CAN y no así el Tribunal Constitucional Plurinacional, dado el carácter supranacional; lo contrario, significaría que como miembros de la CAN podamos ser sujetos de una demanda de incumplimiento a su normativa. Asimismo, el recurso jerárquico debe ser puesto a conocimiento del Tribunal Supremo de Justicia, esa es la vía por la cual el Tribunal de Justicia de la CAN, conoce estos temas y decide quien interpretó correctamente la norma; siendo también la postura de la Procuraduría General del Estado (PGE), quien en un caso similar y análogo, participó dentro de una acción de amparo constitucional dilucidado en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, indicando que no se puede soslayar el tema del citado Tribunal, porque hacerlo implica como Estado, el riesgo de ser demandado por incumplimiento.

I.2.3. Intervención del tercero interesado

Amalia Callejas Espejo, representante de la Embotelladora América S.R.L., el 25 de abril de 2019, presentó escrito cursante de fs. 657 a 664 vta., señalando que:    a) Cualquier planteamiento del accionante que requiera un nuevo cotejo marcario, podría resultar acorde a la interposición de una demanda contenciosa administrativa, prevista en el art. 778 y ss. del Código de Procedimiento Civil abrogado (CPCabrg), y de la revisión de la base de datos del sistema judicial boliviano, al parecer no fue deducida dentro del plazo legal de noventa días, pretendiendo utilizar esta acción tutelar como sustitutiva de la vía ordinaria legalmente establecida; b) El peticionante de tutela intenta que en la vía constitucional se examine el fondo del asunto; es decir, se valoren elementos que ya fueron ponderados en la esfera administrativa, para determinar la existencia de semejanza entre los signos “LIX2 vs. DRINX DAIQUIRI PUNCH”, extremos que importan un pronunciamiento de fondo más que de tutela efectiva de un derecho o garantía constitucional; c) Esos aspectos hacen inviable la acción de defensa, pues no es competencia de este Tribunal el pronunciarse sobre extremos de fondo dilucidados en un procedimiento administrativo; más aún, cuando se aplicaron todas las reglas de cotejo marcario y en cualquier caso siempre se llegará a un mismo resultado; toda vez que, resulta incontestable el hecho que entre los signos antes referidos, no existe similitud ni afectación a los derechos del impetrante de tutela; d) Las reglas de cotejo marcario están definidas por la doctrina y la jurisprudencia del “Tribunal Andino”, que es la única instancia encargada de interpretar la normativa andina; de lo contrario, sería imprescindible que el “Tribunal de garantías” cuente con una interpretación prejudicial aplicable a la demanda de amparo constitucional, pues el sistema procesal comunitario no se rige por la doctrina del acto aclarado, sino que todas las cuestiones de interpretación normativa tiene que someterse al Tribunal de Justicia de la CAN, tal como se refirió en la interpretación prejudicial 1-IP-87; e) No obstante lo aclarado, dentro del cotejo de signos efectuado en la RA DGE/OPO/J 236/2018, se analizaron todos los principios y reglas doctrinarias de cotejo marcario, que no se enmarcan únicamente en las cuatro de carácter general, sino que además atienden a los de cualidad especial, atendiendo a la naturaleza de los signos en conflicto; f) La autoridad demandada sí tomó en cuenta la regla cuarta; ya que, se colocó en la posición de un consumidor medio estudiando los productos de las marcas en conflicto, bajo un sistema de apreciación in abstracto, y por ello, refirió de forma textual, la percepción de indicios de conexión competitiva; y, g) El SENAPI dentro de un proceso de oposición solo puede realizar el cotejo entre un signo solicitado y uno registrado o pedido con anterioridad, y no se puede pretender que la autoridad administrativa a título de verdad material integre signos diferentes; pues ello, no solamente vulneraría la seguridad jurídica de los administrados, sino que además conllevaría el ejercicio de competencias de instancias diferentes; proceso dentro del cual se cumplió con todos los requisitos formales, esenciales y de representación; por lo que, no existió ningún tipo de transgresión al derecho debido proceso; solicitando se deniegue la acción tutelar interpuesta.

En audiencia, a través de sus representantes, reiteraron los argumentos vertidos en el memorial que antecede.

I.2.3. Resolución

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 037/2019 de 25 de abril, cursante de fs. 666 a 669 vta., concedió en parte la tutela solicitada; en consecuencia, instruyó a la autoridad demandada emitir una nueva resolución observando el derecho comunitario vigente, sea en el plazo de setenta y dos horas hábiles a partir de la presente Resolución, no habiendo concedido la solicitud de medida cautelar, ni la condena respecto de las costas; con base en los siguientes fundamentos: 1) El derecho comunitario es directamente aplicable; por lo que, en el presente caso, independientemente de referirse a la propiedad intelectual que es un área especializada, tiene relación con el derecho a la competencia, específicamente en lo establecido en el art. 136 de la Decisión 486 de la CAN, quedando claro que la descomposición de sinonimias que podrían entender un tipo de monopolio, está reñido en la Constitución Política del Estado; 2) El derecho a la libre competencia es una garantía justificada por la autoridad administrativa, en este caso por el SENAPI que se encarga de verificar a ultranza el cumplimiento de la norma comunitaria que puede ser tanto abstracta a la actividad de los tribunales, siempre fue interpretada como norma comunitaria por el “Tribunal Andino”, ratificado por el Tribunal Constitucional Plurinacional; 3) Respecto a la pretensión de ultra e infra petita alegado por el solicitante de tutela, es improcedente porque la Resolución llegaría al mismo resultado; por lo tanto, si se justifica la decisión en razón al principio del fin útil de los actos procesales, queda claro que sería un contra sentido acoger dicho pedido; sin embargo, “…esta Sala se ha decantado en observar la motivación a la particularidad de la fundamentación argumentación…” (sic); y, 4) Revisaron las reglas para la interpretación en el caso concreto y además cual sería el examen de registrabilidad y la debida motivación; respecto a este último aspecto, en relación al derecho vigente “…existe una ausencia alarmante en la resolución de la autoridad accionada observándose la eficacia de una garantía a la debida motivación debe ser la correlación del derecho vigente con la pretensión; en este caso, hay un elemento que posiblemente fue visto tangencialmente, pero para esta Sala de garantías constitucionales, el bloque de constitucional[idad] y la aplicación del derecho constitucional derecho vigente, significa la aplicación de la norma, sin necesidad de desarrollo (…) respecto a ese único criterio entiende que existe una omisión en la motivación hecha por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual que funciona en los parámetros expuestos del Tribunal Andino de Justicia debe de ser de obligatorio cumplimiento considera que la pretensión postulada por el accionante lleva derecho” (sic).

I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional Plurinacional

Mediante decreto constitucional de 25 de marzo de 2021, cursante a fs. 687, se dispuso la suspensión del cómputo de plazo para la emisión de la correspondiente resolución, a objeto de recabar documentación complementaria; habiéndose obtenido esta, se reanudó el cómputo del mismo, a partir de la notificación con el decreto constitucional de 2 de diciembre del mismo año (fs. 699); por lo que, la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, es pronunciada dentro de plazo.