Asunto C‑37/03

CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL

SR. PHILIPPE LÉGER

presentadas el 2 de junio de 2005 ¹(1)

Asunto C‑37/03P

BioID AG, en liquidación,

contra

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos)

«Recurso de casación – Marca comunitaria – Motivo de denegación absoluto de registro – Artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento (CE) nº40/94 – Marca figurativa que contiene un elemento denominativo enteramente descriptivo “BioID”»

1.El presente asunto tiene por objeto el recurso de casación interpuesto por la sociedad BioID AG(2) contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Segunda) de 5 de diciembre de 2002, BioID/OAMI,(3) por la cual se desestimó el recurso formulado contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos),(4) de 20 de febrero de 2001 (asunto R538/1999-2),(5) que deniega el registro como marca comunitaria de la marca figurativa que se reproduce a continuación:

2.Las cuestiones suscitadas en el marco de este recurso de casación se refieren principalmente a los criterios que deben tenerse en cuenta para apreciar si un signo compuesto por un elemento denominativo y por elementos figurativos, como es el caso en el presente asunto, carece de carácter distintivo y debe, por tanto, denegarse su registro como marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento (CE) nº40/94 del Consejo.(6)

I.Marco jurídico

3.Según el artículo 4 del Reglamento, podrán constituir marcas comunitarias todos los signos que puedan ser objeto de una representación gráfica, en particular las palabras, incluidos los nombres de personas, los dibujos, las letras, las cifras, la forma del producto o de su presentación, con la condición de que tales signos sean apropiados para distinguir los productos o los servicios de una empresa de los de otras empresas.

4.El artículo 7 del Reglamento se refiere a los motivos de denegación absolutos. Dispone lo siguiente:

«1.Se denegará el registrode:

a)los signos que no sean conformes al artículo4;

b)las marcas que carezcan de carácter distintivo;

c)las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del producto o del servicio;

d)las marcas que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones que se hayan convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio;

[…]

2.El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad.

3.Las letrasb), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»

II.Antecedentes del litigio

5.El 8 de julio de 1998, la recurrente presentó ante la OAMI una solicitud de registro como marca comunitaria del signo anteriormente representado.

6.El registro de este signo se solicitó para productos y servicios que pertenecen a diferentes clases del Arreglo de Niza(7) y que consisten en software para ordenadores, hardware de ordenador y otros aparatos que sirven para controlar los derechos de acceso gracias a la identificación de seres humanos a través de características biométricas particulares, así como en servicios de telecomunicación relacionados con tales sistemas de identificación.(8)

7.Mediante resolución de 25 de junio de 1999, el examinador desestimó la solicitud basándose en el artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento, por considerar que el signo controvertido carecía de carácter distintivo.

8.La Sala Segunda de Recurso de la OAMI desestimó el recurso interpuesto por la demandante por el mismo motivo de denegación. Basó esta apreciación en las definiciones del término «bio» en alemán y en inglés, así como en la abreviatura «ID» que figura en los diccionarios electrónicos sobre telecomunicaciones e informática. Dedujo de estas definiciones que el acrónimo «BioID» es una abreviatura de las palabras «biometric identification» (identificación biométrica), y que describe el tipo y el destino de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro. Indicó que un consumidor en busca de un sistema de seguridad, encontrándose ante productos y servicios designados con la fórmula «BioID», comprendería enseguida que se trata de la identificación de las características de seres vivos.

9.Dicha Sala expuso asimismo que, a la vista de las expresiones utilizadas por los competidores de la recurrente, existe un cierto interés en poder utilizar el acrónimo «BioID», para hacer publicidad de sus propios productos y servicios.

10.Por último, alegó que los elementos gráficos que componen el signo controvertido no le confieren ningún carácter distintivo y no alteran en nada su carácter puramente descriptivo.

11.La recurrente interpuso ante el Tribunal de Primera Instancia un recurso contra la resolución controvertida.

III.Sentencia recurrida

12.En apoyo de su recurso, la demandante invocó dos motivos. El primero está basado en la violación del artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento y el segundo en la del artículo 7, apartado 1, letrac), del mismo Reglamento.

13.El Tribunal de Primera Instancia desestimó este recurso. Declaró que el motivo basado en la violación del artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento, debía desestimarse respecto a todas las categorías de productos y servicios contempladas en la solicitud de registro y que, en tales condiciones, no procedía examinar el segundo motivo basado en la violación del artículo 7, apartado 1, letrac), del Reglamento.

14.El Tribunal de Primera Instancia estimó que el signo controvertido y los elementos que lo componen, es decir, el acrónimo «BioID», así como sus elementos figurativos, constituidos por el tipo de letracon el que se representa el acrónimo, el punto y el elemento ®, carecen todos de carácter distintivo.

15.Rechazó asimismo los argumentos de la demandante basados en las resoluciones de las Salas de Recurso que admitieron el registro de otras marcas que contenían el elemento «Bio», así como el de la marca denominativa «Bioid».

IV.Recurso de casación

16.La recurrente solicita la anulación de la sentencia recurrida, así como la de la resolución controvertida, y la condena en costas de la OAMI.

17.La OAMI solicita la desestimación del recurso de casación y la condena en costas de la recurrente.

A.Motivos del recurso de casación

18.La recurrente expone que basa su recurso de casación en dos motivos. En primer lugar, recrimina al Tribunal de Primera Instancia que haya interpretado de manera inexacta y demasiado amplia el motivo de denegación absoluto a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento. En segundo lugar, alega que si el Tribunal de Primera Instancia hubiese interpretado correctamente la disposición mencionada, habría tenido que examinar el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letrac), del Reglamento, y habría comprobado que tampoco procedía aplicarlo en el caso de autos.

19.En el marco de este segundo motivo, la recurrente indica, con carácter principal, que, posiblemente, el litigio se encuentra en un punto tal, que permite su resolución y que el mismo Tribunal de Justicia puede apreciar que el signo controvertido no presenta un carácter descriptivo con arreglo al artículo 7, apartado 1, letrac), del Reglamento. Con carácter subsidiario, la recurrente señala que si el Tribunal de Justicia estima no estar en medida de pronunciarse sobre la aplicación de este motivo de denegación, porque el Tribunal de Primera Instancia no procedió a una apreciación de los hechos suficiente sobre este extremo, sería conveniente que le devolviera el litigio.

20.Al igual que a la OAMI, me cuesta comprender cuál es la violación de Derecho comunitario que la recurrente critica a la sentencia recurrida en el marco de este segundo motivo. En efecto, no discute que el Tribunal de Primera Instancia, en la medida en que consideró que el registro del signo controvertido era contrario al motivo de denegación contemplado en el artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento, podía excluir legítimamente el examen del motivo basado en la infracción de la letrac) de esta misma disposición del Reglamento, porque, como resulta de la redacción del apartado 1 de dicho artículo, basta con que uno de los motivos de denegación absolutos pueda aplicarse para que el signo controvertido no pueda ser registrado.(9)

21.En la argumentación expuesta en apoyo de este motivo, de hecho BioID sólo intenta que el Tribunal de Justicia, en el caso de que se estime el primer motivo alegado en el marco de este recurso de casación, se pronuncie él mismo sobre el segundo motivo alegado ante el Tribunal de Primera Instancia contra la resolución controvertida, como así le permite el artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia,(10) según el cual cuando se estime el recurso de casación, el Tribunal de Justicia anulará la resolución del Tribunal de Primera Instancia y podrá resolver él mismo definitivamente el litigio, cuando su estado así lo permita.

22.Deduzco de lo anteriormente expuesto que los motivos alegados por la recurrente en el marco de este recurso de casación para sustentar su pretensión de anulación de la sentencia recurrida se resumen en realidad en uno solo, basado en la violación por el Tribunal de Primera Instancia del artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento.

23.En el marco de este motivo único, la recurrente se basa en cuatro alegaciones. En primer lugar, recrimina al Tribunal de Primera Instancia que no haya basado su apreciación de la aptitud del signo controvertido para tener un carácter distintivo sobre la impresión producida por este signo en su conjunto. En segundo lugar, le reprocha no haber tenido en cuenta su argumentación según la cual no pudo ser probado que el signo controvertido fuese efectivamente utilizado por el público o por los competidores. En tercer lugar, alega que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de apreciación jurídica al estimar que las marcas similares registradas no constituían indicios del carácter distintivo del signo controvertido, vulnerando así el principio de igualdad de trato.

24.En la vista, la recurrente alegó además que el Tribunal de Primera Instancia fundó su apreciación en el criterio según el cual las marcas que podrían utilizarse normalmente para la presentación de los productos y servicios de que se trate, no pueden ser objeto de registro a pesar de que, como el Tribunal de Justicia estimó en la sentencia de 16 de septiembre de 2004, SAT.1/OAMI,(11) este criterio no es pertinente en el marco del examen del motivo de denegación previsto por el artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento.

25.La OAMI ha señalado que este argumento no ha sido alegado por la demandante en su recurso de casación, pero no ha impugnado su admisibilidad. Por mi parte, he de destacar también que el argumento esgrimido no ha sido mencionado expresamente en el recurso de casación. Sin embargo, tampoco opino que se trate de un motivo nuevo con arreglo al artículo 42 del Reglamento de Procedimiento, que es aplicable al recurso de casación conforme al artículo 118 de este mismo Reglamento. Según estos artículos, los motivos que se invocan por vez primera en la réplica o en la dúplica o en el curso del proceso oral, deben ser declarados inadmisibles.(12) Desde mi punto de vista, se trata de consideraciones a través de las cuales la recurrente intenta demostrar la realidad y la pertinencia del motivo basado en la violación del artículo 7, apartado1, letrab), del Reglamento, invocado en su recurso de casación. Se trata por tanto de un argumento alegado para sustentar este motivo,(13) que puede así ser alegado válidamente durante el proceso, a condición de respetar el principio de forma contradictoria del proceso. A este respecto, se ha de destacar que la OAMI tuvo oportunidad de contestar a esta alegación en el transcurso de la fase oral. No cabe pues criticar de este argumento que haya modificado el objeto del litigio que fue sometido ante el Tribunal de Primera Instancia. En efecto, este argumento critica la respuesta dada por el Tribunal de Primera Instancia al motivo ante él alegado, que está basado en la violación del artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento. No observo, por tanto, ningún elemento contrario al examen de este argumento.

26.Con carácter previo al examen de estas diferentes alegaciones, procede exponer brevemente la jurisprudencia que me parece pertinente en relación con la interpretación de los motivos de denegación contenidos en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento, de utilidad en el presente asunto, y con el método de análisis de estos motivos de denegación en el caso de que el signo cuyo registro se solicita se componga de varios elementos. Recordaré asimismo las consecuencias que el Tribunal de Justicia extrajo de esta jurisprudencia en la sentencia SAT.1/OAMI, antes citada, en la cual se pronunció sobre el recurso de casación interpuesto contra la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 2 de julio de 2002, SAT.1/OAMI, denominada «SAT.2»,(14) cuyos fundamentos son similares a los de la sentencia recurrida.

B.Jurisprudencia pertinente y sentencia SAT.1/OAMI

27.La presentación de la jurisprudencia pertinente debe tomar como punto de partida la función esencial de la marca, que es garantizar al consumidor o al usuario final la identidad de origen del producto o servicio que designa, permitiéndole distinguir sin confusión posible dicho producto o servicio de los que tienen otra procedencia.(15)

28.El artículo 7, apartado 1, del Reglamento pretende evitar el registro como marca de los signos considerados, por naturaleza, no aptos para el desempeño de esta función. Así, según esta disposición, letrasb) y c), no se consideran aptas para constituir una marca, salvo adquisición de un carácter distintivo como consecuencia de su uso, las marcas que carecen de carácter distintivo en lo que se refiere a los productos y servicios cuyo registro se solicita, así como aquellas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar esos productos o servicios o sus características.

29.Según la jurisprudencia, los respectivos ámbitos de aplicación de los motivos de denegación previstos por el artículo 7, apartado 1, letrasb), c) y d), del Reglamento se superponen. A la vista del contenido de cada uno de esos motivos de denegación, me inclino incluso a pensar que los signos a los que se refiere esta disposición, letrasc) y d), constituyen subconjuntos de la categoría más amplia de los signos que carecen de carácter distintivo en el sentido de la misma disposición, letrab). Así, en lo que se refiere a los signos y a las indicaciones a las que se refiere el artículo 7, apartado 1, letrac), del Reglamento, el Tribunal de Justicia ha declarado que una marca denominativa que es descriptiva de las características de los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro, en el sentido de esta disposición, carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letrab), de dicho Reglamento.(16)

30.Sin embargo, los requisitos exigidos para que un signo pertenezca al subconjunto previsto en el artículo 7, apartado 1, letrac), del Reglamento son específicos y deben interpretarse en función del interés general propio de este motivo de denegación. Así lo declaró el Tribunal de Justicia al describir la estructura general del artículo 7, apartado 1, del Reglamento, indicando que cada uno de los motivos de denegación de registro enumerados en esta disposición es independiente de los demás, exige un examen por separado(17) y debe interpretarse a la luz del interés general que a él subyace. Este interés general puede, e incluso debe, reflejar distintas consideraciones, en función del motivo de denegación de que se trate.(18)

31.El motivo de denegación previsto por el artículo 7, apartado 1, letrac), del Reglamento consiste, según jurisprudencia reiterada, en que los signos o las indicaciones de que se trate puedan ser libremente utilizados por todos. Se trata de impedir que estos signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca. Este interés general implica por tanto que todos los signos o las indicaciones que puedan servir para designar características de los productos o servicios para los que se solicite el registro deben quedar a libre disposición de las empresas para que también puedan utilizarlos al describir las mismas características de sus productos.(19)

32.Por otro lado, no es necesario que los signos y las indicaciones que forman la marca a la que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente, en el momento de la solicitud de registro, con fines descriptivos de productos o servicios como aquéllos para los que se presenta la solicitud, o de las características de tales productos o servicios. Como indica literalmente dicha disposición, basta con que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Así, debe denegarse el registro de un signo denominativo con arreglo a esta disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate.

33.El artículo 7, apartado 1, letrac), del Reglamento pretende pues dejar a disposición de todos los operadores económicos los signos que puedan ser utilizados para describir los productos o los servicios a los que se refiere la solicitud de registro, o características de estos productos o servicios. La exigencia de disponibilidad que subyace a esta disposición se refiere, por consiguiente, a los signos y a las indicaciones que tienen valor descriptivo.

34.En cuanto al artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento persigue, para el conjunto de los signos a los que se refiere, un objetivo de interés general diferente, que no se confunde con el de garantizar su disponibilidad para todos los operadores económicos.

35.Es cierto que en la sentencia Libertel, antes citada, el Tribunal de Justicia declaró, en lo que atañe al registro como marca de un color por sí solo, sin delimitación espacial, que el objeto del interés general subyacente en el artículo 3, apartado 1, letrab), de la Directiva 89/104, cuyas disposiciones son idénticas a las del artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento, consiste en la necesidad de que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de los colores para los demás operadores que ofrecen productos o servicios del mismo tipo que aquellos para los que se solicita el registro.(20)

36.Sin embargo, como ha sido confirmado por la sentencia SAT.1/OAMI, antes citada, esta interpretación del artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento contenida en la sentencia Libertel, antes citada, según la cual este motivo de denegación persigue también un objetivo de disponibilidad, no debe extenderse a todos los tipos de signos que entren en su ámbito de aplicación. En lo que se refiere a los colores, este objetivo de disponibilidad, que debe ser tenido en cuenta en la apreciación de su aptitud para tener un carácter distintivo para los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro, quedó justificado por la conclusión a la que llegó el Tribunal de Justicia en esta sentencia, según la cual el número de colores diferentes efectivamente disponibles para los operadores económicos es muy reducido.(21)

37.En la sentencia SAT.1/OAMI, antes citada,(22) el Tribunal de Justicia indicó que el interés general que subyace a dicha disposición no se diferencia de la función esencial de la marca, anteriormente recordada. Se trata de no registrar como marca y de no conferir la protección que resulta de tal registro a signos que no pueden cumplir la función de marca para los productos y servicios de que se trate. De ello dedujo que el criterio en virtud del cual no es posible registrar las marcas que pueden utilizarse corrientemente en el comercio para presentar los productos o los servicios de que se trate no es pertinente en el marco de la apreciación del carácter distintivo de un signo para estos productos o servicios.(23)

38.Por lo tanto, del hecho de que un signo no descriptivo puede ser utilizado en el comercio para la presentación de los productos o de los servicios de que se trate no cabe deducir que carece de carácter distintivo para estos productos o servicios. En otras palabras, cuando un signo no es descriptivo y no está dentro del ámbito del artículo 7, apartado 1, letrac), del Reglamento, el hecho o la simple posibilidad de que sea utilizado para la presentación en el comercio de los productos y servicios de que se trate, no implica que carezca de carácter distintivo con respecto a estos productos o servicios.(24)

39.Por último, respecto al método mediante el cual procede apreciar si un signo compuesto de varios elementos entra o no dentro de alguno de los motivos de denegación del artículo 7, apartado 1, letrasb) y c), del Reglamento, la jurisprudencia ha reiterado que esta apreciación ha de tener en cuenta la impresión producida por este signo en su conjunto.(25) Esta exigencia responde a la constatación de que un consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo y no se dedica a hacer un examen de sus diferentes detalles.

40.Se admite, sin embargo, que esta regla no es obstáculo para que se proceda a un examen por separado de cada uno de los elementos que componen el signo de que se trata. Este examen se ajusta al contenido del artículo 7, apartado 1, letrac), del Reglamento, que, recuérdese, se opone al registro de marcas «compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones» descriptivas. Puede asimismo satisfacer las exigencias de motivación y de seguridad jurídica que necesitan los operadores económicos, en particular, los que se enfrentan a dificultades derivadas de la elaboración de una marca de ámbito internacional, en concreto en el marco de la apreciación de la aptitud de un signo para tener un carácter distintivo, que reviste mayor parte de subjetividad que los demás motivos de denegación.

41.Sin embargo, es claro que no basta con comprobar que el motivo de denegación examinado se aplica a cada uno de los elementos que componen el signo de que se trate para que el registro sea denegado.

42.Así, incluso cuando una marca se compone de varios elementos que son todos descriptivos de características de los productos o servicios cuyo registro se solicita, se requiere que se compruebe un carácter descriptivo para la marca en su conjunto.(26) En efecto, si, por regla general, la mera combinación de elementos individualmente descriptivos de características de los productos o servicios para los que se solicita el registro es a su vez descriptiva de dichas características, ya que el mero hecho de unir tales elementos sin introducir ninguna modificación inusual, en particular de tipo sintáctico o semántico, sólo puede dar como resultado una marca compuesta exclusivamente por signos o indicaciones que pueden servir, en el comercio, para designar características de dichos productos o servicios, no es menos cierto que, en determinadas condiciones, dicha combinación puede no ser descriptiva.(27)

43.Asimismo, cuando se trata de apreciar si una marca compuesta de varios elementos carece de carácter distintivo en relación con los productos y servicios de que se trate, el Tribunal de Justicia ha declarado, en la sentencia SAT.1/OAMI, antes citada, que esta apreciación debe depender, en todo caso, del examen del conjunto integrado por estos diferentes elementos y que la mera circunstancia de que cada uno de ellos, considerado aisladamente, carezca de carácter distintivo no excluye que la combinación que forman pueda poseer un carácter distintivo.(28)

44.Procede recordar ahora cuál ha sido la aplicación que el Tribunal de Justicia ha dado a esta jurisprudencia en la sentencia SAT.1/OAMI, antes citada.

45.En ese asunto, el recurso de casación perseguía la anulación de la sentencia SAT.1/OAMI (SAT.2), en la cual el Tribunal de Primera Instancia había confirmado la denegación del registro del signo denominativo «SAT.2» para los servicios contemplados en la solicitud de registro que guardaban relación con la difusión por satélite. El Tribunal de Primera Instancia consideró que el sintagma «SAT.2», habida cuenta de sus elementos constitutivos, carecía de carácter distintivo en lo que respecta a esos servicios, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento.

46.En la sentencia SAT.1/OAMI (SAT.2), el Tribunal de Primera Instancia procedió a un examen de los diferentes elementos que componían el signo denominativo «SAT.2». Consideró, en primer lugar, que el elemento «SAT» carecía de carácter distintivo con respecto a los servicios previstos, porque se trataba de la abreviatura habitual de la palabra «satélite» en las lenguas alemana e inglesa, que, como abreviatura, este término no se apartaba de las normas léxicas de dichas lenguas y que designaba una característica de la mayoría de los servicios de que se trataba.

47.En segundo lugar, señaló que los elementos «2» y «.» se utilizaban corrientemente en el comercio o podían ser utilizados para la presentación de los servicios de que se trataba y que, por ello, carecían de carácter distintivo.

48.De estas apreciaciones dedujo que, con carácter general, el hecho de que una marca compleja como SAT.2 sólo estuviera compuesta por elementos carentes de carácter distintivo permitía llegar a la conclusión de que tal marca, considerada en su conjunto, también podía ser utilizada corrientemente, en el comercio, para la presentación de los productos o servicios de que se trataba.

49.Por último, consideró que tal conclusión sólo podía ser desvirtuada en el supuesto de que indicios concretos como, en particular, la manera inhabitual de combinar los distintos elementos, denotaran que la marca compleja representaba algo más que la suma de los elementos que la forman. Estimó que el sintagma «SAT.2» estaba compuesto de la forma habitual y que la alegación de la demandante de que la marca solicitada, considerada en su conjunto, estaba dotada de un elemento de fantasía carecía de pertinencia.

50.A la vista de estos elementos, el Tribunal de Justicia consideró en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia valoró la existencia de carácter distintivo en el sintagma «SAT.2» recurriendo esencialmente a un análisis por separado de cada uno de sus elementos. Puso de relieve que, para ello, el Tribunal de Primera Instancia se basó en la presunción de que unos elementos que aisladamente carecen de carácter distintivo no pueden quedar revestidos de tal carácter una vez combinados y no, como debería haber hecho, en la percepción global de dicho sintagma por parte del consumidor medio. Declaró que el Tribunal de Primera Instancia sólo examinó la impresión de conjunto producida por el sintagma de manera subsidiaria, negando toda pertinencia a ciertos aspectos, como la existencia de un elemento de fantasía, que deben tomarse en consideración en dicho análisis.

51.Declaró, en segundo lugar, que el criterio tenido en cuenta por el Tribunal de Primera Instancia, en virtud del cual no es posible registrar las marcas que pueden utilizarse corrientemente en el comercio para presentar los productos o los servicios de que se trate, es pertinente a efectos del artículo 7, apartado 1, letrac), del Reglamento, pero no es el criterio con arreglo al cual debe interpretarse lo dispuesto en la letrab) de dicho artículo.

52.A la vista de estas consideraciones preliminares, voy a examinar las alegaciones formuladas para sustentar el motivo basado en la violación, por el Tribunal de Primera Instancia, del artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento. Examinaré, de entrada, la primera alegación, basada en la falta de consideración de la impresión de conjunto, y la cuarta, basada en la consideración de un criterio no pertinente, en el marco de las cuales la demandante critica los mismos apartados de la sentencia recurrida.

C.Sobre la falta de consideración de la impresión de conjunto y el hecho de tener en cuenta un criterio de apreciación que carece de pertinencia

1.Alegaciones de las partes

53.BioID expone, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia cometió un error en su apreciación sobre la aptitud del signo controvertido para tener carácter distintivo. A juicio del Tribunal de Primera Instancia, los consumidores destinatarios de los productos y servicios de que se trata en la solicitud de registro son personas en general bien informadas. En cambio, según la recurrente, estos productos y servicios están destinados a todos los consumidores.

54.La recurrente alega, a continuación, que el Tribunal de Primera Instancia, aunque recordara que la aptitud de un signo compuesto de varios elementos para tener un carácter distintivo debe apreciarse considerando la impresión que produce en su conjunto, no efectuó dicho examen. Según ella, el Tribunal de Primera Instancia examinó solamente los diferentes elementos que componen el signo controvertido, es decir, el acrónimo «BioID» y los elementos figurativos.

55.BioID sostiene, por último, que el criterio sobre el que se basó el Tribunal de Primera Instancia para declarar que el signo controvertido no tenía carácter distintivo carece de pertinencia con arreglo a la jurisprudencia.

56.La OAMI recuerda, en esencia, que la recurrente no puede obtener, en el marco de un recurso de casación, el control de la apreciación de los hechos llevado a cabo por el Tribunal de Primera Instancia.

57.Alega asimismo que el Tribunal de Primera Instancia recordó las reglas que enmarcan el examen de los distintos elementos de una marca compleja y que las aplicó sin cometer error jurídico alguno. Según la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia indicó acertadamente que una marca compleja compuesta por elementos sin carácter distintivo con respecto a los productos y servicios de que se trata no tiene carácter distintivo cuando es considerada en su conjunto si ningún indicio concreto denota que representa algo más que la suma de los elementos que la forman. Así, el Tribunal de Primera Instancia efectuó, de forma evidente, una apreciación global conforme a los principios expuestos.

58.Por último, respecto a las consecuencias que deben extraerse de la sentencia SAT.1/OAMI, antes citada, en lo que se refiere al criterio que se tiene en cuenta en la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia no cometió ningún error de Derecho ya que estimó que el público relevante era, en el presente asunto, un público restringido. La posible utilización del signo controvertido para la presentación de los productos o servicios de que se trata confirma, por tanto, que carece, con respecto a estos últimos, de carácter distintivo.

2.Apreciación

59.En efecto, como pone de relieve la OAMI, el Tribunal de Primera Instancia evocó las reglas que enmarcan el examen de la aptitud de un signo para tener carácter distintivo en el sentido del artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento que no adolece de ningún error de Derecho. El Tribunal de Primera Instancia recordó de esta forma, acertadamente, que el carácter distintivo de un signo debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante.

60.La OAMI tiene asimismo razón en mantener que la apreciación del Tribunal de Primera Instancia, según la cual el público relevante está constituido en este caso por «un público que conoce bien» el ámbito de los productos y servicios recogidos en la solicitud de registro, es una apreciación de carácter fáctico que depende de la competencia propia de esta jurisdicción y, por tanto, no constituye una cuestión de Derecho que pueda someterse al Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, salvo en caso de desnaturalización de los datos obrantes en autos.(29)

61.El Tribunal de Primera Instancia, tras haber recordado que el signo controvertido está constituido por un elemento denominativo y por elementos de carácter figurativo, indicó, por último y acertadamente, que la apreciación de su carácter distintivo requiere considerarlo en su conjunto. Sin embargo opino, como la recurrente, que el Tribunal de Primera Instancia procedió a este examen en la sentencia recurrida.

62.Así, en los apartados 28 y 29 de la sentencia recurrida, indicó que el acrónimo «BioID» está compuesto por dos elementos, «Bio» e «ID», que son en lengua inglesa, respectivamente, una abreviatura corriente del sustantivo «identification» y una abreviatura bien de los adjetivos «biological» (biológico) o «biometrical» (biométrico), bien del sustantivo «biology» (biología). Dedujo que el acrónimo «BioID» está compuesto por abreviaturas que forman parte del léxico de la lengua de referencia, no se separa de las reglas léxicas de dicha lengua y, por tanto, no tiene una estructura inhabitual. Estimó que, a la vista de los productos y servicios contemplados en la solicitud de marca, el público relevante entiende el acrónimo «BioID» en el sentido de «biometrical identification» (identificación biométrica).

63.El Tribunal de Primera Instancia expuso a continuación, en los apartados 30 a 32 de la sentencia recurrida, que la identificación biométrica constituye una de las funciones técnicas de los productos contemplados en la solicitud de registro y que se refiere directamente a una de las cualidades de los servicios contemplados en dicha solicitud o presenta un estrecho lazo funcional con éstos.

64.De estas constataciones fácticas, que no corresponde al Tribunal de Justicia cuestionar en el marco de este recurso de casación, el Tribunal de Primera Instancia dedujo, en el apartado 34, que el acrónimo «BioID» carece de carácter distintivo en relación con los productos y servicios contemplados en la solicitud de registro.

65.El Tribunal de Primera Instancia examinó a continuación los elementos figurativos del signo controvertido. Indicó, en relación con las características tipográficas del acrónimo «BioID», tal como se representa en el signo controvertido, que los caracteres en letrade tipo «arial» y distinto espesor según las letras, se utilizan corrientemente en el comercio, para la presentación de toda clase de productos y servicios. Añadió que así ocurría también en relación con el punto, elemento utilizado corrientemente como último elemento entre otros varios en una marca denominativa para indicar que se trata de una abreviatura.

66.Por último, por lo que respecta al elemento gráfico ®, el Tribunal de Primera Instancia consideró que la OAMI declaró acertadamente, en la vista, que su función se limita a indicar que se trata de una marca registrada en un territorio determinado y que, en caso de que el registro no se hubiese producido, el empleo de ese elemento gráfico podría inducir al público a error. Señaló asimismo que dicho elemento, combinado con otro u otros signos, se utiliza corrientemente, en el comercio, para la presentación de todo tipo de productos y servicios.

67.El Tribunal de Primera Instancia continuó su razonamiento, en los apartados 40 a 44 de la sentencia recurrida, del siguientemodo:

«40Por tanto, los elementos gráficos contemplados en los apartados 38 y 39 supra pueden utilizarse, en el comercio, para la presentación de los productos y servicios que figuran en la solicitud de marca y, por tanto, carecen de carácter distintivo en relación con dichos productos y servicios.

41De las consideraciones precedentes se infiere que la marca solicitada está formada por una combinación de elementos cada uno de los cuales carece de carácter distintivo en relación con los productos y servicios comprendidos en las categorías contempladas en la solicitud de marca, ya que pueden utilizarse corrientemente, en el comercio, para la presentación de dichos productos y servicios.

42Además, de la jurisprudencia se desprende que el hecho de que una marca compleja sólo esté formada por elementos desprovistos de carácter distintivo en relación con los productos o servicios de que se trata permite llegar a la conclusión de que dicha marca, considerada en su conjunto, también puede utilizarse corrientemente, en el comercio, para la presentación de dichos productos o servicios. Solamente se puede rebatir dicha conclusión en el supuesto de que indicios concretos, como, en particular, la manera en que se combinan los distintos elementos, impliquen que la marca compleja, considerada en su conjunto, representa algo más que la suma de los elementos que la forman (véanse, en este sentido, las conclusiones del Abogado General Sr. Ruiz-Jarabo Colomer en el asunto […] Koninklijke KPN Nederland y PTT Nederland, [antes citado], punto65).

43En el presente asunto, frente a lo que alega la demandante, no existen dichos indicios. En efecto, la estructura de la marca solicitada, caracterizada, en esencia, por la combinación de un acrónimo descriptivo y, por una parte, las características tipográficas descritas en el apartado 37 supra y, por otra, los elementos gráficos indicados en los apartados 38 y 39 supra, no permite rebatir la conclusión según la cual la marca, considerada en su conjunto, puede utilizarse corrientemente, en el comercio, para la presentación de los productos y servicios comprendidos en las categorías contempladas en la solicitud de marca.

44Por tanto, la marca solicitada carece de carácter distintivo en relación con las categorías de productos y servicios de que se trata.»

68.A mi juicio, se desprende del examen de estos fundamentos que, como en la sentencia SAT.1/OAMI (SAT.2), antes citada, el Tribunal de Primera Instancia apreció la existencia de un carácter distintivo del signo controvertido limitándose a analizar separadamente los diferentes elementos que lo componen. En términos casi idénticos a los del apartado 49 de dicha sentencia, se basó, en el apartado 42 de la sentencia recurrida, en la presunción de que unos elementos que aisladamente carecen de carácter distintivo no pueden quedar revestidos de tal carácter una vez combinados, y no en la percepción global de dicho signo por parte del público relevante, como debería haber hecho. Como en la sentencia SAT.1/OAMI (SAT.2), sólo examinó de manera subsidiaria la impresión de conjunto producida por el signo controvertido.

69.Por consiguiente, se ha de señalar que el Tribunal de Primera Instancia adoptó en la sentencia recurrida el mismo método de análisis del carácter distintivo del signo controvertido que aplicara en la sentencia SAT.1/OAMI (SAT.2), antes citada.

70.Por otro lado, en el presente asunto, el Tribunal de Primera Instancia no se enfrenta a una marca denominativa, como en el asunto SAT.1/OAMI (SAT.2), antes citado, sino a una marca figurativa, compuesta por un elemento denominativo y por varios elementos figurativos. Como ya he señalado, constató que el elemento denominativo «BioID» era descriptivo de los productos y servicios a los que hacía referencia la solicitud de registro o de sus características. Dedujo, acertadamente, que este elemento del signo controvertido carecía de carácter distintivo.

71.En cambio, en los apartados 35 y 36 de la sentencia recurrida, rechazó el análisis que la Sala Segunda de Recurso llevó a cabo en la resolución controvertida, según el cual tal marca carece de carácter distintivo ya que el elemento denominativo es descriptivo y que la importancia relativa de los elementos figurativos es «desdeñable» respecto a la del elemento denominativo.

72.Así, en el apartado 36 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia indicó, en particular, que:

«A este respecto, es preciso señalar que la falta de carácter distintivo de una marca compleja no puede determinarse en función de la importancia relativa de algunos de los elementos que la forman respecto a la de otros elementos de dicha marca desprovistos de carácter distintivo. En efecto, una marca compleja no entra en el ámbito de aplicación del artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento […] cuando uno solo de los elementos que la forman es distintivo en relación con los productos o servicios de que se trata. Pues bien, puede darse ese caso, aun cuando el único elemento distintivo de la marca compleja no sea dominante respecto a los demás elementos que forman dicha marca […]».

73.Tengo mis dudas acerca de lo acertado del análisis que el Tribunal de Primera Instancia llevó a cabo en estas dos últimas frases. En primer lugar, lo que, según la jurisprudencia, reviste un carácter determinante es, como se ha expuesto, que el signo controvertido, considerado en su conjunto, pueda tener, para el público relevante un carácter distintivo para los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro. En consecuencia, así como no puede presumirse que un signo compuesto de elementos que carecen aisladamente de carácter distintivo carezca también de tal carácter, me parece difícil presumir que la presencia, en un signo complejo, de un elemento que en sí mismo podría tener carácter distintivo, baste para conferirle este mismo carácter al signo en su conjunto.

74.Así, cuando el signo figurativo cuyo registro se solicita está compuesto por un elemento denominativo que, como el acrónimo «BioID», es enteramente descriptivo, por carecer este elemento denominativo de cualquier palabra suplementaria no descriptiva, me cuesta determinar cómo podría reconocérsele a este signo carácter distintivo si este elemento denominativo presenta un carácter dominante con respecto a los elementos figurativos del signo. En tal caso, parece oportuno pensar que es este elemento denominativo el que llamará la atención del público relevante y el que evitará que éste perciba el signo en su conjunto como una indicación del origen.

75.En mi opinión, a un signo figurativo compuesto por un elemento denominativo enteramente descriptivo sólo podría reconocérsele un carácter distintivo si cuenta con elementos figurativos también distintivos y que impresionen suficientemente al público relevante para llamar su atención en lugar del elemento denominativo, o incluso de elementos figurativos que puedan «borrar» el significado de este elemento denominativo y conferirle al signo, considerado en su conjunto, un efecto distintivo.

76.En la medida en que, generalmente, un elemento denominativo se recuerda mejor que los elementos figurativos, soy consciente de que difícilmente se puede considerar que se cumplen tales requisitos. Sin embargo, aunque se desprenda de esta apreciación que el registro como marca de signos figurativos de este tipo resulte difícil en la práctica, o limitado a casos excepcionales, me parece oportuno que este rigor se imponga para evitar que el registro de tales marcas pueda tener como efecto, aplicando los criterios utilizados habitualmente para apreciar la existencia de un riesgo de confusión, conferir a su titular derechos exclusivos sobre un elemento denominativo enteramente descriptivo de las características de los productos y servicios correspondientes.

77.Por último, como la recurrente alega acertadamente, el Tribunal de Primera Instancia basó su apreciación en un criterio no pertinente en el marco de la aplicación del artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento.

78.Así, el Tribunal de Primera Instancia dedujo que los elementos que componen el signo controvertido carecían de carácter distintivo del hecho de que esos elementos pueden utilizarse en el comercio para la presentación de los productos y servicios que figuran en la solicitud de registro.

79.Sin embargo, como ya se ha expuesto, aunque este criterio es pertinente en relación con un elemento descriptivo de los productos o servicios que figuran en la solicitud de registro, o de sus características, como ocurre en este caso con el elemento denominativo «BioID», carece de pertinencia en relación con los elementos figurativos como los caracteres de escritura en letrade tipo «arial», un simple punto o el elemento ®. El hecho de que estos elementos, que carecen en sí mismos de todo carácter descriptivo de los productos y servicios correspondientes, puedan utilizarse para su presentación en el comercio, no implica en sí que carezcan de todo carácter distintivo en lo que respecta a estos productos y servicios.

80.Del mismo modo, en el apartado 43 de la sentencia recurrida, al deducir de la apreciación según la cual «la marca, considerada en su conjunto, puede utilizarse corrientemente, en el comercio, para la presentación de los productos y servicios» que figuran en la solicitud de registro, que el signo controvertido carecía de carácter distintivo, el Tribunal de Primera Instancia efectuó, en mi opinión, una interpretación incorrecta del artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento.

81.Cabe concluir, por tanto, que la sentencia recurrida adolece de los mismos errores de Derecho que la sentencia SAT.1/OAMI (SAT.2), antes citada. En consecuencia, propongo al Tribunal de Justicia que extraiga las mismas consecuencias que en la sentencia SAT.1/OAMI, antes citada, y que declare que la sentencia recurrida debe ser anulada.

82.Habida cuenta de esta propuesta, sólo examinaré con carácter subsidiario las dos alegaciones formuladas por la recurrente para sustentar el motivo basado en la violación del artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento.

D.Sobre la falta de consideración de la argumentación de la recurrente según la cual no pudo ser probado que el signo controvertido fuese efectivamente utilizado por el público o por los competidores

83.BioID reprocha al Tribunal de Primera Instancia no haber tenido en cuenta su argumento según el cual no pudo ser probado que el signo controvertido fuera efectivamente utilizado por el público o por sus competidores. Tampoco tuvo en cuenta que el signo controvertido no figura en los diccionarios y no constituye un término técnico.

84.BioID afirma asimismo que el Tribunal de Primera Instancia procedió a una apreciación incorrecta de los hechos al considerar que «Bio» es una abreviatura, cuando en realidad se trata de un prefijo, y al considerar que el acrónimo «BioID» no presenta una estructura inhabitual.

85.Por lo que respecta al acrónimo «BioID», opino que el Tribunal de Primera Instancia no cometió ningún error de Derecho al considerar que no era necesario, para que el motivo de denegación previsto en el artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento se aplicara, que se aportara la prueba de la utilización efectiva de este acrónimo para designar los productos y servicios que figuran en la solicitud de registro.

86.En efecto, como ha sido declarado en la sentencia OAMI/Wrigley, antes citada,(30) para que el motivo de denegación previsto por el artículo 7, apartado 1, letrac), del Reglamento se aplique, no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro, para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica el propio tenor de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate.

87.Por otro lado, por lo que respecta al análisis realizado por el Tribunal de Primera Instancia sobre la comprensión por el público relevante de los elementos «Bio» e «ID», se trata de apreciaciones de carácter fáctico y la recurrente no ha demostrado que el Tribunal de Primera Instancia haya desnaturalizado el sentido de estos elementos.

88.Por último, el argumento sobre la prueba de la utilización del signo, tal como se presenta en su conjunto, para la presentación en el comercio de los productos y servicios, se reduce, en esencia, a la cuarta alegación examinada anteriormente. En relación con dicho argumento, ya he propuesto declarar que tal criterio carece de pertinencia para la apreciación del carácter distintivo de una marca compuesta por varios elementos que no son todos descriptivos de los productos y servicios que figuran en la solicitud de registro.

E.Sobre la alegación según la cual el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de apreciación jurídica al estimar que las marcas similares registradas no constituían indicios del carácter distintivo del signo controvertido, vulnerando así el principio de igualdad de trato

89.BioID reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber cometido un error de apreciación jurídica al no considerar que las marcas denominativas que contienen el prefijo «bio», registradas por la OAMI, constituyen indicios del carácter distintivo del signo controvertido. BioID rechaza asimismo la apreciación realizada por el Tribunal de Primera Instancia, en el apartado 47 de la sentencia recurrida, según la cual no invocó los fundamentos que constaban en las resoluciones de la OAMI con los que se pudiera cuestionar el análisis según el cual el signo controvertido carece de carácter distintivo.

90.BioID cuestiona asimismo las apreciaciones realizadas por el Tribunal de Primera Instancia sobre el registro por la OAMI de la marca denominativa «Bioid» para productos y servicios idénticos a los que figuran en la solicitud de registro controvertida. Según la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia cometió un error de Derecho al considerar que esta marca denominativa tenía un significado diferente al del signo figurativo controvertido, ya que en esta marca denominativa, las letras«id» estaban escritas en minúscula. De esta forma, el Tribunal de Primera Instancia obvió que una marca denominativa queda protegida por estar registrada, independientemente de la grafía utilizada. Por otra parte, el Tribunal de Primera Instancia violó el principio de igualdad de trato porque no cabe admitir que la OAMI registre la marca denominativa «Bioid» y rechace el registro del signo figurativo controvertido, que se pronuncia de manera idéntica y que contiene, además, elementos gráficos.

91.Determinar si las resoluciones de la OAMI que autorizan el registro de marcas idénticas o comparables al signo controvertido pueden, en principio, constituir elementos a tener en cuenta en el marco de una apreciación del carácter distintivo de este signo, constituye, a mi entender, una cuestión de Derecho que puede, por tanto, ser sometida al Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

92.A este respecto, opino que el Tribunal de Primera Instancia no ha cometido ningún error de Derecho en la sentencia recurrida, ya que en el apartado 47 de dicha sentencia indicó que «motivos de hecho o de Derecho que figuren en una resolución anterior pueden, por supuesto, constituir argumentos en apoyo del motivo basado en la infracción de una disposición del Reglamento». Con esta formulación, el Tribunal de Primera Instancia, contrariamente a lo que da a entender la recurrente en su argumentación, no excluyó que los motivos de las resoluciones de la OAMI que autorizan el registro de marcas idénticas o comparables al signo controvertido puedan ser tenidos en cuenta para apreciar el carácter distintivo de éste.(31) Por tanto, la argumentación de la recurrente sobre este aspecto procede de una lectura errónea de la sentencia recurrida.

93.En el apartado 47 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia expone que, en el caso de autos, la recurrente no había invocado los fundamentos de las resoluciones de la OAMI que pudieran rebatir el análisis según el cual el signo controvertido carece de carácter distintivo. Esta declaración es, en mi opinión, una apreciación del Tribunal de Primera Instancia sobre los elementos de prueba que le aportó la recurrente. No obstante, debe recordarse que, con arreglo a los artículos 225CE y 58 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. El objetivo de esta vía de recurso es permitir a las partes la obtención, no de una resolución sobre el conjunto del litigio sometido al Tribunal de Primera Instancia, sino sólo un control de la legalidad de su resolución. Se deduce de esta reflexión que el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para apreciar el valor que debe atribuirse a los elementos de prueba que le han sido presentados, sin perjuicio del caso de la desnaturalización de dichos elementos.(32) En sus observaciones presentadas ante el Tribunal de Justicia, la recurrente no ha aportado ninguna prueba de que se haya producido tal desnaturalización.

94.Por último, las críticas de la recurrente sobre las consecuencias que el Tribunal de Primera Instancia debió haber extraído de la resolución de la OAMI por la que autorizaba el registro de la marca denominativa «Bioid» para productos y servicios denominados «productos de imprenta», «telecomunicaciones» y «programación para ordenadores», tampoco están fundadas. En lo que se refiere, en primer lugar, a la apreciación contenida en el apartado 48 de la sentencia recurrida, según la cual la circunstancia de que, «en la marca denominativa “Bioid” las letras“id” estén escritas en minúscula la diferencia, en cuanto a su contenido semántico, del acrónimo “BioID” tal como figura en la marca solicitada», no prueba, en mi opinión, que el Tribunal de Primera Instancia obviara que una marca denominativa no contiene elementos figurativos ni que la solicitud de registro, y la protección que de éste se deriva, se refiere a la palabra indicada en esta solicitud y no a la manera en que ésta está escrita.

95.Opino que el Tribunal de Primera Instancia, quiso decir simplemente que el término «bioid», tal como está escrito en la solicitud de registro, no se pronuncia, a priori, de la misma manera que el acrónimo «BioID», que aparece claramente compuesto de dos elementos «Bio» e «ID», que, a la vista de los productos y servicios de que se trata, pueden comprenderse por el público relevante como las abreviaturas de «biometrical identification».

96.Además, este elemento de los fundamentos de la sentencia recurrida podría considerarse como un obiter dictum de la apreciación del Tribunal de Primera Instancia, según la cual, en esencia, este registro por parte de la OAMI no cuestiona el análisis según el cual el signo figurativo controvertido carece de carácter distintivo. En efecto, el Tribunal de Primera Instancia declaró asimismo que este signo y la marca denominativa «Bioid» no son intercambiables. Por tanto, el argumento de la recurrente contra el apartado 48 de la sentencia recurrida, basado en la grafía de la marca denominativa registrada por la OAMI, debe considerarse inoperante.(33)

97.Por otra parte, no creo que el Tribunal de Primera Instancia haya vulnerado el principio de igualdad de trato al abstenerse de deducir de ese registro que el signo controvertido tiene efectivamente carácter distintivo. Incluso suponiendo que este principio pueda ser operativo en tal caso,(34) procede señalar que el Tribunal de Primera Instancia declaró que el signo controvertido y la marca denominativa registrada no son intercambiables. La recurrente no ha demostrado que esta apreciación procede de una desnaturalización de los hechos. Se ha de destacar, a este respecto, que en el signo figurativo «BioID» la representación de las dos últimas letras, en mayúscula y menos espesas, así como el punto que sigue a este acrónimo, hacen evidente que el elemento denominativo está compuesto de dos elementos diferenciados, que pueden ser comprendidos por el público relevante como las abreviaturas de «biometrical identification», lo que no se desprende necesariamente del término «bioid», registrado como marca denominativa.

98.Es preciso asimismo añadir que la designación de los productos y servicios para los cuales fue registrada la marca denominativa difiere de la descripción de los productos y servicios para los que se solicita el registro del signo figurativo controvertido. En efecto, se desprende de los autos que la marca denominativa mencionada fue registrada para designar software grabado en soportes de datos de todo tipo, productos de telecomunicaciones y programas para ordenador, sin más precisión en cuanto a la naturaleza de estos productos o servicios. No obstante, en la solicitud de registro del signo figurativo controvertido, se precisa que los productos y servicios de que se trata son, en concreto, aquellos que sirven para controlar los derechos de acceso gracias a la identificación de seres humanos a través de características biométricas particulares y que están, por consiguiente, relacionados con la identificación biométrica.

F.Sobre las consecuencias de la anulación de la sentencia recurrida

99.La cuestión que queda por resolver se refiere únicamente a si el signo figurativo controvertido, apreciado en su conjunto, carece de carácter distintivo para los productos y servicios a los que se refiere la solicitud de registro, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento.

100.La impresión de conjunto producida por el signo controvertido ha sido objeto de discusión entre las partes, en particular, durante la vista ante el Tribunal de Justicia. Me parece, por tanto, que puede considerarse el asunto listo para sentencia, conforme al artículo 61 del Estatuto del Tribunal de Justicia, y que su devolución al Tribunal de Primera Instancia sería contraria al principio de economía procesal. Propongo, por tanto, que sea el Tribunal de Justicia quien resuelva el litigio, como ya hiciera en la sentencia SAT.1/OAMI, antes citada.

101.Ya he explicado que el signo figurativo controvertido está compuesto de un elemento denominativo, constituido por el acrónimo «BioID», y por elementos figurativos referidos, por un lado, a las características tipográficas que presenta este acrónimo, y, por otro, a los elementos gráficos situados después, a saber, un punto y el signo®.

102.Por lo que respecta al acrónimo «BioID», ya ha sido señalado que puede ser comprendido por el público relevante, constituido por personas entendidas en el ámbito de los productos y servicios de que se trata, como la suma de dos abreviaturas «Bio» e «ID», que significan «biometrical identification» (identificación biométrica). He explicado también que la identificación biométrica constituye una de las funciones técnicas de los productos contemplados en la solicitud de registro y que se refiere directamente a una de las cualidades de los servicios contemplados en dicha solicitud o presenta un estrecho lazo funcional con éstos. Está claro, por tanto, que el acrónimo «BioID», en cuanto elemento denominativo enteramente descriptivo de una característica de los productos y servicios contemplados en la solicitud de registro, carece de carácter distintivo en relación con estos productos y servicios.

103.Por lo que se refiere a los elementos figurativos del signo controvertido, en relación, en primer lugar, con la grafía utilizada para la representación del acrónimo «BioID», ya ha sido señalado que los caracteres en letrade tipo «arial», se utilizan corrientemente en el comercio. Se desprende asimismo de los autos que el punto que consta después del acrónimo «BioID» se emplea habitualmente como último elemento en una marca denominativa para indicar que se trata de una abreviatura. En cuanto al elemento ®, indica en general, que el signo al que acompaña ha sido registrado como marca en un territorio determinado.

104.Se puede deducir de estas observaciones que ninguno de los elementos figurativos que componen el signo controvertido ostenta por sí mismo un carácter distintivo particular con respecto a los productos y servicios contemplados en la solicitud de registro. El signo controvertido está, por tanto, compuesto de un elemento denominativo descriptivo de las características de los productos y servicios de que se trata y de elementos figurativos que, considerados aisladamente, carecen igualmente de carácter distintivo con respecto a estos productos y servicios.

105.Al examinar la impresión producida por la marca en su conjunto, se observa que la interacción de estos diferentes elementos no le puede conferir un carácter distintivo. Por una parte, el elemento denominativo «BioID» constituye, de forma manifiesta, un elemento dominante que se destaca del examen de conjunto del signo controvertido. El tipo de letracon el que está escrito es banal. En cuanto al punto y al elemento ®, su importancia en el signo con respecto al elemento denominativo «BioID» es absolutamente desdeñable.

106.Es preciso señalar que los elementos figurativos que componen el signo no disminuyen en nada el significado potencial del acrónimo «BioID» para el público relevante y, por tanto, su carácter descriptivo. Al contrario, se puede afirmar que acentúan este significado o contribuyen a él. Así, he explicado que las dos últimas letrasdel acrónimo «BioID» están escritas en mayúscula, mientras que las primeras lo están en minúscula. De igual manera, las dos últimas letras«ID» son menos espesas que las tres letrasanteriores. Esta diferencia gráfica refuerza la impresión de que el acrónimo «BioID» está compuesto de dos elementos bien diferenciados, «Bio» e «ID». Asimismo, el punto que sigue a este acrónimo, atendiendo a su significado habitual en el ámbito de las marcas, confirma que el conjunto «BioID» corresponde a abreviaturas.

107.De lo que precede se puede concluir que el signo controvertido carece de carácter distintivo con respecto a los productos y servicios de que se trata. En consecuencia el recurso de BioID contra la resolución controvertida debe ser desestimado.

108.A tenor del artículo 122, párrafo primero, del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, éste decidirá sobre las costas cuando el recurso de casación sea fundado y dicho Tribunal resuelva definitivamente sobre el litigio. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al procedimiento de casación en virtud del artículo 118 de este Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Dado que la OAMI ha solicitado la condena en costas de la recurrente y que han sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.

V.Conclusión

109.En razón de las anteriores consideraciones propongo al Tribunal de Justicia que resuelva del siguiente modo:

1)Anular la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas de 5 de diciembre de 2002, BioID/OAMI (T‑91/01).

2)Desestimar el recurso dirigido contra la resolución de la Sala Segunda de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) de 20 de febrero de 2001 (asunto R538/1999-2).

3)Condenar a la recurrente al pago de las costas causadas en los procedimientos ante el Tribunal de Primera Instancia y ante el Tribunal de Justicia.

1 – Lengua original: francés.

2– En lo sucesivo, «BioID».

3– Asunto T‑91/01, Rec. p.II‑5159. En lo sucesivo, «sentencia recurrida».

4– En lo sucesivo, «OAMI».

5– En lo sucesivo, «resolución controvertida».

6– Reglamento de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p.1), en su versión modificada (en lo sucesivo, «Reglamento»).

7– Arreglo de 15 de junio de 1957, relativo a la clasificación de productos y servicios para el Registro de Marcas, revisado y modificado.

8 – Se trataba en concreto de los productos y servicios siguientes:

–«Software para ordenadores, hardware de ordenador y sus partes, equipos ópticos, acústicos y electrónicos y sus partes, todos los artículos anteriores especialmente para y en relación con el control de derechos de acceso, para la comunicación de ordenadores entre sí así como para la identificación o verificación de seres vivos asistida por ordenador basada en una o varias características biométricas específicas», incluidos en la clase9;

–«Servicios de telecomunicación; servicios de seguridad relacionados con la comunicación de ordenadores, el acceso a bases de datos, el tráfico electrónico de pagos, la verificación de derechos de acceso así como la identificación o verificación de seres vivos basada en una o varias características biométricas específicas, asistida por ordenador», incluidos en la clase38;

– «Facilitación de software relativa a Internet y otras redes de comunicación, mantenimiento en línea de programas de ordenador, elaboración de programas para el tratamiento de datos, todos los servicios anteriores especialmente para y en relación con el control de derechos de acceso, con la comunicación de ordenadores entre sí así como con la identificación o verificación asistida por ordenador de seres vivos basada en una o varias características biométricas específicas; verificación de seres vivos asistida por ordenador basada en una o varias características biométricas específicas; desarrollo técnico de sistemas para el control de derechos de acceso, para la comunicación de ordenadores entre sí así como de sistemas para la identificación o verificación asistida por ordenador de seres vivos basada en una o varias características biométricas específicas», incluidos en la clase42.

9 – Sentencia de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI (C‑104/00P, Rec. p.I‑7561), apartado29.

10– El recurso de casación fue interpuesto por la recurrente el 3 de febrero de 2003, es decir, con posterioridad a la fecha de entrada en vigor del Tratado de Niza, el 1 de febrero de 2003. Es por ello que utilizo la numeración de los artículos del Estatuto tal como se recoge en el mencionado Tratado.

11 – Asunto C‑329/02P, Rec. p.I‑8317.

12 – Sentencia de 17 de julio de 1997, Ferriere Nord/Comisión (C‑219/95P, Rec. p.I‑4411), apartado 56, y auto de 9 de diciembre de 1999, CPL Imperial 2 y Unifrigo/Comisión (C‑299/98P, Rec. p.I‑8683), apartado54.

13– Véanse, en particular, las sentencias de 12 de junio de 1958, Compagnie des Hauts Fourneaux de Chasse/Alta Autoridad (2/57, Rec. pp.129 y ss., especialmente p.146), y de 29 de mayo de 1997, De Rijk/Comisión (C‑153/96P, Rec. p.I‑2901), apartado19.

14 – Asunto T‑323/00, Rec. p.II‑2839.

15– Véanse, en particular, las sentencias de 23 de mayo de 1978, Hoffmann-La Roche (102/77, Rec. p.1139), apartado 7, y de 18 de junio de 2002, Philips (C‑299/99, Rec. p.I‑5475), apartado30.

16 – Sentencia de 12 febrero de 2004, Koninklijke KPN Nederland (C‑363/99, Rec. p.I‑1619), apartado86.

17 – Sentencia de 21 de octubre de 2004, OAMI/Erpo Möbelwerk (C‑64/02P, Rec. p.I‑0000), apartado39.

18 – Sentencia de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI (asuntos acumulados C‑456/01P y C‑457/01P, Rec. p.I‑5089), apartados45 y46.

19 – Véanse, en particular, la sentencia de 23 de octubre de 2003, OAMI/Wrigley (C‑191/01P, Rec. p.I‑12447), apartado 31, y el auto de 5 de febrero de 2004, Telefon & Buch/OAMI (C‑326/01P, Rec. p.I‑1371), apartado 27. Véanse, en relación con las disposiciones idénticas del artículo 3, apartado 1, letrac), de la Primera Directiva 89/104/CEEdel Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p.1), las sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee (asuntos acumulados C‑108/97 y C‑109/97, Rec. p.I‑2779), apartado 25; de 8 de abril de 2003, Linde y otros (asuntos acumulados C‑53/01 a C‑55/01, Rec. p.I‑3161), apartado 73; de 6 de mayo de 2003, Libertel (C‑104/01, Rec. p.I‑3793), apartado 52, y Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartados 54 y55.

20 – Apartado60.

21 – Ibidem, apartado47.

22 – Apartado27.

23 – Apartado36.

24– Así, el Tribunal de Justicia ha declarado, por ejemplo, que no se excluye como tal el registro de una marca por el hecho de que los signos o indicaciones que la componen se utilicen, además, como eslóganes publicitarios, distintivos de calidad o incitaciones a la compra de los productos o servicios a que se refiere la marca (sentencia de 4 de octubre de 2001, Merz&Krell, C‑517/99, Rec. p.I‑6959, apartado 40). Sólo si estos signos o indicaciones se han convertido en habituales en el lenguaje común o en las costumbres leales y constantes del comercio para designar los productos o servicios a los que se refiere la marca, y se incluyen así en el motivo de denegación del artículo 7, apartado 1, letrad), del Reglamento, su registro deberá ser denegado con arreglo a dicha disposición.

25 – Véanse, por lo que respecta a la apreciación del carácter distintivo, la sentencia DKV/OAMI, antes citada, apartado 24, y, por lo que respecta a la apreciación del carácter descriptivo, las sentencias de 12 de febrero de 2004, Campina Melkunie (C‑265/00, Rec. p.I‑1699), apartado 37, y Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado96.

26 – Sentencia Koninklijke KPN Nederland, antes citada, apartado96.

27 – Ibidem, apartados 99 y100.

28 – Apartado28.

29 – Sentencia DKV/OAMI, antes citada, apartado 22 y la jurisprudencia citada.

30– Apartado 32 (el subrayado es mío).

31– Podría tratarse, por ejemplo, de motivos relativos al significado de un elemento denominativo, en relación con determinados productos o servicios, para el público relevante.

32 – Véanse, en este sentido, las sentencias de 1 de junio de 1994, Comisión/Brazzelli Lualdi y otros (C‑136/92 P, Rec. p.I‑1981), apartados 49 y 66; de 15 de octubre de 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij y otros/Comisión (asuntos acumulados C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P a C‑252/99 P y C‑254/99 P, Rec. p.I‑8375), apartado 194, y de 7 de noviembre de 2002, Glencore y Compagnie Continentale/Comisión (asuntos acumulados C‑24/01 P y C‑25/01 P, Rec. p.I‑10119), apartado65.

33– Véase, en este sentido, la sentencia de 29 de abril de 2004, Comisión/CAS Succhi di Frutta (C‑496/99P, Rec. p.I‑3801), apartado68.

34– Según la jurisprudencia del Tribunal de Primera Instancia, este principio no opera en un caso como éste porque estamos ante la alternativa siguiente: bien la resolución divergente de la OAMI, que autoriza el registro de una marca comparable al signo controvertido, es conforme al Reglamento y, en tal caso, el Tribunal de Primera Instancia debe declarar, lógicamente, que la resolución denegatoria del registro vulnera las disposiciones pertinentes del Reglamento, bien la resolución divergente de la OAMI es irregular y no cabe por tanto prevalerse en beneficio propio de un error cometido a favor de otro [sentencia SAT.1/OAMI (SAT.2), antes citada, apartados 60 a 62; véase, asimismo, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 21 de abril de 2004, Concept/OAMI (ECA), T‑127/02, Rec. p.I‑0000, apartado 71 y la jurisprudencia citada].