Asunto C‑149/11
Leno Merken BV
contra
Hagelkruis Beheer BV
(Petición de decisión prejudicial
planteada por el Gerechtshof te ’s‑Gravenhage)
«Marca comunitaria— Reglamento (CE) nº207/2009— Artículo 15, apartado1— Concepto de “uso efectivo de la marca”— Ámbito territorial del uso— Uso de la marca comunitaria en el territorio de un solo Estado miembro— Carácter suficiente»
Sumario— Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Segunda)
de 19 de diciembre de2012
1.Marca comunitaria— Observaciones de terceros y oposición— Examen de la oposición— Prueba del uso de la marca anterior— Uso efectivo— Concepto— Criterios de apreciación
[Reglamento (CE) nº207/2009 del Consejo, art.15, ap.1; Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, art.10, ap.1]
2.Marca comunitaria— Observaciones de terceros y oposición— Examen de la oposición— Prueba del uso de la marca anterior— Uso efectivo— Concepto— Criterios de apreciación— Ámbito territorial del uso
[Reglamento (CE) nº207/2009 del Consejo, art.15, ap.1]
3.Derecho de la Unión Europea— Interpretación— Actos de las instituciones— Declaración recogida en el acta del Consejo— Consideración— Improcedencia si no se plasma en el propio acto
1.Una marca comunitaria es objeto de un «uso efectivo», en el sentido del artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº207/2009, sobre la marca comunitaria, cuando se utiliza de conformidad con su función propia y con vistas a obtener o conservar cuotas de mercado en la Comunidad para los productos o servicios designados por dicha marca. Corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si concurren en el litigio principal los correspondientes requisitos, teniendo en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes, tales como, entre otros, las características del mercado de referencia, la naturaleza de los productos o de los servicios amparados por la marca, el ámbito territorial del uso y su extensión cuantitativa, así como su frecuencia y regularidad.
La interpretación del concepto de uso efectivo efectuada por el Tribunal de Justicia en relación con la marcas nacionales resulta aplicable por analogía a las marcas comunitarias, en la medida en que, al exigir que se haga un uso efectivo de la marca, la Directiva 2008/95, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y el Reglamento nº207/2009 persiguen el mismo objetivo. En efecto, tanto del considerando 9 de la citada Directiva como del considerando 10 del mencionado Reglamento resulta que fue voluntad del legislador de la Unión que los derechos vinculados a la marca —nacional y comunitaria, respectivamente— estuvieran supeditados al requisito del uso efectivo de la misma. En este sentido, una marca comunitaria que no sea utilizada podría obstaculizar la competencia al limitar la gama de signos que los terceros pueden registrar como marcas y al privar así a sus competidores de la posibilidad de utilizar dicha marca u otra similar al introducir en el mercado interior bienes o servicios que son idénticos o similares a los que designa la marca en cuestión. Por consiguiente, el no uso de una marca comunitaria puede entrañar asimismo el riesgo de restringir la libre circulación de mercancías y la libre prestación de servicios.
(véanse los apartados 28, 31, 32 y 58 y elfallo)
2.El artículo 15, apartado 1, del Reglamento nº207/2009, sobre la marca comunitaria, ha de interpretarse en el sentido de que, para valorar el requisito del «uso efectivo en la Comunidad» de una marca a efectos de dicha disposición, debe prescindirse de las fronteras del territorio de los Estados miembros.
De la lectura conjunta de los considerandos 2, 4 y 6 se deduce que dicho Reglamento se propone superar el obstáculo de la territorialidad de los derechos que las legislaciones de los Estados miembros confieren a los titulares de marcas, permitiendo así que las empresas adapten sus actividades económicas a las dimensiones de la Comunidad y ejerzan tales actividades sin trabas. De este modo, la marca comunitaria permite al titular de ésta identificar sus productos o servicios de manera idéntica en toda la Comunidad, sin consideración de fronteras. En cambio, aquellas empresas que no deseen una protección de sus marcas a escala comunitaria pueden optar por utilizar marcas nacionales, sin estar obligadas a registrar sus marcas como marcas comunitarias.
Aun cuando esté plenamente justificado, si se tiene en cuenta el hecho de que una marca comunitaria goza de una protección territorial más amplia que una marca nacional, suponer que una marca comunitaria sea utilizada en un territorio más vasto que el de un solo Estado miembro para que tal uso pueda calificarse de «uso efectivo», no cabe excluir que, en determinadas circunstancias, el mercado de productos o servicios para los que se haya registrado una marca comunitaria se circunscriba por ello al territorio de un solo Estado miembro. En ese supuesto, el uso de la marca comunitaria en dicho territorio podría cumplir simultáneamente el requisito del uso efectivo tanto de una marca comunitaria como de una marca nacional.
Sólo en caso de que un órgano jurisdiccional nacional considere, tras tener en cuenta todos los hechos del litigio, que el uso en un Estado miembro no es suficiente para constituir un uso efectivo en la Comunidad, será aún posible transformar la marca comunitaria en una solicitud de marca nacional, aplicando la excepción prevista en el artículo 112, apartado 2, letraa), del Reglamento nº207/2009.
Si bien es ciertamente razonable suponer que una marca comunitaria será utilizada en un territorio más amplio que en el caso de las marcas nacionales, no es necesario que tal uso sea geográficamente extenso para calificarlo de uso efectivo, ya que tal calificación depende de las características del producto o del servicio de que se trate en el mercado correspondiente.
Puesto que la apreciación del carácter efectivo del uso de una marca se basa en el conjunto de hechos y circunstancias idóneos para demostrar que la explotación comercial de dicha marca permite obtener o conservar cuotas de mercado para los productos o servicios para los que ha sido registrada, es imposible determinar a priori de un modo abstracto qué ámbito territorial debe tenerse en cuenta para dilucidar si el uso de dicha marca tiene o no carácter efectivo. Por consiguiente, no cabe establecer una norma de minimis que impida al juez nacional apreciar las circunstancias del litigio de que conoce.
(véanse los apartados 40, 50, 51, 54, 55 y 57 y elfallo)
3.Véase el texto de la resolución.
(véase el apartado46)