Asunto T‑508/13
Government of Malaysia
contra
Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos) (OAMI)
«Marca comunitaria— Procedimiento de oposición— Solicitud de marca comunitaria figurativa HALAL MALAYSIA— Marca figurativa anterior no registrada HALAL MALAYSIA— Motivo relativo de denegación— Inexistencia de derechos al signo anterior adquiridos conforme al Derecho del Estado miembro antes de la fecha de presentación de la solicitud de marca comunitaria— Artículo 8, apartado 4, del Reglamento (CE) nº207/2009— Utilización de la marca anterior como signo de garantía— Régimen de la acción de common law por usurpación de denominación (action for passing off)— Inexistencia de “goodwill”»
Sumario— Sentencia del Tribunal General (Sala Cuarta) de 18 de noviembre de2015
1.Marca comunitaria— Definición y adquisición de la marca comunitaria— Motivos de denegación relativos— Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico— Requisitos— Interpretación a la luz del Derecho de la Unión— Apreciación con arreglo a los criterios fijados por el Derecho nacional que regulan el signo invocado
[Reglamento (CE) nº207/2009 del Consejo, art.8, ap.4]
2.Marca comunitaria— Definición y adquisición de la marca comunitaria— Motivos de denegación relativos— Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico— Signo que confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior— Carga de la prueba
[Reglamento (CE) nº207/2009 del Consejo, art.8, ap.4]
3.Derecho nacional— Remisión a los Derechos nacionales— Derecho del Reino Unido— Régimen de la acción por usurpación de denominación (action for passingoff)
4.Marca comunitaria— Definición y adquisición de la marca comunitaria— Motivos de denegación relativos— Oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico— Signo que confiere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior— Marca figurativa HALAL MALAYSIA
[Reglamento (CE) nº207/2009 del Consejo, art.8, ap.4]
1.Véase el texto de la resolución.
(véanse los apartados 20 a 22)
2.Véase el texto de la resolución.
(véanse los apartados 22 y 23)
3.Resulta de la jurisprudencia nacional que un signo que sirve para designar bienes y servicios puede haber adquirido una reputación en el mercado, a efectos del Derecho aplicable a la acción por usurpación de denominación.
Además, la jurisprudencia nacional establece que un signo que sirve para designar bienes o servicios puede haber adquirido una reputación en el mercado, a efectos del Derecho aplicable a la acción por usurpación de denominación, incluso si es utilizado por varios operadores. De ello se deduce que esos operadores pueden ser titulares de derechos sobre un signo que haya adquirido una reputación en el mercado, según una forma «extensiva» de esa acción, reconocida por la jurisprudencia nacional.
La acción por usurpación de denominación también puede proteger a los organismos públicos si sus actividades pueden generar un «goodwill». En efecto, si esos organismos usan un signo específico que les pertenece en exclusiva pueden invocar el «goodwill» ligado a la comercialización de los productos y servicios portadores de ese signo. De igual forma, si esos organismos públicos comparten el uso de un signo cualquiera con otros operadores, tanto esos organismos como los operadores interesados podrán invocar el «goodwill».
Cuando varios operadores utilicen un signo anterior la titularidad del «goodwill» debe apreciarse a la luz de las circunstancias de asunto. En consecuencia, para determinar si el oponente al registro de un signo de garantía es el único titular del «goodwill», es preciso apreciar la fuerza de atracción de la clientela del signo de garantía.
(véanse los apartados 34, 35, 38 y 39)
4.En cuanto al signo anterior a la marca comunitaria figurativa solicitada HALAL MALAYSIA sirva para designar los bienes o servicios que certifica, puede haber adquirido como signo de garantía el «goodwill» exigido por el Derecho del Reino Unido en relación con acto ilícito de usurpación de denominación.
A la vista del sistema de certificación del oponente sobre la conformidad de los productos con la charía, de su función de examinar los procedimientos de fabricación seguidos por los terceros deseosos de ser autorizados como usuarios de su signo de garantía y de su función de vigilancia del uso de éste por esos usuarios autorizados para asegurarse de que se respeten las normas de calidad que ha establecido, debe considerarse que el oponente es propietario del «goodwill».
En efecto, los consumidores de los productos y los usuarios de los servicios, al advertir el signo de garantía atribuido por el oponente, tienen conocimiento de su conformidad con el régimen halal según el sistema de control garantizado en Malasia. Por otro lado, el signo de garantía es apto para señalar un rasgo público, de procedencia gubernamental, que informa de ello a los consumidores, lo que refuerza la titularidad exclusiva del oponente sobre el signo, y no una titularidad compartida con otros operadores, ni siquiera los autorizados para usarlo.
Sin embargo, no se ha demostrado la existencia del «goodwill» requerido por el Derecho del Reino Unido en relación con el acto ilícito de usurpación de denominación, tanto en su forma «extensiva» como en su forma «clásica».
(véanse los apartados 36 y 42 a 44)