Asunto C‑379/14
TOP Logistics BV
y
Van Caem International BV
contra
Bacardi & Company Ltd
y
Bacardi International Ltd
y
Bacardi & Company Ltd
y
Bacardi International Ltd
contra
TOP Logistics BV
y
Van Caem International BV
(Petición de decisión prejudicial planteada por el Gerechtshof DenHaag)
«Procedimiento prejudicial— Marcas— Directiva 89/104/CEE— Artículo 5— Productos designados con una marca que se despachan a libre práctica y se incluyen en el régimen suspensivo de impuestos especiales sin el consentimiento del titular de la marca— Derecho del titular de la marca a oponerse a esa inclusión— Concepto de “uso en el tráfico económico”»
Sumario — Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Tercera)
de 16 de julio de2015
1.Aproximación de las legislaciones— Marcas— Directiva 89/104/CEE— Derecho del titular de una marca a oponerse al uso por un tercero de un signo idéntico o similar para productos o servicios idénticos o similares— Uso de la marca en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva— Concepto— Almacenamiento en depósito de mercancías designadas con una marca, con vistas a su comercialización, por un operador que no es el titular de la marca— Inclusión
[Directiva 89/104/CEE del Consejo, art.5, ap.1, letraa)]
2.Aproximación de las legislaciones— Marcas— Directiva 89/104/CEE— Derecho del titular de una marca registrada a oponerse a la utilización ilícita de la marca— Signo idéntico o similar a la marca— Uso en el tráfico económico— Concepto— Uso en el contexto de la importación y almacenamiento en depósito de productos por un operador económico dedicado al comercio paralelo— Inclusión
[Directiva 89/104/CEE del Consejo, art.5, ap.1, letraa)]
3.Aproximación de las legislaciones— Marcas— Directiva 89/104/CEE— Derechos conferidos por la marca— Derecho a prohibir la primera comercialización en el Espacio Económico Europeo de productos originales que lleven la marca— Derecho del titular de una marca a oponerse a la inclusión en el régimen suspensivo de impuestos especiales, sin el consentimiento de dicho titular, de productos designados con la marca despachados a libre práctica
(Directiva 89/104/CEE del Consejo, art.5, aps.1 y3)
1.Existe uso de un signo idéntico a la marca, a efectos del artículo 5 de la Directiva 89/104, Primera Directiva en materia de marcas, cuando el operador económico de que se trate utilice ese signo en el marco de su propia comunicación comercial. Así sucede cuando, por ejemplo, un operador económico importa o almacena en depósito, con vistas a su comercialización, mercancías designadas por una marca de la que no es titular.
(véanse los apartados 41 y42)
2.En lo que concierne a la expresión «en el tráfico económico» que figura en el artículo 5 de la Directiva 89/104, Primera Directiva en materia de marcas, el uso de un signo idéntico a la marca se produce en el tráfico económico si se realiza en el contexto de una actividad comercial con ánimo de lucro y no en la esfera privada. Tal es el caso cuando un operador económico dedicado al comercio paralelo de productos de marca importa o almacena en depósito estos productos.
(véanse los apartados 43 y44)
3.El artículo 5 de la Directiva 89/104, Primera Directiva en materia de marcas, debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca registrada en uno o varios Estados miembros puede oponerse a que un tercero que, sin el consentimiento de dicho titular, ha introducido en el EEE y despachado a libre práctica mercancías designadas con esa marca, las incluya posteriormente en el régimen suspensivo de impuestos especiales.
En efecto, la importación de productos sin el consentimiento del titular de la correspondiente marca y su almacenamiento en un depósito fiscal hasta su puesta a consumo en la Unión impiden que el titular de esa marca pueda controlar la manera en que tiene lugar la primera comercialización en el EEE de los productos designados con tal marca. De este modo, los mencionados actos menoscaban la función de la marca consistente en identificar a la empresa de la que proceden los productos y bajo cuyo control se efectúa la primera comercialización. El hecho de que unas mercancías importadas e incluidas en el régimen suspensivo de impuestos especiales puedan, ulteriormente, ser exportadas a un tercer Estado y, como consecuencia, no sean nunca puestas a consumo en un Estado miembro no desvirtúa estas consideraciones. Dicha posibilidad no obsta a la aplicación de las normas sobre marcas a las mercancías importadas en la Unión. Por otro lado, la propia exportación en sí es también un acto contemplado en el artículo 5, apartado 3, de la Directiva89/104.
(véanse los apartados 48 a 50 y elfallo)