Asunto C‑104/18P
Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve TicaretAŞ
contra
Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Quinta) de 12 de septiembre de2019
«Recurso de casación— Marca de la Unión Europea— Reglamento (CE) n.º207/2009— Causas de nulidad absoluta— Artículo 52, apartado 1, letrab)— Mala fe al presentar la solicitud de la marca»
1.Marca de la Unión Europea— Renuncia, caducidad y nulidad— Causas de nulidad absoluta— Mala fe del solicitante al presentar la solicitud de marca— Concepto de mala fe— Alcance
[Reglamento (CE) n.º207/2009 del Consejo, art.52, ap.1, letrab)]
(véanse los apartados 45 y 46)
2.Marca de la Unión Europea— Renuncia, caducidad y nulidad— Causas de nulidad absoluta— Mala fe del solicitante al presentar la solicitud de marca— Criterios de apreciación— Necesidad de probar la existencia de riesgo de confusión entre las marcas en conflicto— Exclusión
[Reglamento (CE) nº207/2009 del Consejo, arts.8, aps.1, letrasa) yb), 2 y 5, 52, ap.1, letrab), y 53, ap.1, letraa)]
(véanse los apartados 51 a 54 y 56)
Resumen
En la sentencia Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO (C‑104/18P), pronunciada el 12 de septiembre de 2019, el Tribunal de Justicia ha anulado la sentencia del Tribunal General(1) y ha precisado el concepto de «mala fe» al presentar la solicitud de marca de la Unión.
El Sr.Nadal Esteban y Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret, una empresa titular de marcas figurativas KOTON, mantuvieron relaciones comerciales hasta 2004. El 25 de abril de 2011, el Sr.Esteban presentó una solicitud de registro como marca de la Unión del signo figurativo STYLO & KOTON para productos y servicios de las clases 25, 35 y 39 del Arreglo de Niza.(2) Como consecuencia de la estimación parcial de la oposición formulada por Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret, basada en sus marcas KOTON registradas para productos y servicios de las clases 18, 25 y 35, la marca STYLO & KOTON se registró para los servicios de la clase 39. Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret presentó entonces una solicitud de nulidad sobre la base del artículo 52, apartado 1, letrab), del Reglamento n.º207/2009,(3) en virtud del cual la mala fe del solicitante al presentar la solicitud de marca es una causa de nulidad absoluta.
El Tribunal General confirmó la resolución desestimatoria de la solicitud de nulidad adoptada por la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y consideró que no podía haber mala fe, ya que no había ni identidad ni similitud que indujera a confusión entre los productos o servicios para los que se habían registrado las marcas. En casación, el Tribunal de Justicia ha debido clarificar el concepto de «malafe».
En primer lugar, el Tribunal de Justicia ha precisado que, aunque conforme a su sentido habitual en el lenguaje corriente, el concepto de «mala fe» presupone la presencia de una actitud o de una intención deshonesta, este concepto debe entenderse además en el contexto del Derecho de marcas, que es el del tráfico económico. Pues bien, las normas sobre la marca de la Unión tienen por objeto, en particular, contribuir a un sistema de competencia no falseada en la Unión en el que cada empresa, a fin de captar la clientela por la calidad de sus productos o de sus servicios, debe tener la posibilidad de hacer que se registren como marca los signos que permiten al consumidor distinguir sin confusión posible tales productos o servicios de los que tienen otra procedencia. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia ha considerado que procede anular una marca por mala fe cuando de indicios pertinentes y concordantes resulta que el titular de una marca de la Unión no ha presentado la solicitud de registro de dicha marca con el objetivo de participar de forma leal en el proceso competitivo, sino con la intención de menoscabar, de un modo no conforme con las prácticas leales, los intereses de terceros, o con la intención de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca, sobre todo a la función esencial de indicación de origen.
A continuación, el Tribunal de Justicia ha declarado que de la sentencia de 11 de junio de 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli (C‑529/07, EU:C:2009:361), no se desprende que la existencia de mala fe pueda únicamente estimarse en el supuesto en el que en el mercado interior se utiliza un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares que pueda confundirse con el signo cuyo registro se solicita. En efecto, puede haber supuestos en los que quepa considerar que la solicitud de registro de una marca se presentó de mala fe, pese a que, en el momento de dicha solicitud, no había una utilización por parte de un tercero, en el mercado interior, de un signo idéntico o similar para productos idénticos o similares. En el caso de una solicitud de nulidad basada en el artículo 52, apartado 1, letrab), del Reglamento n.º207/2009, no se exige en absoluto que el solicitante sea titular de una marca anterior para productos o servicios idénticos o similares. Además, en aquellos supuestos en los que resulte que, en el momento de presentar la solicitud de la marca impugnada, un tercero utilizaba en al menos un Estado miembro un signo idéntico o similar a dicha marca, no será necesario acreditar la existencia de un riesgo de confusión por parte del público. Si no hay riesgo de confusión entre el signo utilizado por un tercero y la marca impugnada, o en el caso de que no haya utilización por parte de un tercero de un signo idéntico o similar a la marca impugnada, otras circunstancias fácticas podrán constituir, en su caso, indicios pertinentes y concordantes que determinen la mala fe del solicitante.
Por último, el Tribunal de Justicia ha declarado que el Tribunal General no tomó en consideración en su apreciación global todas las circunstancias fácticas pertinentes tal como concurrían en el momento en que se presentó la solicitud, pese a que ese momento era determinante. En efecto, dado que se había solicitado la nulidad de la marca en su totalidad, dicha solicitud debía ser examinada valorando la intención del Sr.Esteban en el momento en el que este solicitó el registro de dicha marca. Por consiguiente, el Tribunal de Justicia ha anulado la sentencia recurrida.
1Sentencia del Tribunal General de 30 de noviembre de 2017, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO — Nadal Esteban (STYLO & KOTON) (T‑687/16, EU:T:2017:853).
2Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, en su versión revisada y modificada.
3Reglamento (CE) n.º207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la [marca de la Unión Europea] (DO 2009, L78, p.1).