Asunto C‑371/18
Sky plc y otros
contra
SkyKick UKLtd
y
SkyKickInc.
[Petición de decisión prejudicial planteada por la High Court of Justice (England & Wales), (Chancery Division)]
Sentencia del Tribunal de Justicia (Sala Cuarta) de 29 de enero de2020
«Procedimiento prejudicial— Aproximación de las legislaciones— Marca comunitaria— Reglamento (CE) n.º40/94— Artículos 7y51— Directiva 89/104/CEE— Artículos 3y13— Identificación de los productos o servicios a los que se refiere el registro— Incumplimiento de los requisitos de claridad y precisión— Mala fe del solicitante— Falta de intención de utilizar la marca para los productos o servicios a los que se refiere el registro— Nulidad total o parcial de la marca— Legislación nacional que obliga al solicitante a declarar que tiene la intención de utilizar la marca solicitada»
1.Aproximación de las legislaciones— Marcas— Interpretación del Reglamento (CE) n.º40/94 y de la Directiva 89/104/CEE— Renuncia, caducidad y nulidad— Causas de nulidad absoluta— Identificación de los productos o servicios a que se refiere la marca— Incumplimiento de los requisitos de claridad y precisión— Exclusión
[Reglamento (CE) n.º40/94 del Consejo, arts.7 y 51; Directiva 89/104/CEE del Consejo, art.3]
(véanse los apartados 56 a 60 y 71 y el punto 1 del fallo)
2.Aproximación de las legislaciones— Marcas— Interpretación del Reglamento (CE) n.º40/94 y de la Directiva 89/104/CEE— Identificación de los productos o servicios a que se refiere la marca— Utilización de las indicaciones generales de los títulos de clase de la Clasificación deNiza— Alcance de la protección resultante de dicha Clasificación— Obligación del solicitante de precisar los productos o servicios a los que se refiere su solicitud— Obligación establecida mediante sentencia del Tribunal de Justicia— Efectos— Limitación en el tiempo
[Reglamento (CE) n.º40/94 del Consejo; Directiva 89/104/CEE del Consejo]
(véase el apartado 61)
3.Aproximación de las legislaciones— Marcas— Interpretación del Reglamento (CE) n.º40/94 y de la Directiva 89/104/CEE— Signos que pueden constituir una marca— Representación gráfica suficientemente clara y precisa— Concepto— Identificación de los productos o servicios a que se refiere la marca— Exigencias de claridad y de precisión— Exclusión
[Reglamento (CE) n.º40/94 del Consejo, arts.4 y 7, ap.1, letraa); Directiva 89/104/CEE del Consejo, arts.2 y 3, ap.1, letraa)]
(véase el apartado 64)
4.Aproximación de las legislaciones— Marcas— Interpretación del Reglamento (CE) n.º40/94 y de la Directiva 89/104/CEE— Renuncia, caducidad y nulidad— Causas de nulidad absoluta— Marcas contrarias al orden público o a las buenas costumbres— Orden público— Concepto— Identificación de los productos o servicios a que se refiere la marca— Incumplimiento de los requisitos de claridad y precisión— Exclusión
[Reglamento (CE) n.º40/94 del Consejo, art.7, ap.1, letraf); Directiva 89/104/CEE del Consejo, art.3, ap.1, letraf)]
(véanse los apartados 66 y 67)
5.Aproximación de las legislaciones— Marcas— Interpretación del Reglamento (CE) n.º40/94 y de la Directiva 89/104/CEE— Renuncia, caducidad y nulidad— Causas de nulidad absoluta— Solicitante de mala fe en el momento de la presentación de la solicitud del registro de la marca— Concepto de malafe— Alcance— Falta de intención de utilizar la marca para los productos o servicios a los que se refiere el registro— Inclusión— Efectos— Nulidad limitada a los productos y servicios a los que afecta la falta de intención de utilización
[Reglamento (CE) n.º40/94 del Consejo, art.51, aps.1, letrab), y 3; Directiva 89/104/CEE del Consejo, arts.3, ap.2, letrad),y13]
(véanse los apartados 73 a 78 y 81 y el punto 2 del fallo)
6.Aproximación de las legislaciones— Marcas— Directiva 89/104/CEE— Legislación nacional que obliga al solicitante a declarar su intención de utilizar la marca solicitada— Procedencia— Límites— Obligación que constituye una causa de nulidad
(Directiva 89/104/CEE del Consejo)
(véase el apartado 87 y el punto 3 del fallo)
Resumen
En la sentencia Sky y otros (C‑371/18), dictada el 29 de enero de 2020, el Tribunal de Justicia ha declarado, en primer lugar, que no puede declararse la nulidad total o parcial de una marca comunitaria o de una marca nacional comprendida en el ámbito de aplicación del Reglamento n.º40/94(1) o de la Directiva 89/104(2) por falta de claridad y precisión de los términos utilizados para designar los productos y servicios para los que se registró dicha marca. En segundo lugar, ha precisado las condiciones en las que una solicitud de marca sin intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere el registro constituye un acto de mala fe. Por último, ha declarado que la Directiva 89/104 no se opone a una disposición de Derecho nacional en virtud de la cual el solicitante de una marca debe declarar que tiene la intención de utilizar esta para los productos y servicios a los que se refiere la solicitud.
En el presente asunto, las sociedades Sky, titulares de varias marcas comunitarias y de una marca del Reino Unido que incluyen la palabra «Sky», han ejercitado una acción por violación de marca contra las sociedades SkyKick. En este procedimiento, las sociedades SkyKick han presentado una demanda reconvencional solicitando la nulidad de las marcas controvertidas en el litigio principal. En apoyo de esta pretensión, alegan que dichas marcas fueron registradas para productos y servicios que no están especificados con suficiente claridad y precisión. El órgano jurisdiccional que conoce del litigio, la High Court of Justice (England and Wales) [Tribunal Superior (Inglaterra y Gales)], ha preguntado al Tribunal de Justicia si tal falta de claridad y precisión constituye una causa de nulidad de una marca registrada. Además, las sociedades SkyKick sostienen que las marcas controvertidas han sido registradas de mala fe, puesto que las sociedades Sky no tenía la intención de utilizarlas para todos los productos y servicios a los que se refería el registro. El órgano jurisdiccional remitente pregunta, pues, al Tribunal de Justicia acerca del alcance del concepto de «mala fe». También pregunta si la obligación que recae sobre el titular de declarar que tiene la intención de utilizar la marca solicitada, obligación prevista en el Derecho del Reino Unido,(3) es compatible con el Derecho de la Unión Europea.
En primer lugar, tras declarar que, ratione temporis, a las marcas controvertidas les es de aplicación el Reglamento n.º40/94 y la Directiva 89/104, el Tribunal de Justicia señaló que los artículos 7, apartado 1, y 51, apartado 1, de dicho Reglamento y el artículo 3 de dicha Directiva enumeran de manera taxativa las causas de nulidad absoluta de una marca comunitaria y de una marca nacional. Pues bien, la falta de claridad y precisión de los términos utilizados para designar los productos o servicios a los que se refiere el registro de la marca no figura entre dichas causas. Por tanto, el Tribunal de Justicia ha declarado que tal falta no puede considerarse una causa de nulidad parcial o total, en el sentido de las disposiciones mencionadas. En cualquier caso, el Tribunal de Justicia ha añadido que la sentencia de 19 de junio de 2012, Chartered Institute of Patent Attorneys (C‑307/10, EU:C:2012:361), no puede interpretarse en el sentido de que reconoce una causa de nulidad adicional, no mencionada por el Reglamento n.º40/94 y la Directiva 89/104. En efecto, en sentencias dictadas posteriormente,(4) el Tribunal de Justicia indicó que la citada sentencia Chartered Institute of Patent Attorneys no concierne a las marcas que ya estaban registradas en la fecha de su pronunciamiento y que solo aportaba precisiones a propósito de los requisitos relativos a las nuevas solicitudes de registro de marcas de la Unión.
Además, el Tribunal de Justicia ha declarado que la falta de claridad y precisión de los términos que designan los productos o servicios a los que se refiere el registro de una marca no puede considerarse contraria al orden público.(5) En efecto, el concepto de «orden público» no puede entenderse en relación con características relativas a la propia solicitud de registro, independientemente de las características del signo cuyo registro como marca se solicita.
En segundo lugar, el Tribunal de Justicia se ha pronunciado acerca de si una solicitud de registro de marca, sin intención de utilizarla para los productos y servicios a que se refiere el registro, constituye un acto de mala fe.(6) A este respecto, el Tribunal de Justicia ha declarado que tal solicitud constituye un acto de mala fe si el solicitante de dicha marca tenía la intención de menoscabar los intereses de terceros de un modo no conforme con las prácticas leales o de obtener, sin tener siquiera la mira puesta en un tercero en particular, un derecho exclusivo con fines diferentes a los correspondientes a las funciones de la marca. Por otro lado, el Tribunal de Justicia ha precisado que, cuando la falta de intención de usar la marca conforme a sus funciones esenciales se refiera únicamente a determinados productos o servicios contemplados en la solicitud de marca, dicha solicitud constituirá un acto de mala fe solo en la medida en que se refiera a dichos productos o servicios. No obstante, el Tribunal de Justicia ha destacado que dicha mala fe no puede presumirse y que solo puede apreciarse si existen indicios objetivos pertinentes y concordantes que aboguen porello.
En tercer lugar, el Tribunal de Justicia ha concluido que la Directiva 89/104 debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una disposición de Derecho nacional en virtud de la cual el solicitante de una marca debe declarar que esta se utiliza para los productos y servicios a que se refiere la solicitud de registro o que tiene, de buena fe, la intención de utilizarla para dichos fines, siempre que el incumplimiento de dicha obligación no constituya, en cuanto tal, una causa de nulidad de una marca ya registrada.
1Reglamento (CE) n.º40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L11, p.1), en su versión modificada por el Reglamento (CE) n.º1891/2006 del Consejo, de 18 de diciembre de 2006 (DO 2006, L386, p.14), derogado y sustituido por el Reglamento (CE) n.º207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2009, L78, p.1), y posteriormente por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L154, p.1).
2Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L40, p.1), derogada y sustituida por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2008, L299, p.25), y posteriormente por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L336, p.1).
3Artículo 32, apartado 3, de la Ley de Marcas de 1994 [Derecho del Reino Unido].
4Sentencias de 16 de febrero de 2017, Brandconcern/EUIPO y Scooters India (C‑577/14P, EU:C:2017:122), apartados 29 y 30, y de 11 de octubre de 2017, EUIPO/Cactus (C‑501/15P, EU:C:2017:750), apartado38.
5En el sentido del artículo 7, apartado 1, letraf), del Reglamento n.º40/94 y del artículo 3, apartado 1, letraf), de la Directiva 89/104.
6En el sentido del artículo 51, apartado 1, letrab), del Reglamento n.º40/94 y del artículo 3, apartado 2, letrad), de la Directiva 89/104.