Edición provisional
CONCLUSIONES DEL ABOGADO GENERAL
SR.GIOVANNI PITRUZZELLA
presentadas el 13 de enero de 2022(1)
Asunto C‑466/20
HEITECAG
contra
HEITECH PromotionGmbH,
RW
[Petición de decisión prejudicial planteada por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania)]
«Procedimiento prejudicial— Marcas de la Unión Europea— Caducidad por tolerancia— Cálculo del plazo de cincoaños— Interrupción del plazo de caducidad por tolerancia— Envío de un escrito de requerimiento— Efectos de la caducidad— Acciones derivadas de indemnización, difusión de información y entrega de productos para su destrucción»
En 2006, la Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual (AIPPI) constató que la mayor parte de los grupos europeos que participaban en los trabajos de elaboración de un informe de síntesis dirigido por dicha asociación sobre la cuestión de la tolerancia de los actos de infracción de derechos de propiedad intelectual en general y de interrupción de la tolerancia por el titular del derecho anterior en particular, «reconoc[ían] que la cuestión no ha[bía] sido objeto de regulación alguna y que merec[ía], como, por otro lado, el conjunto de la cuestión […] de la caducidad por tolerancia, la formulación de precisiones adicionales».(2) Casi dieciséis años más tarde, y después de que el Tribunal de Justicia estableciera los primeros hitos del régimen comunitario de la caducidad por tolerancia en su sentencia Budějovický Budvar,(3) la presente petición de decisión prejudicial ofrece una nueva oportunidad a este último para precisar el contorno de este régimen jurídico.
I.Marco jurídico
A.Derecho de la Unión
1.Directiva 2008/95
Del considerando 12 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo, «Directiva 2008/95»),(4) se desprende que «es preciso, por razones de seguridad jurídica, y sin perjudicar injustamente los intereses del titular de una marca anterior, prever que este último no pueda ya demandar la nulidad ni oponerse al uso de una marca posterior a la suya, cuyo uso haya tolerado con conocimiento de causa durante un largo período, salvo si la solicitud de la marca posterior se hubiera efectuado de malafe».
El artículo 4 de la Directiva 2008/95, relativo a «Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores», dispone:
«1.El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:
a)cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos oservicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior;
b)cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista un riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior.
2.Por “marcas anteriores” se entenderá, a efectos del apartado1:
a)las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro seaanterior a la de la solicitud de la marca, teniendo en cuenta, en sucaso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, yque pertenezcan a las siguientes categorías:
i)las marcas comunitarias,
ii)las marcas registradas en el Estado miembro […],
iii)las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en el Estado miembro;
b)las marcas comunitarias que reivindican válidamente la antigüedad […];
c)las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letrasa) yb), a condición de que sean registradas;
[…]
4.Cualquier Estado miembro podrá además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida enque:
[…]
b)los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y dichamarca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior;
c)el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letrab) del presente apartado y, en particular:
i)un derecho al nombre,
ii)un derecho a la propia imagen,
iii)un derecho de autor,
iv)un derecho de propiedad industrial;
[…].»
El artículo 9 de la Directiva 2008/95 está redactado en los términos siguientes:
«1.El titular de una marca anterior con arreglo al artículo 4, apartado 2, que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se hubiere efectuado de malafe.
2.Cualquier Estado miembro podrá prever que el apartado 1 se aplique al titular de una marca anterior contemplada en el artículo 4, apartado 4, letraa), o de otro derecho anterior previsto en el artículo 4, apartado 4, letrasb)oc).
3.En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2, el titular de una marca registrada posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, aunque ese derecho no pueda invocarse en lo sucesivo contra la marca posterior.»
2.Reglamento n.º207/2009
El artículo 8 del Reglamento (CE) n.º207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea,(5) dispone lo siguiente:
«1.Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:
a)cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;
b)cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
2.A efectos del apartado 1, se entenderá por “marcas anteriores”:
a)las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca de la Unión, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
i)las marcas de la Unión,
ii)las marcas registradas en un Estado miembro […],
iii)las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro,
iv)las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Comunidad;
b)las solicitudes de marcas a las que se refiere la letraa), condicionadas a su registro;
[…]
4.Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:
a)se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo conanterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca de la Unión;
b)dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
[…].»
El artículo 54 del Reglamento n.º207/2009, relativo a la caducidad por tolerancia, dispone:
«1.El titular de una marca de la Unión que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en la Unión con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se hubiera efectuado de malafe.
2.El titular de una marca nacional anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, o de otro signo anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se hubiera efectuado de malafe.
3.En los casos contemplados en los apartados 1 o 2, el titular de la marca de la Unión posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca de la Unión posterior.»
El artículo 110 del Reglamento n.º207/2009 se titula «Prohibición del uso de marcas de la Unión». Su primer apartado dispone que, «salvo disposición en contrario, el presente Reglamento no afectará al derecho que exista en virtud de la legislación de los Estados miembros a ejercitar acciones por violación de derechos anteriores con arreglo al artículo 8 o al artículo 53, apartado 2, contra el uso de una marca de la Unión posterior. Ahora bien, no podrán entablarse ya acciones por violación de derechos anteriores con arreglo al artículo 8, apartados 2 y 4, cuando, en virtud del artículo 54, apartado 2, el titular del derecho anterior hubiere perdido la posibilidad de solicitar la nulidad de la marca de la Unión».
El artículo 111 del Reglamento n.º207/2009 está redactado en los términos siguientes:
«1.El titular de un derecho anterior de alcance local podrá oponerse al uso de la marca de la Unión en el territorio en el que ese derecho esté protegido, en la medida en que lo permita el derecho del Estado miembro de que se trate.
2.El apartado 1 dejará de ser aplicable si el titular del derecho anterior hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la marca de la Unión en el territorio en el que ese derecho esté protegido, durante cinco años consecutivos, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión se hubiere efectuado de malafe.
3.El titular de la marca comunitaria no podrá oponerse al uso del derecho contemplado en el apartado 1, incluso si ese derecho no pudiera ya alegarse contra la marca de la Unión.»
B.Derecho alemán
El artículo 21 de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Ley relativa a la Protección de Marcas y otros Signos Distintivos), de 25 de octubre de 1994 (en lo sucesivo, «Ley de Marcas»),(6) dispone:
«1.El titular de una marca o de un nombre comercial no podrá prohibir el uso de una marca registrada posterior para los productos o servicios para los cuales esté registrada si ha tolerado el uso de dicha marca durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, salvo que la solicitud de la marca posterior se haya efectuado de malafe.
2.El titular de una marca o de un nombre comercial no podrá prohibir el uso […] de un nombre comercial […] posterior si ha tolerado el uso de [dicho nombre comercial] durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, salvo que el titular de tal derecho no lo fuera de mala fe en la fecha de su adquisición.
[…]».
El artículo 125ter, apartado 3, de la Ley de Marcas prevé que, «si una marca registrada de la Unión es invocada contra el uso de una marca posterior registrada en virtud de la presente Ley, se aplicará mutatis mutandis el artículo 21, apartado 1, [de la Ley de Marcas]».
II.Litigio principal y cuestiones prejudiciales
La demandante en el asunto principal fue inscrita en el registro mercantil con la denominación social Heitec Industrieplanung GmbH en 1984. Tal denominación fue modificada en 1988 para convertirse en HEITEC GmbH. Desde que cambió de forma jurídica en 2000, desarrolla su actividad bajo la denominación de HEITEC AG. Es titular de la marca denominativa HEITEC, marca de la Unión Europea n.º774331, solicitada el 18 de marzo de 1998 y registrada el 4 de julio de 2005 con una antigüedad reivindicada de 13 de julio de1991.(7)
Por su parte, una de las dos partes demandadas en el asunto principal(8) fue inscrita en el registro mercantil el 16 de abril de 2003 con la denominación social de HEITECH Promotion GmbH, denominación bajo la cual desarrolla su actividad (en lo sucesivo, «Heitech»). Es titular de una marca figurativa alemana solicitada el 17 de septiembre de 2002, registrada el 4 de febrero de 2003 y utilizada como muy tarde desde el 29 de septiembre de 2004. También es titular de una marca figurativa de la Unión n.º6647432 que contiene el elemento denominativo HEITECH, solicitada el 6 de febrero de 2008, registrada el 20 de noviembre de 2008 y utilizada como muy tarde desde el 6 de mayo de2009.
Mediante escrito de 29 de noviembre de 2004, Heitech consultó a los representantes de Heitec si estaban dispuestos a celebrar un acuerdo sobre coexistencia. El 7 de julio de 2008, la EUIPO informó a Heitec de la presentación de la solicitud de registro de la marca de la Unión Europea HEITECH. El 22 de abril de 2009, Heitec remitió un escrito de requerimiento a Heitech relativo al uso del nombre comercial y de la marca que contiene el elemento denominativo HEITECH. En su respuesta de 6 de mayo de 2009, Heitech propuso de nuevo la celebración de un acuerdo sobre coexistencia.
El 31 de diciembre de 2012, el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth, Alemania) recibió por fax el escrito de demanda, presentado por la demandante en el litigio principal, fechado el 15 de diciembre de 2012. El 4 de enero de 2013, este órgano jurisdiccional instó a la demandante en el litigio principal a abonar un anticipo de las costas procesales. Dicho anticipo no había sido abonado a 12 de marzo de 2013, fecha en la que el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) recordó a la demandante en el litigio principal que no había procedido al pago de dicho anticipo y que no se habían presentado los originales del escrito de demanda.
El 23 de septiembre de 2013, Heitec indicó, mediante escrito dirigido a Heitech, que rechazaba celebrar con esta última un acuerdo sobre coexistencia. Le propuso celebrar un contrato de licencia, al tiempo que le indicaba que había iniciado un procedimiento judicial. En un nuevo escrito dirigido a Heitech el 29 de diciembre de 2013, Heitec informó a la demandada en el asunto principal que invocaba su nombre comercial y que era titular de la marca de la Unión HEITEC. Asimismo, señaló que se hallaba pendiente el procedimiento judicial.
El 30 de diciembre de 2013, el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) recibió escritos de Heitec fechados el 12 de diciembre de 2013, acompañados de un cheque para las costas procesales, así como un nuevo escrito de demanda fechado el 4 de octubre de 2013. El 14 de enero de 2014, dicho órgano jurisdiccional advirtió a la demandante que era igualmente necesario notificar el escrito de demanda de 15 de diciembre de 2012, puesto que no había presentado todavía los originales destinados a este órgano jurisdiccional y a la demandada en el asunto principal. Así, tras ser instada a presentar dichos documentos, Heitec remitió al Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) dichos originales el 22 de febrero de2014.
El 24 de febrero de 2014, el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) advirtió a Heitec de que las pretensiones formuladas en los originales del escrito de demanda recibidos el 22 de febrero de 2014 no coincidían con las pretensiones del escrito de demanda presentado el 31 de diciembre de 2012. Finalmente, el 16 de mayo de 2014, el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) inició el procedimiento y ordenó que se notificasen copias del escrito de demanda de 15 de diciembre de 2012 a las partes demandadas en el litigio principal.
El 23 de mayo de 2014, el escrito de demanda de 15 de diciembre de 2012 fue notificado finalmente a las partes demandadas en el litigio principal,(9) después de que fueran remitidos los documentos originales al Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) el 21 de mayo de2014.
Así, Heitec formuló, con carácter principal, pretensiones basadas en la infracción de los derechos que le confiere su nombre comercial HEITEC y, con carácter subsidiario, pretensiones basadas en la violación de su marca de la Unión Europea HEITEC. Solicitó que Heitech fuera condenada a cesar en la identificación de su actividad empresarial con la denominación HEITECH Promotion GmbH (pretensiónI), en la colocación de los signos HEITECH PROMOTION y HEITECH en productos, en el ofrecimiento de productos o servicios con dichos signos, en el uso de dichos signos en documentos comerciales, en sitios de Internet o en la publicidad (pretensiónII), y en el uso o en la cesión, con fines comerciales, del dominio de Internet «heitech-promotion.de» (pretensiónIII), y a que aceptase la cancelación de su denominación social en el registro mercantil (pretensiónVII). Por otro lado, Heitec formuló contra ambas partes demandadas pretensiones de difusión, de indemnización de daños y perjuicios, de destrucción y de pago de los gastos de requerimiento (pretensionesIV, V, VI yVIII).
El Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) condenó a Heitech a abonar a Heitec un importe de 1353,80euros, incrementando en los intereses, en concepto de gastos de requerimiento, y desestimó las demás pretensiones.
Heitec interpuso recurso ante el Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Núremberg, Alemania). Este órgano jurisdiccional declaró que el recurso era infundado, debido a que la acción de Heitec había caducado. A este respecto, señaló que Heitech había utilizado sus signos posteriores durante un período ininterrumpido de cuando menos cinco años y que Heitec lo había tolerado puesto que, aun teniendo conocimiento de tal uso, no había adoptado medidas suficientes para poner fin al mismo en un plazo de cinco años. Según el referido órgano jurisdiccional, la acción judicial ejercitada ante el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) no había interrumpido el plazo de caducidad, puesto que solo había sido notificada a las partes demandadas en el asunto principal una vez transcurridos cinco años desde el escrito de requerimiento que precedió al ejercicio de tal acción. Asimismo, el órgano jurisdiccional de apelación declaró que no cabía considerar que la tolerancia hubiera terminado en la fecha del escrito de requerimiento en la medida en que la notificación o traslado del escrito de demanda no se había efectuado poco tiempo después del escrito de requerimiento.
Heitec interpuso recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente. Según este último, el resultado de este recurso depende de si han prescrito las acciones de cesación y las acciones subsiguientes entabladas por Heitec, en aplicación del artículo 21, apartados 1 y 2, de la Ley de Marcas, así como de los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009.
Dicho órgano jurisdiccional observa que la caducidad de las pretensiones de Heitec relativas al uso, por parte de Heitech, de la marca alemana de que es titular esta última (pretensiónII en cuanto atañe al signo HEITECH PROMOTION) se rige por el artículo 21, apartado 1, de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 125ter, apartado 3, de dicha Ley, en la medida en que dichas pretensiones se basan en la marca de la Unión de la que es titular Heitec.
Señala que el artículo 21, apartado 1, de la Ley de Marcas transpone al Derecho alemán la caducidad, prevista en el artículo 9 de la Directiva 2008/95, del derecho conferido por las marcas (artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95) y por otros signos —entre ellos los nombres comerciales— utilizados en el tráfico económico (artículo 9, apartado 2, de la Directiva 2008/95), de oponerse al uso de una marca registrada.
En la medida en que Heitec se dirige contra el nombre comercial de Heitech (pretensiones I, II, III y VII), la caducidad se rige, según las apreciaciones del órgano jurisdiccional remitente, por el artículo 21, apartado 2, de la Ley de Marcas. A este respecto, dicho órgano jurisdiccional precisa que, no obstante el hecho de que el contenido normativo de esta disposición va más allá del de la Directiva 2008/95 y tampoco aparece reflejado en el artículo 54 del Reglamento n.º207/2009, procede interpretarlo conciliándolo con la interpretación conforme a esta Directiva que debe realizarse del artículo 21, apartado 1, de la Ley de Marcas. Por otro lado, en la medida en que Heitec se basa en su marca de la Unión, el artículo 21, apartado 2, de la Ley de Marcas se aplicaría en virtud de la remisión al Derecho nacional realizada por el artículo 101, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009.(10)
En cuanto atañe a las pretensiones de Heitec relativas al uso por Heitech de la marca de la Unión Europea de la que esta es titular (pretensiónII por lo que respecta al signo HEITECH), el órgano jurisdiccional remitente señala que los artículos 54, 110 y 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009 son pertinentes.
A continuación, el órgano jurisdiccional remitente recuerda las siguientes comprobaciones realizadas por el órgano jurisdiccional de apelación. Por un lado, Heitech ha usado efectivamente su nombre comercial para identificar su actividad comercial y sus marcas para los productos y servicios en el territorio en el que gozaban respectivamente de protección de un modo que se ajusta a lo invocado en las pretensiones. Por lo tanto, sí hubo un uso, como muy tarde el 6 de mayo de 2009, fecha en la que Heitech remitió un escrito a Heitec para proponerle la celebración de un acuerdo sobre coexistencia. Por otro lado, ha de considerarse que también fue en esa fecha, como muy tarde, en la que Heitec tuvo conocimiento de la utilización de los signos en cuestión. Por último, la buena fe de Heitech no ha sido puesta en entredicho ni ante el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) ni en la instancia de apelación.
Según el órgano jurisdiccional remitente, resulta, no obstante, necesario precisar los requisitos de la «tolerancia» en el sentido de los artículos 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95 y del artículo 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009, determinando, en particular, si, como puede dar a entender la sentencia Budějovický Budvar,(11) solo el ejercicio de acciones ante un órgano administrativo o un órgano jurisdiccional puede interrumpir el plazo de caducidad de cinco años, o bien si basta a tal fin un comportamiento como el envío de un escrito de requerimiento no seguido necesariamente, o inmediatamente, del ejercicio de acciones ante las instancias antes citadas. Más concretamente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si un comportamiento como el observado por Heitec en el contexto del litigio principal puede ser visto como un comportamiento que ha puesto fin a la tolerancia en el sentido de las disposiciones antes citadas. Por último, en el caso de que se hayan ejercitado finalmente acciones judiciales, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta en qué momento debe considerarse interrumpido el plazo de caducidad cuando la recepción del escrito de demanda por el demandado se ha demorado, por causa imputable al titular de la marca anterior, hasta una fecha posterior a la expiración del plazo de cincoaños.
En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) decidió suspender el procedimiento y, mediante resolución recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de septiembre de 2020, plantear a este último las cuestiones prejudiciales siguientes:
«1)¿Puede excluirse la tolerancia en el sentido del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95/CE, así como del artículo 54, apartados 1 y 2, y del artículo 111, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º207/2009 no solo por la interposición de un recurso ante una autoridad administrativa o judicial, sino también por algún acto realizado sin que intervenga ninguna autoridad administrativa o judicial?
2)En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Un requerimiento mediante el cual el titular del signo anterior exige al titular del signo posterior, antes de iniciar un procedimiento judicial, que cese en el uso del signo y que se comprometa a pagar una pena contractual en caso de contravención constituye un acto que excluye la tolerancia en el sentido del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95/CE, así como del artículo 54, apartados 1 y 2, y del artículo 111, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º207/2009?
3)Para el cómputo del período de tolerancia quinquenal previsto en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95/CE, así como en el artículo 54, apartados 1 y 2, y en el artículo 111, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º207/2009, en el caso de un recurso judicial, ¿es determinante el momento de la interposición del recurso ante un órgano jurisdiccional o el momento en que se notifica dicho recurso a la parte contraria? ¿Tiene alguna relevancia, en este contexto, que se retrase la notificación del recurso a la parte contraria por causa imputable al titular de la marca anterior hasta un momento posterior al de la expiración del plazo de cincoaños?
4)¿La caducidad que contempla el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95/CE, así como el artículo 54, apartados 1 y 2, y el artículo 111, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º207/2009, además del derecho de cesación de uso, alcanza también a las eventuales acciones subsiguientes en materia de Derecho de marcas, en particular, a las acciones de indemnización de daños y perjuicios, de difusión y de destrucción?»
III.Procedimiento ante el Tribunal de Justicia
Heitec, Heitech y la Comisión Europea han presentado observaciones escritas al Tribunal de Justicia. Además, el Tribunal de Justicia dirigió unas preguntas al conjunto de los participantes en la fase escrita del presente procedimiento prejudicial con objeto de que respondieran a ellas por escrito. Todos trasmitieron al Tribunal de Justicia sus respuestas a dichas preguntas.
IV.Análisis
A.Observaciones preliminares
En cuanto atañe al Derecho aplicable, las cuestiones prejudiciales planteadas al Tribunal de Justicia versan sobre la interpretación de disposiciones de la Directiva 2008/95 y del Reglamento n.º207/2009. Si bien estos dos actos normativos ya han sido derogados y sustituidos,(12) contienen, como ha señalado el órgano jurisdiccional remitente, disposiciones aplicables ratione temporis al litigio principal, puesto que se trata en esencia, en el presente asunto, de determinar qué clase de comportamientos puede haber puesto fin a la tolerancia de vulneraciones conocidas de derechos anteriores en un contexto en el que el titular de dichos derechos —la demandante en el litigio principal— ha acudido finalmente ante un órgano jurisdiccional y la demanda ha sido notificada a la demandada en el litigio principal como muy tarde el 23 de mayo de 2014, esto es, durante la vigencia de los dos actos normativos antes citados.
En lo tocante a dichos actos, ha de recordarse que el Reglamento n.º207/2009 define el régimen jurídico aplicable a las marcas de la Unión entendidas como las marcas de productos o de servicios registradas en las condiciones establecidas en el Reglamento.(13) A este respecto, ha de observarse que Heitec es titular de la marca denominativa de la Unión HEITEC registrada el 4 de julio de 2005 y que la demandada en el litigio principal es, por su parte, titular de una marca figurativa de la Unión que contiene el elemento denominativo HEITECH, registrada el 20 de noviembre de 2008. Por otro lado, la Directiva 2008/95 se aplica a las marcas individuales de productos o de servicios, colectivas, de garantía o de certificación que hayan sido objeto, en particular, de registro o de solicitud de registro en un Estado miembro.(14) La demandada en el litigio principal es titular de una marca figurativa alemana que contiene el elemento denominativo HEITECH PROMOTION registrada el 4 de febrero de2003.
Las diferentes pretensiones formuladas en el marco del recurso principal tienen por objeto impugnar a la vez el uso de la marca alemana de la que es titular Heitech y el uso por esta de la marca de la Unión de la que es titular.(15)
B.Sobre las cuestiones prejudiciales primera y segunda
A tenor de las cuestiones prejudiciales primera y segunda planteadas al Tribunal de Justicia —que, en mi opinión, procede abordar de forma conjunta—, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia precisiones sobre el régimen jurídico de la caducidad por tolerancia establecida tanto en la Directiva 2008/95 como en el Reglamento n.º207/2009.
Antes de nada ha de observarse que el tenor del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95(16) es casi idéntico al del artículo 54, apartado 1, del Reglamento n.º207/2009. Estas dos disposiciones establecen un mecanismo similar: el titular de una marca anterior (nacional o de la Unión) que haya tolerado, en otro Estado miembro o, con carácter más general, en la Unión, el uso de una marca posterior durante un período de cinco años consecutivos y con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior. Puede interrumpirse la caducidad cuando menos en dos supuestos: si la presentación de la solicitud de la marca posterior se ha efectuado de mala fe o cuando ya no quepa constatar la tolerancia del titular de la marca anterior. El artículo 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009 establece un mecanismo similar.
1.Lo que se sabe de la tolerancia
Las dos primeras cuestiones prejudiciales invitan al Tribunal de Justicia a precisar qué tipo de acto o comportamiento puede poner fin a la tolerancia en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95 y de los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009.
Antes de responder a estas cuestiones, es necesario, en un primer momento, definir el concepto de «tolerancia». A este respecto, la sentencia Budějovický Budvar(17) contiene varias enseñanzas útiles. Se le preguntó entonces al Tribunal de Justicia, en particular, sobre la interpretación del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104/CEE,(18) disposición esta cuyo tenor se recoge de forma idéntica en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95, de suerte que las afirmaciones contenidas en la sentencia antes mencionada relativas a la Directiva 89/104 son extrapolables, mutatis mutandis, a la interpretación del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95.
Por tanto, cabe deducir de esta sentencia que la tolerancia mencionada en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95, en la medida en que no es definida por esta disposición, que no contiene ninguna remisión expresa a las legislaciones nacionales a este respecto, ni por ninguna otra disposición de dicha Directiva, es un concepto autónomo del Derecho de la Unión.(19)
Además, el Tribunal de Justicia declaró, en particular a la vista de los considerandos 3, 7, 9 y 11 de la Directiva 89/104,(20) que el artículo 9 de esta última había llevado a cabo una armonización total de las condiciones en que el titular de una marca posterior registrada puede, en los supuestos de caducidad por tolerancia, conservar su derecho sobre dicha marca cuando el titular de una marca anterior idéntica solicite la declaración de nulidad de dicha marca posterior o se oponga a su uso.(21) Dado que estas mismas reflexiones se recogen en los considerandos 4, 8, 10 y 12 de la Directiva 2008/95, ha de llegarse a esta misma conclusión.
Por último, el Tribunal de Justicia hizo constar que este mismo concepto de tolerancia se utilizaba en el artículo 54, apartado 1, del Reglamento n.º207/2009 «en el mismo sentido que en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104»(22) y, por tanto, en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95. En consecuencia, la tolerancia, en el sentido tanto del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95 como del artículo 54, apartado 1, del Reglamento n.º207/2009, es un concepto del Derecho de la Unión cuyo sentido y alcance deben ser idénticos en todos los Estados miembros, y al que ha de dársele una interpretación autónoma y uniforme en el ordenamiento jurídico de la Unión.(23)
Tras pedírsele que precisase la interpretación de un concepto autónomo del Derecho de la Unión para el que el este no proporcionaba definición alguna, el Tribunal de Justicia procedió a un análisis clásico consistente en determinar el significado y el alcance de dicho concepto por referencia al sentido habitual en el lenguaje corriente del término «tolerancia», teniendo en cuenta el contexto en el que dicho concepto se utilizaba y los objetivos de la normativa de la que formaba parte.(24) De este análisis resultaba que «la persona que tolera da muestras de pasividad, absteniéndose de tomar medidas que están a su alcance para poner remedio a una situación que conoce y que no desea necesariamente. […] El concepto de “tolerancia” implica que la persona que tolera permanece inactiva ante una situación a la que podría oponerse».(25)
Así, por una parte, el titular de la marca anterior debe haber tolerado el uso de una marca posterior a la suya durante un largo período «con conocimiento de causa» y, por tanto, «“conscientemente”, “deliberadamente”».(26)
Por otro lado, dado que la Directiva 89/104, al igual que la Directiva 2008/95, pretende «conciliar el interés del titular de una marca en proteger la función esencial de esta y los intereses de otros operadores económicos en disponer de signos que pueden designar sus productos y servicios»,(27) este objetivo «implica que […] para proteger esa función esencial el titular de la marca anterior debe hallarse en condiciones de oponerse al uso de una marca posterior idéntica a la suya».(28) Así, el Tribunal de Justicia declaró en el apartado 49 de la sentencia Budějovický Budvar(29) que toda acción administrativa o judicial ejercitada por el titular de la marca anterior durante el período establecido en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 89/104 [y, por tanto, en el artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95] tiene como consecuencia interrumpir el plazo de caducidad por tolerancia.
2.De la necesaria formalización del fin de la tolerancia de la vulneración de derecho s
El ejercicio de tal acción constituye, evidentemente, el grado más elevado y formalizado de la «posibilidad de oponerse», por reproducir el término utilizado por el Tribunal de Justicia. Sin embargo, del texto en sí de l apartado 49 de la sentencia Budějovický Budvar(30) no se desprende que el Tribunal de Justicia haya afirmado que solo el ejercicio de tal acción puede producir el efecto de interrumpir el plazo de caducidad por tolerancia. Tampoco me parece que ello sea una exigencia explícita del legislador de la Unión, habida cuenta del propio tenor del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95 y de los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009.
Heitech alega que estas disposiciones deben interpretarse en el sentido de que solo hacen referencia a los recursos efectivamente interpuestos para que se ponga fin a la tolerancia e invoca, en apoyo de sus argumentos, diferentes disposiciones de la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual. (31) A su juicio, estas disposiciones se refieren con frecuencia a las autoridades judiciales nacionales competentes en materia de propiedad intelectual. Sin embargo, ha de señalarse que la Directiva 2004/48 tiene por objeto aproximar las legislaciones nacionales que, hasta entonces, ofrecían un nivel de protección dispar en cuanto atañe a los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual, de suerte que tenía precisamente por objeto, a tenor de su artículo 1, «las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual». Todas esas medidas, procedimientos y recursos son de naturaleza jurisdiccional. Además, ha de observarse que ninguna disposición de la Directiva 2004/48 aborda la cuestión de la caducidad por tolerancia, por lo que de la lectura de dicha Directiva no cabe extraer en verdad ninguna conclusión útil para el presente asunto.
Así pues, si se invocase la falta de precisión del texto de las dos normas sujetas aquí a examen, cabría concluir fácilmente que cualquier comportamiento del titular de la marca anterior dirigido a manifestar, de un modo mínimamente activo, su desacuerdo con el uso, por el titular de la marca posterior, de la marca y/o del signo en cuestión podría bastar para interrumpir el plazo de caducidad por tolerancia.
Si la interpretación textual de las dos disposiciones aquí examinadas no es esclarecedora, habrá de atenderse, pues, a la finalidad de las mismas. A este respecto, ha de hacerse constar que el legislador de la Unión ha indicado inequívocamente que se había establecido la caducidad por tolerancia «por razones de seguridad jurídica, y sin perjudicar injustamente los intereses del titular de una marca anterior».(32) Por tanto, para colmar las lagunas legislativas, ha de tenerse debidamente en cuenta la voluntad del legislador de «conciliar el interés del titular de una marca en proteger la función esencial de esta y los intereses de otros operadores económicos en disponer de signos que pueden designar sus productos y servicios».(33)
De cuanto precede se desprende que, en mi opinión, se pone fin a la tolerancia cuando el titular de la marca anterior adopta las medidas de que dispone para poner fin a la vulneración de sus derechos. Y, dado que se trata de conciliar los intereses en presencia al tiempo que se observa la seguridad jurídica de cada individuo, esta oposición debe formalizarse mediante la interposición de los recursos disponibles para la obtención de una solución vinculante.
La formalización de la oposición es, en efecto, necesaria para garantizar, como Heitech y la Comisión han alegado acertadamente, el efecto útil del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95 y de los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009. En efecto, si bien un simple intercambio informal, como el envío de un simple escrito, pudiera bastar para interrumpir el plazo de caducidad, la situación jurídica del titular de la marca posterior (suponiendo que se cumplen los demás requisitos exigidos) nunca podría consolidarse. Pues bien, es evidente que tal no es la voluntad del legislador de la Unión, como ya he recordado anteriormente. Por ejemplo, un escrito en el que se amenace con el ejercicio de acciones judiciales, sin que tal amenaza llegue jamás a concretarse, consistiría, para el titular de la marca anterior, en abstenerse, en el sentido de la sentencia Budějovický Budvar,(34) de adoptar las medidas que están a su alcance para poner remedio a una situación que conoce indudablemente y en prolongar, de este modo, la tolerancia en lugar de interrumpirla. A este respecto, el envío de un escrito de requerimiento tampoco aporta más garantías en cuanto a la seriedad del propósito de invocar sus derechos de forma vinculante.
La formalización de la oposición es necesaria en la medida en que la seguridad jurídica exige que se fijen con precisión tanto el punto de partida del plazo de caducidad(35) como el momento en que es interrumpido o expira. Pues bien, para que así ocurra, solo un acto que manifieste de forma inequívoca el propósito claro y serio de ejercitar sus derechos, como la interposición de un recurso judicial o administrativo, podrá poner fin a la tolerancia.
De cuanto precede se desprende que únicamente la manifestación inequívoca del propósito claro y serio de poner fin a la tolerancia mediante la interposición, por el titular de derechos anteriores, de un recurso judicial o administrativo podrá, si es expresada en un plazo de cinco años contados a partir del conocimiento por este último del uso de la marca posterior, poner fin a la tolerancia en el sentido del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95 y de los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009.
C.Sobre la tercera cuestión prejudicial
Si, como le propongo, el Tribunal de Justicia declarase que solo la interposición de un recurso ante un órgano administrativo o jurisdiccional puede interrumpir el plazo de cinco años y, de este modo, poner fin a la tolerancia en el sentido del artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95 y de los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009, el órgano jurisdiccional remitente solicita al Tribunal de Justicia que precise entonces el momento exacto en el que se considera que dicho plazo ha finalizado.
A este respecto, he de señalar que de mi análisis de las cuestiones prejudiciales primera y segunda se desprende que lo decisivo es la actitud del titular de la marca anterior. A mi juicio, para determinar si el plazo de caducidad por tolerancia ha finalizado, es necesario colocarse en el lugar de este titular para examinar si, desde un punto de vista subjetivo, ha adoptado las medidas necesarias con el objetivo de que se ponga fin a la vulneración de sus derechos interponiendo un recurso judicial. En el momento en que dicho recurso se interpone, se muestra muy a las claras el propósito serio e inequívoco del titular de la marca anterior de ejercitar sus derechos.
Por otro lado, a diferencia del plazo de prescripción, que afecta al ejercicio de un derecho subjetivo que la persona afectada ya no podrá invocar de manera efectiva ante un tribunal,(36) el plazo de caducidad afecta directa e inmediatamente a la capacidad de ejercitar una acción ante un tribunal. Por tanto, la acción no caduca siempre que sea ejercitada en un plazo de cinco años contados a partir del conocimiento del uso y, en consecuencia, a mi juicio, resulta de todo punto lógico que el plazo de caducidad se interrumpa en la fecha del ejercicio de la acción o, más precisamente, de interposición del recurso. Si bien armoniza, en cuanto tal, el plazo de caducidad por tolerancia y, en principio, los efectos de dicha tolerancia, el Derecho de la Unión deja a los Estados miembros plena libertad para establecer los requisitos procesales de la interposición de un recurso (así como los requisitos de su admisibilidad o incluso de su notificación), cuyo objetivo será precisamente poner fin a la tolerancia. En estas circunstancias, considerar que la fecha de interrupción del plazo de caducidad es la fecha de ejercicio de la acción ante los tribunales me parece, en el estado actual del Derecho de la Unión, la solución más satisfactoria y la que mejor puede allanar las diferencias nacionales que pudieran hacerse más evidentes en el curso de las sucesivas fases del procedimiento jurisdiccional. En la fecha del ejercicio de la acción, la intención del titular de la marca anterior puede determinarse con una relativa certeza.(37)
En cambio, tomar como referencia la fecha de notificación de la demanda a la parte demandada me parece más arriesgado, habida cuenta de las diferencias en las prácticas nacionales que he señalado anteriormente. Sobre este aspecto, me adhiero a las reservas expresadas por la Comisión.
Por último, considero también, conviniendo con la Comisión, que si bien, en principio, el plazo de caducidad se interrumpe desde la fecha de ejercicio de la acción ante el órgano jurisdiccional competente, corresponderá, en última instancia, a los órganos jurisdiccionales que conozcan del asunto determinar si tal es el caso. Así, en la medida en que los intereses del titular de la marca posterior también deben ser tomados en consideración, la interrupción del plazo de caducidad solo podrá darse si concurren determinados requisitos, el primero de los cuales es la admisibilidad de la acción ejercitada. De igual modo, puesto que han de tenerse en cuenta dichos intereses, deberá informarse a la parte demandada de la existencia de tal acción en un plazo relativamente corto a partir del ejercicio de la misma. La parte demandante que se demora en regularizar una demanda irregular por razones de forma, por ejemplo, o que, de un modo u otro, obstaculice la tramitación del procedimiento al no dejar claro su propósito real de litigar (al no pagar las costas procesales, por ejemplo) o, como señala el órgano jurisdiccional remitente, se demora por su propia culpa en informar al demandado, de modo que el transcurso del tiempo haya generado en este último una confianza legítima en la posibilidad de invocar la tolerancia, no puede alegar, en estas circunstancias tan particulares, haber interrumpido el plazo de caducidad por tolerancia hasta que, respectivamente, haya regularizado su demanda, abonado las costas procesales o se haya avenido finalmente a las órdenes del órgano jurisdiccional que conoce del asunto para que pueda considerarse finalmente que ha ejercitado efectivamente la acción.
Ha de recordarse que, según el Derecho de la Unión, el plazo de caducidad por tolerancia tiene una duración de cinco años que comenzará a transcurrir a partir del momento en que el titular de la marca anterior ha tenido conocimiento del uso por el titular de la marca posterior. Este plazo de cinco años permite perfectamente a los titulares de derechos anteriores invocar sus derechos, en el contexto de una situación que conocen desde hace largo tiempo, sin esperar hasta la expiración del plazo para ejercitar la acción. De ser tal el caso, les interesaría ejercitar cuanto antes una acción correctamente dirigida y válidamente formulada, so pena de que se les imputase una cierta negligencia.(38)
En estas circunstancias, cuando la expiración del plazo de caducidad por tolerancia se produce entre el ejercicio de dicha acción y su notificación a la parte demandada, corresponderá al órgano jurisdiccional que conozca del asunto apreciar si se ha informado o no con demora a la parte demandada y, de ser tal el caso, si esta demora puede imputarse al comportamiento de la parte demandante durante el procedimiento. En tal supuesto, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá examinar a continuación si tal comportamiento puede poner en cuestión la seriedad de la acción ejercitada ante él y deberá extraer de ello todas las consecuencias relativas al cálculo del plazo de caducidad por tolerancia.
De cuanto precede se desprende que, cuando el titular de la marca anterior interpone un recurso judicial, habrá de considerarse que la fecha de interposición de dicho recurso es la fecha de interrupción del plazo de caducidad de cinco años establecido en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95 y en los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009. Cuando la expiración de dicho plazo se produce entre la interposición de dicho recurso y su notificación a la parte demandada, corresponderá al órgano jurisdiccional que conoce del asunto apreciar si se ha informado o no con demora a la parte demandada y, de ser tal el caso, si esta demora puede imputarse al comportamiento de la parte demandante durante el procedimiento. En tal supuesto, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá examinar a continuación si tal comportamiento puede poner en cuestión la seriedad de la acción ejercitada ante él y deberá extraer de ello todas las consecuencias relativas al cálculo del plazo de caducidad por tolerancia.
D.Sobre la cuarta cuestión prejudicial
Mediante esta cuestión, el órgano jurisdiccional remitente desea saber si, en caso de caducidad, esta afecta no solo a la acción de cesación del uso de la marca posterior, sino también a las acciones subsiguientes o conexas, como las acciones de indemnización de daños y perjuicios, de entrega de información o de destrucción de productos falsificados.
Antes de nada, de responderse a la objeción formulada por la demandante en el litigio principal según la cual, en la medida en que no concurre caducidad en el litigio principal, no procede que el Tribunal de Justicia responda a esta cuarta cuestión prejudicial. Ha de recordarse que, si bien la misión del Tribunal de Justicia es proporcionar una interpretación útil al órgano jurisdiccional remitente de las disposiciones que pretende aplicar, no es competente para pronunciarse sobre los hechos del asunto principal ni para aplicar a medidas o a situaciones nacionales las normas de Derecho de la Unión que haya interpretado, siendo dichas cuestiones de la exclusiva competencia de los órganos jurisdiccionales nacionales.(39) Por consiguiente, el Tribunal de Justicia no puede partir del postulado de que la acción ejercitada por la demandante en el asunto principal ante estos órganos jurisdiccionales no ha prescrito para renunciar a responder a la cuestión planteada.
Volviendo a esta cuarta cuestión, ha de señalarse, en primer lugar, que ni el texto del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95 ni el de los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009 precisan en concreto los efectos de la caducidad. No obstante, de la lectura de estas disposiciones se desprende que, si concurren los requisitos establecidos por lo demás en dichas disposiciones para constatar la caducidad, el titular de la marca anterior «no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior».(40)Sensu contrario, pues, antes de que se sobrevenga la caducidad por tolerancia, el titular de la marca está facultado tanto para solicitar la nulidad de una marca posterior como para oponerse al uso de la misma mediante una acción por violación de la marca.(41)
En cuanto atañe a la marca de la Unión, los efectos de la nulidad se especifican, por su parte, en el artículo 55, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009 a tenor del cual «la declaración de nulidad […] implica que, desde el principio, la marca [de la Unión] careció de los efectos señalados» en dicho Reglamento n.º207/2009, los cuales se rigen por la sección 2 del títuloII del referido Reglamento. La Directiva 2008/95 no contiene disposiciones equivalentes, y del considerando 6 de la misma se desprende que «los Estados miembros deben conservar la facultad de determinar los efectos de la caducidad o de la nulidad de las marcas».
Al igual que el análisis realizado en el marco de las cuestiones prejudiciales primera y segunda, el tenor del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95 y de los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009 debe elucidarse mediante una interpretación teleológica de estas disposiciones. Pues bien, si la caducidad por tolerancia es un mecanismo previsto para garantizar la ponderación de los intereses en presencia para preservar la exigencia de seguridad jurídica, me parecería contrario a esta última que, tras cinco años de tolerancia, el titular de la marca anterior ya no pudiera solicitar la nulidad de la marca posterior ni oponerse a su uso, pero pudiera seguir obteniendo una indemnización por un uso al que no se opuso cuando estaba en condiciones de hacerlo y al que ya no puede oponerse de resultas de la caducidad. En efecto, se pondría en riesgo la deseada seguridad jurídica si el titular de la marca anterior pudiera seguir obteniendo indefinidamente una indemnización a lo largo del uso paralelo tolerado de las dos marcas. Además, precisamente en razón de esta tolerancia, sería un absurdo jurídico obtener la destrucción de productos que no pueden calificarse de falsificados.
Por tanto, me inclino por considerar que la imposibilidad de «oponerse al uso de la marca posterior», en el sentido del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95 y de los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009, debe interpretarse de forma amplia, de modo que, desde el momento en que se haya declarado la caducidad por tolerancia, el titular de la marca anterior pierde todos sus privilegios vinculados al carácter anterior de su marca respecto al titular de la marca posterior cuyo uso ha tolerado y que, por consiguiente, la caducidad por tolerancia debe entenderse en el sentido de que afecta no solamente a la acción de cesación, sino también a las acciones subsiguientes basadas en el derecho sobre la marca anterior, como las acciones de indemnización por daños y perjuicios, de difusión o de destrucción.
V.Conclusión
A la vista del conjunto de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania):
«1)El artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que únicamente la manifestación inequívoca del propósito claro y serio de poner fin a la tolerancia mediante la interposición, por el titular de derechos anteriores, de un recurso judicial o administrativo podrá, si es expresada en un plazo de cinco años contados a partir del conocimiento por este último del uso de la marca posterior, interrumpir el plazo de caducidad por tolerancia.
2)Cuando el titular de la marca anterior interpone un recurso judicial, habrá de considerarse que la fecha de interposición de dicho recurso es la fecha de interrupción del plazo de caducidad de cinco años establecido en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95 y en los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009. Cuando la expiración de dicho plazo se produce entre la interposición de dicho recurso y su notificación a la parte demandada, corresponderá al órgano jurisdiccional que conoce del asunto apreciar si se ha informado o no con demora a la parte demandada y, de ser tal el caso, si esta demora puede imputarse al comportamiento de la parte demandante durante el procedimiento. En tal supuesto, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá examinar a continuación si tal comportamiento puede poner en cuestión la seriedad de la acción ejercitada ante él y deberá extraer de ello todas las consecuencias relativas al cálculo del plazo de caducidad por tolerancia.
3)El artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95 y los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009 deben interpretarse en el sentido de que, desde el momento en que se haya declarado la caducidad por tolerancia, el titular de la marca anterior pierde todos sus privilegios vinculados al carácter anterior de su marca respecto al titular de la marca posterior cuyo uso ha tolerado y que, por consiguiente, la caducidad por tolerancia debe entenderse en el sentido de que afecta no solamente a la acción de cesación, sino también a las acciones subsiguientes basadas en el derecho sobre la marca anterior.»
Lengua original: francés.
Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, «Informe de síntesis — Cuestión Q192 — Tolerancia a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual», 2006, que puede consultarse aquí: https://www.aippi.fr/upload/Gothenburg%202006%20Q189%20190%20191%20192/sr192french.pdf.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).
DO 2008, L299, p.25.
DO 2009, L78,p.1.
BGBl. 1994I, p.3082.
El órgano jurisdiccional remitente señala que, mediante resolución de 5 de junio de 2018, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) declaró que los derechos de marca de la demandante en el litigio principal habían caducado por falta de uso. Dicha demandante interpuso un recurso contra esta resolución ante el Tribunal General. En el momento de la redacción de las presentes conclusiones, dicho recurso se halla todavía pendiente (asunto T‑520/19).
El recurso interpuesto en el litigio principal se dirige igualmente contra RW, el administrador de la demandada en el asunto principal. Salvo indicación en sentido contrario, en las presentes conclusiones se hará conjuntamente referencia a Heitech como demandada en el litigio principal.
Véase el punto 12 de las presentes conclusiones.
A tenor del cual «para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado».
Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).
La Directiva 2008/95 ya no está en vigor desde el 14 de enero de 2019 y fue sustituida por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L336, p.1; corrección de errores en DO 2016, L110, p.5 y DO 2017, L294, p.42). El Reglamento n.º207/2009 ya no está en vigor desde el 30 de septiembre de 2017 y ha sido sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L154, p.1). Las disposiciones de la Directiva 2015/2436 y del Reglamento 2017/1001 relativas a la caducidad por tolerancia son de todo punto similares a las contenidas en la Directiva 2008/95 y en el Reglamento n.º207/2009; véase, a título comparativo, el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2015/2436 y los artículos 61, apartados 1 y 2, y 138, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.
Véase el artículo 1 del Reglamento n.º207/2009.
Véase el artículo 1 de la Directiva 2008/95.
Para conocer en detalle estas diferentes pretensiones, véanse los puntos 23 y ss. de las presentes conclusiones.
Dado que el artículo 9, apartado 2, de la Directiva 2008/95 permite a los Estados miembros extender la aplicación del artículo 9, apartado 1, de dicha Directiva a los casos mencionados en aquel, la interpretación que se dé a esta última disposición valdrá igualmente para la aplicación, por los Estados miembros, del artículo 9, apartado 2, de la referida Directiva.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).
Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L40, p.1).
Véanse, por analogía, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartados 28y29.
Véanse la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartados 30a32.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartado33.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartado35.
Véase, por analogía, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartado37.
Véase la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartado 39 y jurisprudencia citada.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartado 44. El subrayado esmío.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartado47.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartado48.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartado48.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).
Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).
DO 2004, L157, p.45; corrección de errores en DO 2004, L195, p.16; DO 2004, L351, p.44 y DO 2007, L204, p.27.
Considerando 12 de la Directiva 2008/95.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartado 48. Véanse también el apartado 34 de dicha sentencia y la jurisprudencia citada.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).
Véase en un contexto, no obstante, por completo distinto, la sentencia de 16 de mayo de 2000, Preston y otros (C‑78/98, EU:C:2000:247), apartado68.
Véase la sentencia de 8 de noviembre de 2012, Evropaïki Dynamiki/Comisión (C‑469/11P, EU:C:2012:705), apartado52.
Esta certeza solo puede ser relativa en tanto no se ha dictado una decisión judicial sobre el fondo y en la medida en que, por ejemplo, es siempre posible desistir de la acción durante el procedimiento.
Una vez más, todo dependerá de la apreciación por el tribunal del conjunto de las circunstancias del asunto sometido a su examen. Por ejemplo, en el caso de una acción ejercitada una vez expirado el plazo de cinco años, pero cuando las dos partes interesadas llevan largo tiempo negociando o intentando llegar a un arreglo extrajudicial del litigio, es indudable que la tardanza en el ejercicio de la acción no puede interpretarse como una negligencia del titular de la marca anterior.
Entre una abundante jurisprudencia, véase en particular la sentencia de 7 de septiembre de 2006, Jehle, Weinhaus Kiderlen (C‑489/04, EU:C:2006:527), apartado 36 y jurisprudencia citada.
Artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95. El artículo 54 del Reglamento n.º207/2009 está redactado en términos similares pero no estrictamente idénticos.
Véase el auto de 10 de marzo de 2015, Rosa dels Vents Assessoria (C‑491/14, EU:C:2015:161), apartado25.