«Recurso de casación – Marca comunitaria – Artículo 7, apartados 1, letrab), y 3, del Reglamento (CE) nº40/94

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera)

de 22 de junio de 2006 (*)

«Recurso de casación – Marca comunitaria – Artículo 7, apartados 1, letrab), y 3, del Reglamento (CE) nº40/94 – Motivo absoluto de denegación de registro – Marca figurativa – Representación de un envoltorio de caramelo de color dorado – Carácter distintivo»

En el asunto C‑25/05P,

que tiene por objeto un recurso de casación interpuesto, con arreglo al artículo 56 del Estatuto del Tribunal de Justicia, el 24 de enero de2005,

August Storck KG, con domicilio social en Berlín, representada por las Sras. I. Rohr y H. Wrage-Molkenthin y el Sr. T. Reher, Rechtsanwälte,

parte recurrente,

y en el que la otra parte en el procedimientoes:

Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI), representada por el Sr. G. Schneider, en calidad de agente,

parte demandada en primera instancia,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Primera),

integrado por el Sr. P. Jann, Presidente de Sala, y la Sra. N. Colneric y los Sres. J.N. Cunha Rodrigues, M. Ilešič (Ponente) y E. Levits, Jueces;

Abogado General: Sr. D. Ruiz-Jarabo Colomer;

Secretario: Sr. B. Fülöp, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 16 de febrero de2006;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 23 de marzo de2006;

dicta la siguiente

Sentencia

1Mediante su recurso de casación, August Storck KG solicita la anulación de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Cuarta) de 10 de noviembre de 2004, Storck/OAMI (Forma de papillote) (T‑402/02, Rec. p.II‑0000; en lo sucesivo, «sentencia recurrida»), por la que éste desestimó su recurso dirigido a obtener la anulación de la resolución de la Cuarta Sala de Recurso de la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, dibujos y modelos) (OAMI) de 18 de octubre de 2002 (asunto R256/2001-2) (en lo sucesivo, «resolución impugnada»), por la que se deniega el registro de una marca figurativa que representa una forma de envoltorio retorcido (forma de papillote) de caramelos de color dorado.

Marco jurídico

2El Reglamento (CE) nº40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria (DO 1994, L 11, p.1), dispone, en su artículo 7, titulado «Motivos de denegación absolutos»:

«1.Se denegará el registro de:

[…]

b)las marcas que carezcan de carácter distintivo;

[…]

2.El apartado 1 se aplicará incluso si los motivos de denegación sólo existieren en una parte de la Comunidad.

3.Las letrasb), c) y d) del apartado 1 no se aplicarán si la marca hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicite el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma.»

3El artículo 73 del Reglamento nº40/94, titulado «Motivación de las resoluciones», dispone:

«Las resoluciones de la Oficina se motivarán. Solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.»

4El artículo 74 del Reglamento nº40/94, titulado «Examen de oficio de los hechos», precisa, en su apartado1:

«En el curso del procedimiento, la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.»

Antecedentes del litigio

5El 30 de marzo de 1998, la demandante presentó ante la OAMI, con arreglo al Reglamento nº40/94, una solicitud de registro como marca comunitaria de una marca figurativa correspondiente a la representación bidimensional, en perspectiva, de un caramelo envasado en un envoltorio retorcido (forma de papillote) de color dorado, que se reproduce a continuación:

6Los productos para los que se solicitó el registro son los «carmelos» y están comprendidos en la clase 30 del Arreglo de Niza relativo a la Clasificación Internacional de Productos y Servicios para el Registro de las Marcas, de 15 de junio de 1957, revisado y modificado.

7En una resolución de 19 de enero de 2001 el examinador desestimó la solicitud, porque el signo carecía de carácter distintivo en el sentido del artículo7, apartado1, letrab), del Reglamento nº40/94 y porque tampoco lo había adquirido por el uso en el sentido del apartado3 de ese mismo artículo.

8Mediante la resolución impugnada, la Segunda Sala de Recurso de la OAMI confirmó la resolución del examinador. En cuanto al carácter distintivo ab initio, declaró, en particular, que el color dorado que aparecía en la representación gráfica de la marca solicitada era de utilización habitual y frecuente en el comercio para los envoltorios de caramelos. Asimismo, consideró que las pruebas presentadas por la demandante no demostraban que dicha marca hubiera adquirido carácter distintivo para los caramelos en general, y en particular para los toffees, como consecuencia del uso que se había hecho deella.

El procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia y la sentencia recurrida

9La demandante interpuso un recurso ante el Tribunal de Primera Instancia basado en cuatro motivos, a los efectos de la anulación de la resolución impugnada.

10En cuanto al primer motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento nº40/94, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 55 a 62 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había concluido acertadamente que la marca solicitada carecía de carácter distintivo, en el sentido de dicha disposición, por las siguientes razones:

«55.Resulta obligado observar que la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho alguno al considerar que “la configuración de la marca controvertida (envoltorio retorcido, color marrón claro o dorado) no se [diferenciaba] esencialmente de las otras presentaciones habituales en el comercio” (apartado 14 de la resolución impugnada).

56.En efecto, la Sala de Recurso declaró acertadamente, en el apartado 15 de la resolución impugnada, que la forma del envoltorio controvertido es “una forma de envoltorio de caramelos normal y tradicional” y que hay “numerosos caramelos acondicionados de esta forma en el mercado”. Lo mismo se puede decir en relación con el color del envoltorio de que se trata, que es el marrón claro (caramelo), o, como resulta de la representación gráfica de la marca solicitada, el dorado o el tono dorado. Estos colores no son infrecuentes por sí mismos, y se utilizan con cierta frecuencia para los envoltorios de caramelos, como señaló pertinentemente la Sala de Recurso en el apartado 16 de la resolución impugnada. De este modo, la Sala de Recurso consideró acertadamente, en el apartado 18 de la resolución impugnada que, en el presente asunto, el consumidor medio no percibe que la marca es, en sí misma, una indicación del origen comercial del producto, sino que es un envoltorio de caramelo, ni más ni menos […]

57.Así pues, las características de la combinación de forma y de color de la marca solicitada no se apartan suficientemente de las formas básicas utilizadas frecuentemente para el envasado de caramelos o de toffees y, por lo tanto, no pueden ser memorizadas por el público correspondiente como indicadores de origen comercial. En efecto, el envoltorio retorcido (forma de papillote), en su color marrón claro o dorado, no se diferencia sustancialmente de los envoltorios de los productos de que se trata (caramelos, toffees) utilizados normalmente en el comercio, que acuden así con facilidad a la mente como una forma de envoltorio típica de dichos productos.

[…]

60.[…] la Sala de Recurso se refirió acertadamente, en los apartados 19 y 20 de la resolución impugnada, al riesgo de monopolización del envoltorio de que se trata para los caramelos, puesto que este análisis confirmaba la falta de carácter distintivo de tal envoltorio para dichos productos, de conformidad con el interés general subyacente al motivo de denegación absoluto basado en el artículo 7, apartado 1, letrac), del Reglamento nº40/94.

[…]

62.Del conjunto de las consideraciones precedentes resulta que la marca solicitada, tal como la percibe un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, no es adecuada para identificar los productos de que se trata ni para distinguirlos de los que tengan otro origen comercial. Por lo tanto, carece de carácter distintivo en relación con tales productos.»

11Por lo que se refiere al segundo motivo, basado en la infracción del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº40/94, el Tribunal de Primera Instancia consideró, en los apartados 82 a 89 de la sentencia recurrida, que la demandante no demostraba que la marca solicitada hubiera adquirido, en toda la Comunidad, carácter distintivo como consecuencia del uso que se había hecho de la misma, en el sentido de dicha disposición, en particular por los siguientes motivos:

«82.En primer lugar, en cuanto a las alegaciones de la demandante basadas en el volumen de ventas de los productos de que se trata en la Comunidad durante el período 1994-1998, la Sala de Recurso consideró acertadamente que no demostraban que la marca solicitada hubiera adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso que de ésta se había hecho.

83.En el apartado 25 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso estimó acertadamente que tales cifras no permitían evaluar la cuota del mercado afectado que correspondía a la demandante en relación con la marca solicitada. En efecto, a pesar de las informaciones sobre el número de unidades y las toneladas de caramelos vendidos con el envoltorio de que se trata que se desprenden de dichos datos, “una apreciación realista de la implantación [de la demandante] en el mercado resulta imposible, debido a la falta de datos sobre el volumen total del mercado de productos que se debe considerar o de evaluaciones de ventas de empresas competidoras, con las que poder comparar los volúmenes de la demandante”. […]

84.Seguidamente, la Sala de Recurso estimó también justificadamente que los gastos de publicidad efectuados por la demandante planteaban los mismos problemas que los volúmenes de ventas anteriormente citados. De este modo, en el apartado 26 de la resolución impugnada, la Sala de Recurso subrayó que los datos aportados por la demandante sobre estos gastos no tenían ninguna utilidad, en la medida en que “ningún elemento permitía formarse una idea del volumen publicitario para el mercado de los productos afectados”. […] Por lo tanto, este material publicitario no puede probar […] que el público interesado percibe que dicha marca indica el origen comercial de los productos de que se trata […]

85.Por otra parte, como la Sala de Recurso declaró en el mismo apartado de la resolución impugnada, los gastos de que se trata no eran muy elevados “en una buena parte de Estados miembros de la Unión Europea”, añadiendo “que se carecía totalmente de dichos datos en relación con determinados Estados miembros”. En efecto, para ningún año del período de referencia (1994-1998), los referidos gastos cubren todos los Estados miembros de la Unión Europea.

86.[…] debe considerarse que el motivo de denegación absoluto previsto en el artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento nº40/94 existe, con respecto a la marca solicitada, en toda la Comunidad. Por lo tanto, dicha marca debe haber adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso en toda la Comunidad para poder ser registrada, en virtud del artículo 7, apartado 3, del mismo Reglamento […]

87.En estas circunstancias, los gastos publicitarios aludidos no pueden, en ningún caso, constituir la prueba de que, en toda la Comunidad y para el período 1994-1998, el público pertinente, o al menos una parte significativa de éste, percibía que la marca solicitada indicaba el origen comercial de los productos afectados.

[…]»

12Sobre el tercer motivo, basado en la infracción del artículo 74, apartado 1, primera frase, del Reglamento nº40/94, el Tribunal de Primera Instancia declaró que la Sala de Recurso no había infringido esta disposición por el siguiente motivo, que figura en el apartado 58 de la sentencia recurrida, al que se remite el apartado 95 de la misma sentencia:

«La referencia, [en] la resolución impugnada, a la práctica habitual en el comercio de los caramelos o de los toffees, sin que se hayan presentado ejemplos concretos de esta práctica, no desvirtúa la apreciación de la Sala de Recurso acerca de la falta de carácter distintivo intrínseco de la marca solicitada. En efecto, al considerar que la combinación de forma y de color de la marca solicitada no era infrecuente en el comercio, la Sala de Recurso basó su análisis, en esencia, en hechos que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de productos de consumo general, hechos que cualquier persona puede conocer y que son, en particular, conocidos por los consumidores de dichos productos […]»

13Por último, en cuanto al cuarto motivo, basado en la infracción del artículo 73 del Reglamento nº40/94, el Tribunal de Primera Instancia declaró en particular, en los apartados 103 a 105 de la sentencia recurrida, que no podía reprocharse a la Sala de Recurso haber basado su resolución en motivos sobre los que la demandante no había podido pronunciarse, puesto que el examinador ya había considerado, en su resolución, que «el volumen de negocios de la demandante no permitía deducir que el consumidor asociaba los caramelos con su envoltorio y los consideraba como pertenecientes a una misma empresa» y que, «a falta de cifras comparativas de empresas competidoras o de datos sobre el mercado en su conjunto, era imposible apreciar los volúmenes de negocios».

El recurso de casación

14En su recurso de casación, en apoyo del cual invoca cuatro motivos, la recurrente solicita al Tribunal de Justiciaque:

–Anule la sentencia recurrida.

–Con carácter principal, resuelva definitivamente el asunto y estime las pretensiones formuladas en primera instancia.

–Con carácter subsidiario, devuelva el asunto al Tribunal de Primera Instancia.

–Condene en costas a laOAMI.

15La OAMI solicita al Tribunal de Primera Instancia que desestime el recurso de casación y condene en costas a la recurrente.

Sobre el primer motivo

Alegaciones de las partes

16Mediante su primer motivo, que se divide en tres partes, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento nº40/94.

17En primer lugar, según la recurrente, en el apartado 55 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia supeditó equivocadamente la consideración del carácter distintivo de la marca solicitada al requisito de que se diferenciara suficientemente de las presentaciones de caramelos habitualmente utilizadas en el comercio y, por lo tanto, exigió requisitos más estrictos de los que normalmente se exigen para reconocer dicho carácter.

18El Tribunal de Primera Instancia se equivocó asimismo al exigir que la marca solicitada se diferencie sustancialmente de las marcas similares que puedan existir en el ramo de las golosinas.

19Según la recurrente, la circunstancia de que se pueda producir una confusión con los productos de otra procedencia sólo es relevante en el marco de una oposición basada en el riesgo de confusión de la marca solicitada con una marca anterior.

20En segundo lugar, a juicio de la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia incurrió también en un error de Derecho al basarse, en el apartado 60 de la sentencia recurrida, en el «riesgo de monopolización del envoltorio de que se trata para los caramelos» para motivar la falta de carácter distintivo de la marca solicitada. Según la recurrente, no procede tomar en consideración un eventual imperativo de disponibilidad en el marco del artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento nº40/94.

21Por último, en opinión de la recurrente, la Sala de Recurso y el Tribunal de Primera Instancia no investigaron si la marca solicitada posee en sí misma, con independencia de las presentaciones de envoltorios de caramelos similares existentes en el mercado, un mínimo grado de carácter distintivo. Según la recurrente, si el Tribunal de Primera Instancia hubiera realizado dicha investigación, habría concluido que dicha marca no carece de carácter distintivo.

22La OAMI responde, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia no sometió en absoluto la marca solicitada a criterios más estrictos que los aplicables a las marcas denominativas o figurativas, sino que aplicó la jurisprudencia reiterada según la cual es necesario que la forma del producto cuyo registro se solicita como marca difiera de manera significativa de la norma o de los usos del ramo pertinente. Esta jurisprudencia, desarrollada para las marcas tridimensionales, debe aplicarse también cuando, como en el presente asunto, la marca solicitada es la representación bidimensional de la forma tridimensional del producto de que se trata.

23En segundo lugar, alega que el Tribunal de Primera Instancia no justificó su afirmación de que la marca solicitada carece de carácter distintivo por la existencia de un riesgo de monopolización.

24En último lugar, la alegación según la cual el Tribunal de Primera Instancia debía haber concluido que la marca solicitada presenta carácter distintivo trata de poner en tela de juicio su apreciación de los hechos y, por lo tanto, es inadmisible en el marco del recurso de casación.

Apreciación del Tribunal de Justicia

25En cuanto a la primera parte del primer motivo, según una jurisprudencia reiterada, el carácter distintivo de una marca, con arreglo al artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento nº40/94, debe apreciarse, por una parte, en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro y, por otra, con la percepción que de ellos tiene el público relevante, que es el consumidor medio de tales productos o servicios, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz (véanse, en particular, las sentencias de 29 de abril de 2004, Henkel/OAMI, C‑456/01P y C‑457/01P, Rec. p.I‑5089, apartado 35, y de 12 de enero de 2006, Deutsche SiSi-Werke/OAMI, C‑173/04P, Rec. p.I‑0000, apartado25).

26Según una jurisprudencia asimismo reiterada, los criterios de apreciación del carácter distintivo de las marcas tridimensionales constituidas por la forma del propio producto no difieren de los aplicables a otros tipos de marcas (véanse las sentencias Henkel/OAMI, antes citada, apartado 38; de 7 de octubre de 2004, Mag Instrument/OAMI, C‑136/02P, Rec. p.I‑9165, apartado 30, y Deutsche SiSi-Werke/OAMI, antes citada, apartado27).

27No obstante, en el marco de la aplicación de dichos criterios, la percepción del público pertinente no es necesariamente la misma en el caso de una marca tridimensional, constituida por el aspecto del propio producto, que en el caso de una marca denominativa o figurativa, que consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa. En efecto, los consumidores medios no tienen la costumbre de presumir el origen de los productos basándose en su forma o en la de su envase, al margen de todo elemento gráfico o textual, y, por consiguiente, puede resultar más difícil acreditar el carácter distintivo cuando se trate de una marca tridimensional que cuando se trate de una marca denominativa o figurativa (véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, Henkel/OAMI, apartado 38; Mag Instrument/OAMI, apartado30, Deutsche SiSi-Werk/OAMI, apartado28).

28En tales circunstancias, sólo una marca que, de una manera significativa, difiera de la norma o de los usos de ese ramo y que, por este motivo, cumpla su función esencial de origen no está desprovista de carácter distintivo a efectos del artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento nº40/94 (véanse, en particular, las sentencias, antes citadas, Henkel/OAMI, apartado 39; Mag Instrument/OAMI, apartado31, y Deutsche Sisi-Werke/OAMI, apartado31).

29Esta jurisprudencia, desarrollada en relación con marcas tridimensionales constituidas por el aspecto del propio producto, también es válida cuando, como ocurre en el presente asunto, la marca solicitada es una marca figurativa constituida por la representación bidimensional de dicho producto. En efecto, en ese caso, la marca tampoco consiste en un signo independiente del aspecto de los productos que designa.

30Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia tomó en consideración, acertadamente, las formas y colores de envoltorios de caramelos habitualmente utilizados en el comercio para apreciar si la marca solicitada carece o no de carácter distintivo.

31El Tribunal de Primera Instancia consideró, en el apartado 55 de la sentencia recurrida, que «la Sala de Recurso no incurrió en error de Derecho alguno al considerar que “la configuración de la marca controvertida […] no se [diferenciaba] esencialmente de las otras presentaciones habituales en el comercio”», y, en el apartado 57 de la misma sentencia, que el envoltorio de que se trata «no se diferencia sustancialmente» de los envoltorios de los caramelos y toffees habitualmente utilizados en el comercio. En la medida en que el requisito de una diferencia fundamental o sustancial va más allá de la mera divergencia exigible en virtud de la jurisprudencia citada en el apartado 28 de la presente sentencia, el Tribunal de Primera Instancia habría incurrido en error de Derecho de haber supeditado el reconocimiento del carácter distintivo de la marca solicitada al respeto de dicho requisito.

32Sin embargo, ello no es así. En efecto, en los apartados 56 y 57 de la sentencia recurrida el Tribunal de Primera Instancia hizo suyas, en particular, las apreciaciones fácticas de la Sala de Recurso y consideró que la forma del envoltorio controvertido es una forma de envoltorio normal y tradicional, que hay numerosos caramelos envasados de esta forma en el mercado, que el color dorado del envoltorio controvertido no es infrecuente por sí mismo y se utiliza con cierta frecuencia para los envoltorios de caramelos, que las características de la combinación de forma y color de la marca solicitada no se apartan suficientemente de las formas básicas utilizadas frecuentemente para el envasado de caramelos y que el envoltorio controvertido viene con facilidad a la mente como una forma de envoltorio típica de dichos productos.

33Mediante estas afirmaciones, el Tribunal de Primera Instancia demostró de manera suficiente que la marca solicitada no difiere sustancialmente de la norma o de los usos en el ramo de las golosinas. Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho alguno al concluir que la citada marca carece de carácter distintivo.

34En cuanto a la alegación de la recurrente según la cual el Tribunal de Primera Instancia exigió que la marca solicitada se distinga sustancialmente de las marcas similares que puedan existir en el ramo de las golosinas, se basa en una interpretación equivocada de la sentencia recurrida, puesto que el Tribunal de Primera Instancia no investigó en absoluto si otras marcas utilizadas para ese tipo de productos eran idénticas o similares a la marca solicitada.

35Por lo tanto, debe desestimarse por infundada la primera parte del primer motivo.

36En cuanto a la segunda parte del primer motivo, basta con señalar que el Tribunal de Primera Instancia no fundamentó su conclusión de que la marca solicitada carece de carácter distintivo en la existencia de un riesgo de monopolización del envoltorio de que se trata para los caramelos. En efecto, en el apartado 60 de la sentencia recurrida, el Tribunal de Primera Instancia se limitó a decir que ese riesgo viene a confirmar la afirmación, realizada en los apartados 53 a 57 de dicha sentencia, de que la marca solicitada carece de carácter distintivo.

37Por lo tanto, esta parte debe desestimarse por infundada.

38Por último, por lo que se refiere a la última parte del primer motivo, por un lado, como resulta del apartado 30 de la presente sentencia, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho alguno al tomar en consideración los envoltorios de caramelos habitualmente utilizados en el comercio para apreciar si la marca solicitada carece o no de carácter distintivo.

39Por otro lado, en la medida en que reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber concluido que la marca solicitada carece de carácter distintivo, esta parte del primer motivo se dirige en realidad a conseguir que el Tribunal de Justicia sustituya la apreciación de los hechos realizada por el Tribunal de Primera Instancia por la suya propia.

40En efecto, las afirmaciones realizadas por el Tribunal de Primera Instancia en los apartados 56 y 57 de la sentencia recurrida y recordadas en el apartado 32 de la presente sentencia constituyen apreciaciones de naturaleza fáctica. Ahora bien, como se desprende de los artículos 225CE, apartado 1, y 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia, el recurso de casación se limita a las cuestiones de Derecho. Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia es el único competente para comprobar y apreciar los hechos pertinentes, así como para valorar los elementos de prueba. La apreciación de los hechos y pruebas no constituye, pues, una cuestión de Derecho sujeta como tal al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación, salvo en el supuesto de desnaturalización de éstos (véanse, en particular, las sentencias de 19 de septiembre de 2002, DKV/OAMI, C‑104/00P, Rec. p.I‑7561, apartado 22, y Deutsche SiSi-Werke/OAMI, antes citada, apartado35).

41Dado que no se ha alegado ninguna desnaturalización de los hechos y elementos de prueba presentados ante el Tribunal de Primera Instancia, procede declarar la inadmisibilidad parcial de la segunda parte del primer motivo y desestimarla por ser parcialmente infundada y, por lo tanto, desestimar dicho motivo en su totalidad.

Sobre el segundo motivo

Alegaciones de las partes

42Mediante su segundo motivo, la recurrente reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber infringido, en los apartados 55 a 58 de la sentencia recurrida, el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº40/94, con arreglo al cual la OAMI procederá al examen de oficio de los hechos.

43Según la recurrente, de esta disposición se desprende que la Sala de Recurso no podía limitarse a comunicar el resultado de su propia apreciación subjetiva de la situación del mercado, sino que debería haber ordenado las diligencias de prueba y presentado ejemplos concretos de envoltorios de aspecto supuestamente idéntico al de la marca solicitada, cuya existencia alegaba para concluir que la citada marca tenía carácter «usual». Al no haber indicado la Sala de Recurso cuáles eran esos envoltorios, la recurrente se vio privada de la posibilidad de rebatir la pertinencia de dichos ejemplos.

44Al declarar, en el apartado 58 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso se había basado en hechos que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida y al acoger las alegaciones no fundamentadas de la Sala de Recurso, el Tribunal de Primera Instancia incumplió la obligación de instruir los hechos que incumbe a la OAMI en virtud del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº40/94.

45La OAMI solicita, con carácter principal, la inadmisibilidd del segundo motivo en la medida en que la recurrente se limita a reproducir textualmente un motivo ya presentado ante el Tribunal de Primera Instancia y rechazado por éste sin criticar la respuesta del Tribunal de Primera Instancia.

46Con carácter subsidiario, la OAMI considera que ese motivo es infundado. El artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº40/94 impone únicamente a la OAMI instruir los hechos y no le obliga a demostrar concretamente todas las apreciaciones de hecho que realiza.

Apreciación del Tribunal de Justicia

47Con arreglo a los artículos 225CE, 58, párrafo primero, del Estatuto del Tribunal de Justicia y 112, apartado 1, letrac), del Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Justicia, un recurso de casación debe indicar de manera precisa los elementos impugnados de la sentencia cuya anulación se solicita, así como los fundamentos jurídicos que apoyan de manera específica esta pretensión. No cumple este requisito el recurso de casación que, aunque no incluya ninguna argumentación destinada específicamente a identificar el error de Derecho de que adolezca la sentencia recurrida, se limite a repetir o a reproducir textualmente los motivos y las alegaciones ya formulados ante el Tribunal de Primera Instancia (véanse, en particular, las sentencias de 4 de julio de 2000, Bergaderm y Goupil/Comisión, C‑352/98P, Rec. p.I‑5291, apartados 34 y 35, y de 7 de julio de 2005, Le Pen/Parlamento, C‑208/03P, Rec. p.I‑6051, apartado39).

48En cambio, cuando un recurrente impugna la interpretación o la aplicación del Derecho comunitario efectuada por el Tribunal de Primera Instancia, las cuestiones de Derecho examinadas en primera instancia pueden volver a discutirse en el marco de un recurso de casación. En efecto, si un recurrente no pudiera basar su recurso de casación en motivos y alegaciones ya invocados ante el Tribunal de Primera Instancia, se privaría al recurso de casación de una parte de su sentido (véanse, en particular, las sentencias de 6 de marzo de 2003, Interporc/Comisión, C‑41/00P, Rec. p.I‑2125, apartado 17, y Le Pen/Parlamento, antes citada, apartado40).

49Pues bien, el segundo motivo del recurso de casación se dirige precisamente a poner en tela de juicio la interpretación del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº40/94 realizada por el Tribunal de Primera Instancia para desestimar la alegación, formulada en el marco del primer motivo aducido en primera instancia, relativo a la falta de ejemplos concretos que puedan basar las afirmaciones de la Sala de Recurso que se refieren al carácter usual del envoltorio controvertido. Por lo tanto, debe declararse la admisibilidad de dicho motivo.

50En cuanto a su procedencia, es necesario recordar que, según el artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº40/94, los examinadores de la OAMI y, en caso de recurso, las Salas de Recurso de la OAMI deben realizar el examen de oficio de los hechos para determinar si la marca cuyo registro se solicita adolece o no de alguno de los motivos de denegación de registro enunciados en el artículo 7 del mismo Reglamento. De ello resulta que los órganos competentes de la OAMI pueden verse abocados a fundar sus resoluciones en hechos que no fueron invocados por el solicitante.

51Si bien, en principio, corresponde a dichos órganos determinar, en sus resoluciones, la exactitud de tales hechos, ello no es así cuando se alegan hechos notorios.

52A este respecto, procede subrayar que un solicitante a quien la OAMI opone hechos notorios puede impugnar la exactitud de éstos ante el Tribunal de Primera Instancia.

53La consideración, por el Tribunal de Primera Instancia, del carácter notorio o no de los hechos en los que la Sala de Recurso de la OAMI ha basado su decisión constituye una apreciación de naturaleza fáctica, que salvo desnaturalización, escapa al control del Tribunal de Justicia en el marco de un recurso de casación.

54Por lo tanto, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho al considerar, en los apartados 58 y 95 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso había podido legítimamente basar su apreciación de que el envoltorio no es infrecuente en el comercio en hechos que resultan de la experiencia práctica generalmente adquirida de la comercialización de golosinas y que cualquier persona puede conocer, y en particular los consumidores de golosinas, sin que dicha Sala de Recurso esté obligada a presentar ejemplos concretos.

55En consecuencia, procede desestimar por infundado el segundo motivo.

Sobre el tercer motivo

Alegaciones de las partes

56Mediante su tercer motivo, la recurrente alega que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 73 del Reglamento nº40/94, en virtud del cual las resoluciones de la OAMI solamente podrán fundarse en motivos respecto de los cuales las partes hayan podido pronunciarse.

57Al no haber presentado la Sala de Recurso envoltorios de caramelos supuestamente similares al de la marca solicitada, la recurrente no pudo, en ninguna fase del procedimiento, pronunciarse al respecto y fue privada, en particular, de la posibilidad de demostrar que esos envoltorios presentaban en realidad diferencias decisivas con el de la marca solicitada. De este modo, se vulneró, a su juicio, su derecho a seroída.

58Por consiguiente, el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 73 del Reglamento nº40/94, al declarar, en el apartado 58 de la sentencia recurrida, que la Sala de Recurso no estaba obligada a presentar pruebas concretas de la existencia de envoltorios similares al de la marca solicitada y al basar la sentencia recurrida en alegaciones sobre las que la recurrente no había podido pronunciarse.

59La OAMI responde que dicho motivo es manifiestamente infundado. Por una parte, la Sala de Recurso hizo un examen adecuado de las alegaciones de la recurrente al respecto, pero las desestimó. Por otra, habida cuenta de que la recurrente reconoce que presentó formas usuales de envoltorios de caramelos en su recurso ante el Tribunal de Primera Instancia, la recurrente no puede sostener que no tuvo la posibilidad de pronunciarse acerca del modo en que la Sala de Recurso había valorado el mercado de dichos envoltorios.

Apreciación del Tribunal de Justicia

60Por un lado, en la medida en que el tercer motivo del recurso de casación reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber infringido el artículo 73 del Reglamento nº40/94 al no anular la resolución impugnada por basarse en motivos sobre los que la recurrente no había podido pronunciarse, debe declararse la inadmisibilidad de dicho motivo.

61En efecto, según jurisprudencia reiterada, permitir que una de las partes invoque por primera vez ante el Tribunal de Justicia un motivo que no haya invocado ante el Tribunal de Primera Instancia equivaldría a permitirle plantear al Tribunal de Justicia, cuya competencia en materia de recursos de casación es limitada, un litigio más extenso que aquel del que conoció el Tribunal de Primera Instancia. Por lo tanto, en el marco de un recurso de casación, la competencia del Tribunal de Justicia está limitada a la apreciación de la solución jurídica que se haya dado a los motivos objeto de debate ante los jueces de primera instancia (véanse, en particular, las sentencias de 11 de noviembre de 2004, Ramondín y otros/Comisión C‑186/02P y C‑188/02P, Rec. p.I‑10653, apartado60).

62Si bien, ante el Tribunal de Primera Instancia, la recurrente alegó que la Sala de Recurso no había demostrado la exactitud de sus afirmaciones relativas al carácter usual del envoltorio controvertido, sólo formuló esa alegación con el fin de sostener la infracción del artículo 74, apartado 1, del Reglamento nº40/94.

63Por otra parte, el citado motivo es infundado en la medida en que reprocha al Tribunal de Primera Instancia haber infringido, mediante sus propias alegaciones no fundamentadas, el artículo 73 del Reglamento nº40/94.

64En efecto, el respecto de esa disposición se impone en el marco del examen de las solicitudes de registro por los órganos de la OAMI, pero no en el marco del procedimiento ante el Tribunal de Primera Instancia, que se rige por el Estatuto del Tribunal de Justicia y por el Reglamento de Procedimiento del Tribunal de Primera Instancia.

65Además, la recurrente pudo refutar ante el Tribunal de Primera Instancia la afirmación de la Sala de Recurso según la cual el envoltorio de que se trata no se distingue de manera significativa de numerosos envoltorios normalmente utilizados en el mercado de las golosinas, de modo que su derecho de defensa y, en particular, su derecho a ser oída fueron respetados ante dicho órgano jurisdiccional.

66Por consiguiente, procede declarar la inadmisibilidad parcial del tercer motivo y desestimarlo por ser parcialmente infundado.

Sobre el cuarto motivo

Alegaciones de las partes

67Mediante su cuarto motivo, que se divide en dos partes, la recurrente sostiene que el Tribunal de Primera Instancia infringió el artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº40/94 al someter a requisitos erróneos la prueba de que la marca solicitada hubiera adquirido carácter distintivo mediante eluso.

68En primer lugar, a juicio de la recurrente, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al declarar, en los apartados 83 y 84 de la sentencia recurrida, que las cifras de ventas de los productos cubiertos por la marca solicitada y las de gastos publicitarios efectuados para promover esa marca no permiten determinar que ésta haya adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de ella, a falta de indicaciones sobre, respectivamente, la cuota del mercado de las golosinas y la cuota del volumen publicitario para dicho mercado que representan las cifras.

69En efecto, según la recurrente, el conocimiento de una marca no depende de la falta de otras marca más conocidas, sino únicamente de si dicha marca alcanza una difusión en el mercado durante un período prolongado de tiempo y un volumen suficiente, que permita asegurar que dicha marca sea percibida por los consumidores. En consecuencia, la cuota de mercado correspondiente a la marca solicitada no es pertinente a efectos de apreciar si ésta ha adquirido carácter distintivo por el uso cuando haya quedado demostrado que tiene una amplia difusión, en grandes cantidades y a lo largo de un período prolongado de tiempo. Pues bien, en el presente asunto, las cifras presentadas por la recurrente prueban, a su juicio, que ello esasí.

70En segundo lugar, el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de Derecho al considerar, en los apartados 85 a 87 de la sentencia recurrida, que la prueba de que la marca solicitada ha adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de ella debe aportarse respecto a todos los Estados miembros de laUnión.

71Según la recurrente, resulta contrario al objetivo de la Unión, que es abolir las fronteras nacionales y crear un mercado único, exigir una prueba del uso de la marca solicitada por cada Estado miembro. Así, un marca debe ser registrada con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº40/94 si el solicitante presenta la prueba de que ha adquirido carácter distintivo por el uso que se ha hecho de la misma en una parte sustancial del territorio de la Unión, aun cuando, en algunos Estados miembros, dicha marca no haya adquirido tal carácter o el solicitante no pueda aportar la prueba deello.

72En apoyo de este análisis, la recurrente invoca el artículo 142bis, apartado 2, del Reglamento nº40/94, introducido por el Acta relativa a las condiciones de adhesión de la República Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la República de Letonia, la República de Lituania, la República de Hungría, la República de Malta, la República de Polonia, la República de Eslovenia y la República Eslovaca, y a las adaptaciones de los Tratados en los que se fundamenta la Unión (DO 2003, L236, p.33; en lo sucesivo, «Acta de adhesión»), a cuyo tenor, «el registro de una marca comunitaria que sea objeto de solicitud en la fecha de la adhesión no podrá denegarse por ninguno de los motivos de denegación absolutos enumerados en el apartado 1 del artículo 7 [del Reglamento nº40/94] siempre que tales motivos sean aplicables simplemente a causa de la adhesión de un nuevo Estado miembro».

73La OAMI alega que, en la medida en que ella rechaza la obligación de probar que la marca solicitada ha adquirido carácter distintivo por el uso en toda la Comunidad, la recurrente infringe el sistema establecido en el artículo 7 del Reglamento nº40/94.

74Según la OAMI, del artículo 7, apartado 2, del Reglamento nº40/94 resulta en efecto que debe denegarse una solicitud de marca comunitaria aun cuando los motivos de denegación sólo existan en una parte de la Comunidad. Si uno de los motivos de denegación enunciados en el apartado 1, letrasb), c) o d), de dicho artículo se refiere al conjunto de la Comunidad, debe demostrarse el carácter distintivo adquirido por el uso en toda la Comunidad, y no sólo en determinados Estados miembros.

Apreciación del Tribunal de Justicia

75Por lo que se refiere a la primera parte del cuarto motivo, según jurisprudencia reiterada, a los efectos de la apreciación de la adquisición por una marca de un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de ella, pueden tomarse en consideración, en particular, la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de la marca, la importancia de las inversiones realizadas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto o servicio atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales [véanse, en este sentido, en relación con el artículo 3, apartado 3, de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, p.1), disposición que es idéntica, en esencia, al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº40/94, las sentencias de 4 de mayo de 1999, Windsurfing Chiemsee, C‑108/97 y C‑109/97, Rec. p.I‑2779, apartado 51; de 18 de junio de 2002, Philips, C‑299/99, Rec. p.I‑5475, apartado 60, y de 7 de julio de 2005, Nestlé, C‑353/03, Rec. p.I‑6135, apartado31].

76Por lo tanto, la cuota de mercado de la marca es una indicación que puede ser pertinente a efectos de apreciar si dicha marca ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso. Así sucede, en concreto, cuando, como ocurre en el presente asunto, una marca constituida por la forma del producto cuyo registro se solicita carece de carácter distintivo porque no difiere de manera significativa de la norma o de los usos del ramo. En efecto, es probable que, en ese supuesto, dicha marca sólo pueda adquirir carácter distintivo si, como consecuencia del uso que se hace de ella, los productos que cubre la marca suponen una cuota de mercado, no despreciable, de los productos de que se trata.

77Por las mismas razones, la cuota del volumen publicitario para el mercado de los productos de que se trata que representan las inversiones publicitarias efectuadas para promocionar una marca también puede ser una indicación pertinente a efectos de apreciar si dicha marca ha adquirido carácter distintivo por eluso.

78Por otra parte, la cuestión de si tal información es o no necesaria a efectos de apreciar si una marca determinada ha adquirido carácter distintivo por el uso, en el sentido del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº40/94, se enmarca dentro de la apreciación de los hechos por los órganos de la OAMI y, en caso de recurso, por el Tribunal de Primera Instancia.

79En tales circunstancias, el Tribunal de Primera Instancia no incurrió en error de Derecho alguno al considerar, en los apartados 82 a 84 de la sentencia recurrida, que las cifras de venta de los productos de la recurrente y los gastos publicitarios efectuados por ésta no bastan para demostrar que la marca solicitada haya adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de ella, a falta de indicación sobre la cuota que esas cifras y esos gastos representan, respectivamente, en el mercado global de las golosinas y en el volumen global de los gastos publicitarios para dicho mercado.

80Así pues, la primera parte del cuarto motivo carece de fundamento.

81En cuanto a la segunda parte del cuarto motivo, procede recordar que, a tenor del artículo 7, apartado 1, letrab), del Reglamento nº40/94 en relación con el apartado 2 de ese mismo artículo, debe denegarse el registro de una marca si carece de carácter distintivo en una parte de la Comunidad.

82Por otra parte, a tenor del artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº40/94, el apartado 1, letrab), de ese mismo artículo no es aplicable si la marca ha adquirido, para los productos y servicios para los que se solicita el registro, carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho deella.

83De lo antedicho se desprende que una marca sólo puede ser registrada con arreglo al artículo 7, apartado 3, del Reglamento nº40/94, si se aporta la prueba de que, por el uso que se ha hecho de ella, ha adquirido carácter distintivo en la parte de la Comunidad en la que no tenía ab initio tal carácter en el sentido del apartado 1, letrab), del mismo artículo. La parte de la Comunidad a la que se refiere el apartado 2 de dicho artículo puede estar constituida, en su caso, por un solo Estado miembro.

84Contrariamente al análisis efectuado por la recurrente, el artículo 142bis del Reglamento nº40/94, en su versión resultante del Acta de adhesión, corrobora la interpretación precedente.

85En efecto, al estimar necesario introducir una disposición expresa, con arreglo a la cual no puede denegarse el registro de una marca comunitaria, que sea objeto de una solicitud de registro en la fecha de adhesión, por los motivos de denegación absolutos enunciados en el artículo 7, apartado 1, del Reglamento nº40/94 si dichos motivos nacen únicamente de la adhesión de un nuevo Estado miembro, los autores del Acta de adhesión consideraron que, a falta de tal disposición, debería desestimarse dicha solicitud si la marca careciera de carácter distintivo en alguno de los nuevos Estados miembros.

86Dado que, en los apartados 85 a 87 de la sentencia recurrida, tras la apreciación de los hechos y elementos de prueba, el Tribunal de Primera Instancia declaró, por una parte, que la marca solicitada carecía de carácter distintivo ab initio en el conjunto de los Estados miembros de la Comunidad y, por otra, que la recurrente no demostraba que dicha marca había sido objeto de campañas publicitarias en determinados Estados miembros durante el período de referencia, el Tribunal de Primera Instancia consideró acertadamente que las cifras facilitadas relativas a los gastos de publicidad efectuados por la recurrente no permiten aportar la prueba de que la citada marca ha adquirido carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho deella.

87La segunda parte del cuarto motivo también es infundada y, en consecuencia, debe desestimarse en su totalidad.

88Al no haber sido acogido ninguno de los motivos formulados por la recurrente, debe desestimarse el recurso de casación.

Costas

89Con arreglo al artículo 69, apartado 2, del Reglamento de Procedimiento, aplicable al recurso de casación en virtud del artículo 118 del mismo Reglamento, la parte que pierda el proceso será condenada en costas, si así lo hubiera solicitado la otra parte. Por haber solicitado la OAMI la condena de la recurrente y por haber sido desestimados los motivos formulados por ésta, procede condenarla en costas.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Primera) decide:

1)Desestimar el recurso de casación.

2)Condenar en costas a August StorckKG.

Firmas

* Lengua de procedimiento:alemán.