AMPARO DIRECTO 527/2012. CONDE CHICO, S.A. DE C.V. 29 DE NOVIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ. PONENTE: JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA. SECRETARIA: INDIRA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.

QUINTO. Resulta fundado el único concepto de violación expuesto por la quejosa, en el que alega, esencialmente, que la Sala responsable, al emitir la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil doce, viola en su perjuicio las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que realizó una indebida interpretación de los artículos 105 y 106 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Lo anterior es así, refiere la impetrante, en virtud de que la Sala del conocimiento declaró la validez de la resolución contenida en el oficio número 20100385923, de tres de agosto de dos mil diez, a través del cual el coordinador departamental de Conservación de Derechos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, negó la inscripción de la licencia de uso solicitada respecto del nombre comercial número 19103 "Santa Clara Productos Lácteos, S.A. de C.V.", a favor de la empresa Santa Clara desde 1924, Sociedad Anónima de Capital Variable, al considerar que los nombres comerciales no son susceptibles de licenciarse ya que los derechos que se reconocen a través de dicha figura se encuentran vinculados únicamente con la actividad de la persona o empresa que solicita su publicación en la gaceta.

Sin embargo, aduce la inconforme, contrariamente a la determinación alcanzada por la responsable, la naturaleza jurídica del nombre comercial no es limitativa a la persona que obtiene su reconocimiento sino que ésta, a su vez, puede transmitir su uso a un tercero, a efecto de que sea considerado como parte de aquella que obtuvo el uso exclusivo del nombre comercial; de manera que, arguye la quejosa, el uso que el licenciatario haga del nombre comercial no se considera como propio, sino en nombre del titular del derecho reconocido por el instituto, tal y como lo establece el artículo 141 de la Ley de la Propiedad Industrial.

Previo al análisis del concepto de violación sujeto a estudio, y con el propósito de que el mismo se facilite, sea suficientemente claro y, principalmente, se cuente con un marco de referencia de la decisión del presente asunto, este tribunal estima conveniente precisar que la litis del presente asunto se ciñe a determinar la procedencia del registro de la licencia de uso respecto de un nombre comercial, así como a expresar algunas consideraciones sobre aspectos generales de la propiedad industrial, al tenor de lo siguiente:

Entre los signos distintivos susceptibles de derechos de propiedad industrial reconocidos en los tratados internacionales de los que México es parte, como son el Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial y la Convención General Interamericana sobre Protección Marcaria y Comercial, se encuentran los nombres comerciales, que se constituyen por aquella denominación con la que se identifica a una persona física o moral, a su negociación/establecimiento, y tiene como propósito distinguir su actividad comercial respecto de otra de la misma especie, relacionándola directamente con el conjunto de cualidades que la caracterizan, como el grado de honestidad, reputación, confianza, seriedad, eficiencia, entre otras.

Así pues, los nombres comerciales comparten características con otros signos distintivos, como las marcas, toda vez que en ambos casos se reconoce y concede el uso exclusivo respecto de la denominación que se emplea, vinculándola de manera directa con el establecimiento en el que se usa, en el primero de los casos, y con los productos y servicios que amparan, en el segundo de los supuestos; de modo que la finalidad, en ambas figuras, es la de generar una idea o concepto en el consumidor, respecto del bien al que se aplican productos o servicios (marcas) y negociaciones (nombres comerciales).

De lo anterior resulta el valor económico de los signos distintivos de propiedad industrial, en cuanto permiten y son instrumentos para que el comerciante ofrezca y logre vender sus productos o servicios, así como darse a conocer entre el público consumidor; razón por la cual la Ley de la Propiedad Industrial sanciona el aprovechamiento ilícito que cualquier persona, ajena al titular del derecho exclusivo, haga respecto del prestigio que en el mercado haya adquirido una marca, aviso o nombre comercial, sin consentimiento de éste.

Una vez expuesto lo anterior, este tribunal considera que resulta fundado el concepto de violación hecho valer por la quejosa en atención a las siguientes consideraciones.

Se debe señalar que tanto la autoridad demandada, coordinador departamental de Conservación de Derechos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante oficio número 20100385923, de tres de agosto de dos mil diez, como la Sala del conocimiento, en la resolución de treinta y uno de enero de dos mil doce, determinaron que los nombres comerciales no son susceptibles de licenciarse, ya que los derechos que se reconocen a través de dicha figura se encuentran vinculados únicamente con la actividad de la persona o empresa que solicita su publicación en la gaceta, quien debió acreditar el uso previo del signo distintivo en determinada zona geográfica o, incluso, a nivel nacional.

De ahí que las referidas autoridades declararon improcedente la inscripción de la licencia de uso solicitada por la ahora quejosa, Conde Chico, Sociedad Anónima de Capital Variable, respecto del nombre comercial número 19103 "Santa Clara Productos Lácteos, S.A. de C.V.", a favor de la empresa Santa Clara desde 1924, Sociedad Anónima de Capital Variable.

Ahora bien, a efecto de determinar lo fundado del concepto de violación sujeto a estudio, es conducente señalar lo previsto por la Ley de la Propiedad Industrial que, en la parte que interesa, establece lo siguiente:

"Artículo 6o. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, autoridad administrativa en materia de propiedad industrial, es un organismo descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual tendrá las siguientes facultades: ... III. Tramitar y, en su caso, otorgar patentes de invención, y registros de modelos de utilidad, diseños industriales, marcas, y avisos comerciales, emitir declaratorias de notoriedad o fama de marcas, emitir declaratorias de protección a denominaciones de origen, autorizar el uso de las mismas; la publicación de nombres comerciales, así como la inscripción de sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y explotación, y las demás que le otorga esta ley y su reglamento, para el reconocimiento y conservación de los derechos de propiedad industrial; ..."

"Artículo 105. El nombre comercial de una empresa o establecimiento industrial, comercial o de servicios y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos, sin necesidad de registro. La protección abarcará la zona geográfica de la clientela efectiva de la empresa o establecimiento al que se aplique el nombre comercial y se extenderá a toda la República si existe difusión masiva y constante a nivel nacional del mismo."

"Artículo 106. Quien esté usando un nombre comercial podrá solicitar al instituto, la publicación del mismo en la gaceta. Dicha publicación producirá el efecto de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial."

"Artículo 107. La solicitud de publicación de un nombre comercial se presentara por escrito al instituto acompañada de los documentos que acrediten el uso efectivo del nombre comercial aplicado a un giro determinado."

"Artículo 108. Recibida la solicitud y satisfechos los requisitos legales, se efectuará el examen de fondo a fin de determinar si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o a una marca en trámite de registro o a una ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión que ampare productos o servicios iguales o similares relacionados con el giro preponderante de la empresa o establecimiento de que se trate. De no encontrarse anterioridad procederá la publicación."

"Artículo 109. No se publicarán los nombres comerciales que carezcan de elementos que hagan distinguir a la empresa o establecimiento de que se trate de otros de su género, ni aquéllos que contravengan en lo aplicable, las disposiciones contenidas en el artículo 90 de esta ley."

"Artículo 110. Los efectos de la publicación de un nombre comercial durarán diez años, a partir de la fecha de presentación de la solicitud y podrán renovarse por periodos de la misma duración. De no renovarse, cesarán sus efectos."

"Artículo 111. En la transmisión de una empresa o establecimiento se comprenderá el derecho de uso exclusivo del nombre comercial, salvo estipulación en contrario."

"Artículo 112. El nombre comercial se regirá en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en esta ley para las marcas."

"Artículo 136. El titular de una marca registrada o en trámite podrá conceder, mediante convenio, licencia de uso a una o más personas, con relación a todos o algunos de los productos o servicios a los que se aplique dicha marca. La licencia deberá ser inscrita en el instituto para que pueda producir efectos en perjuicio de terceros.

"Artículo 137. Para inscribir una licencia en el instituto bastará formular la solicitud correspondiente en los términos que fije el reglamento de esta ley. Podrá solicitarse mediante una sola promoción la inscripción de licencias de derechos relativos a dos o más solicitudes en trámite o a dos o más marcas registradas cuando el licenciante y el licenciatario sean los mismos en todos ellos. El solicitante deberá identificar cada una de las solicitudes, o registros en los que se hará la inscripción. Las tarifas correspondientes se pagarán en función del número de solicitudes, o registros involucrados."

"Artículo 138. La cancelación de la inscripción de una licencia procederá en los siguientes casos: I. Cuando la soliciten conjuntamente el titular de la marca y el usuario a quien se la (sic) haya concedido la licencia; II. Por nulidad, caducidad o cancelación del registro de marca, o cuando se trate de marcas en trámite y no se obtenga el registro de las mismas, y III. Por orden judicial."

"Artículo 139. Los productos que se vendan o los servicios que se presten por el usuario deberán ser de la misma calidad que los fabricados o prestados por el titular de la marca. Además, esos productos o el establecimiento en donde se presten o contraten los servicios, deberán indicar el nombre del usuario y demás datos que prevenga el reglamento de esta ley."

"Artículo 140. La persona que tenga concedida una licencia inscrita en el instituto, salvo estipulación en contrario, tendrá la facultad de ejercitar las acciones legales de protección de los derechos sobre la marca, como si fuera el propio titular."

"Artículo 141. El uso de la marca por el usuario que tenga concedida licencia inscrita en el instituto, se considerará como realizado por el titular de la marca."

"Artículo 213. Son infracciones administrativas: ... XVII. Usar un nombre comercial o uno semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva, para amparar un establecimiento industrial, comercial o de servicios del mismo o similar giro; ..."