AMPARO DIRECTO 527/2012. CONDE CHICO, S.A. DE C.V. 29 DE NOVIEMBRE DE 2012. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: PATRICIO GONZÁLEZ-LOYOLA PÉREZ. PONENTE: JESÚS ANTONIO NAZAR SEVILLA. SECRETARIA: INDIRA MARTÍNEZ FERNÁNDEZ.

• Que a efecto de proteger y conservar los derechos de propiedad industrial, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se encuentra facultado para reconocer las figuras previstas en la ley de la materia, así como para inscribir sus renovaciones, transmisiones o licencias de uso y de explotación.

• Que el nombre comercial y el derecho a su uso exclusivo estarán protegidos sin necesidad de registro, abarcando la zona geográfica de la clientela efectiva o, incluso, a nivel nacional y, que quien use un nombre comercial, puede solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial su publicación, para lo cual, dicha autoridad realizará los exámenes de forma y fondo respectivos y, de no encontrar impedimento legal alguno en virtud de haberse colmado los requisitos de ley y de no actualizarse alguna causa de negativa, ordenará su publicación en la gaceta, misma que producirá los efectos de establecer la presunción de la buena fe en la adopción y uso del nombre comercial, los cuales durarán diez años, serán renovables y su uso exclusivo será transferido cuando exista transmisión de la empresa titular, salvo estipulación en contrario.

• Que la figura del nombre comercial se regirá, en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido en la Ley de la Propiedad Industrial para las marcas, respecto de las cuales su titular podrá conceder licencia de uso, con relación a todos o algunos de los productos o servicios que ampare; misma que deberá inscribirse ante el instituto, previa solicitud de las partes y podrá ser cancelada en los términos que precisa la ley; que el uso de los derechos exclusivos, materia de la licencia, se considerará como realizado por el propio titular, y que el licenciatario se encuentra facultado para ejercitar las acciones legales de protección de los derechos, salvo estipulación en contrario.

• Que se considera como infracción administrativa el uso de un nombre comercial igual o semejante en grado de confusión, sin el consentimiento de su titular o sin la licencia respectiva.

Como se adelantó al inicio del presente estudio, el concepto de violación sujeto a análisis es fundado en atención a los motivos que se desarrollan enseguida.

La Ley de la Propiedad Industrial contempla como signo distintivo susceptible de protección al nombre comercial, cuyo uso exclusivo será tutelado sin necesidad de registro; asimismo, establece que el interesado podrá solicitar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la publicación de la denominación respectiva, quien analizará que la solicitud cumpla con los requisitos que exige la ley y determinará si existe algún nombre comercial idéntico o semejante en grado de confusión aplicado al mismo giro, en trámite o publicado con anterioridad, o una marca en trámite de registro o ya registrada idéntica o semejante en grado de confusión, que ampare productos o servicios iguales o similares a aquellos con que se relaciona el giro preponderante de la empresa o establecimiento solicitante y, de no encontrarse anterioridad, realizará la respectiva publicación en su gaceta.

Por otra parte, la ley de la materia señala que respecto de los nombres comerciales regirá, en lo que sea aplicable y no haya disposición especial, lo relativo a las marcas, cuyos derechos exclusivos son susceptibles de licenciarse a terceros y que el uso de un nombre comercial igual o semejante en grado de confusión, sin consentimiento o licencia de su titular, constituye una infracción administrativa.

Ahora bien, tal y como se ha señalado, los signos distintivos de propiedad industrial tienen un valor económico primordial, pues desempeñan un papel esencial en las estrategias de desarrollo y comercialización de los titulares de derechos exclusivos, en virtud de que permiten diferenciar unas empresas de otras, así como sus productos y servicios de los de la competencia;(1) discernimiento que se genera a través de la experiencia de compra del consumidor, quien conceptualiza una reputación inherente al signo, creando un valor añadido en él.(2)

En efecto, el público consumidor hace una valoración respecto de un signo distintivo a raíz de la reputación, imagen o del conjunto de cualidades que lo caracterizan, asociándola con productos o servicios, generando así un valor inherente a la denominación que influye en la decisión de compra;(3) de ahí que, a través de los derechos de propiedad industrial se pretende crear un sistema de protección de tal naturaleza que permita a las empresas estar en condiciones de captar la clientela con apoyo de los signos distintivos que permiten identificar sus productos y diferenciarlos de sus competidores,(4) y a los consumidores tener certeza de las cualidades que hallarán en los productos o servicios que se asocien a una marca o signo distintivo.

De ahí que, se dice, existe similitud entre las marcas y los nombres comerciales cuando han sido utilizados por algún tiempo y el titular ha logrado acreditar en el mercado esos productos o servicios, en razón de que en tales casos ambas figuras de propiedad industrial tienen una misma función distintiva respecto de productos o servicios ya que si bien la denominación empleada en nombres comerciales se encuentra vinculada con un establecimiento, lo cierto es que, como se ha dicho, con el transcurso del tiempo y a través de las experiencias de compra el consumidor realiza una valoración del conjunto de cualidades del comerciante (reputación), vinculándola de manera directa con los productos o servicios que éste ofrece, generando así una función distintiva similar a la de cualquier signo marcario. Por lo tanto, aplicando el principio de analogía que refiere que "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición", se justifica que se les asignen semejantes consecuencias jurídicas a ambas instituciones.

De tal modo, puede considerarse que los signos distintivos de propiedad industrial constituyen para los comerciantes un activo susceptible de explotación por sí, o a través del licenciamiento de los derechos exclusivos reconocidos y protegidos por la legislación;(5) figura, la anterior, que permite la divulgación de la denominación, reportando al titular del derecho un mayor reconocimiento ante el público consumidor.(6)

Así pues, de una interpretación armónica de los preceptos citados con antelación, así como de las consideraciones expuestas, válidamente puede señalarse que la licencia que respecto de los derechos exclusivos de marca prevé la Ley de la Propiedad Industrial, es también aplicable a los derechos exclusivos derivados de un nombre comercial; toda vez que ambas figuras atienden a la misma naturaleza en cuanto a que son signos individualizadores de valor económico susceptibles de explotación.

En efecto, tal y como se señaló con antelación, tanto los registros marcarios como las publicaciones relativas a nombres comerciales, atienden a la misma naturaleza en cuanto a que son signos individualizadores, pues a efecto de que sean reconocidos y protegidos los derechos exclusivos del solicitante, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial debe analizar la existencia de alguna semejanza con una denominación ya reconocida, o en trámite, o de la actualización de alguna causa de prohibición para el registro o publicación correspondiente; de ahí que, si a través de la licencia de uso prevista en el capítulo VI de la Ley de la Propiedad Industrial se faculta al titular de un signo distintivo para autorizar a un tercero para el uso de sus derechos exclusivos, resulta inconcuso que dicha licencia es también aplicable a los nombres comerciales.

Lo anterior es así, pues en términos del artículo 112 de la Ley de la Propiedad Industrial, los nombres comerciales se regirán, en lo que resulte aplicable y no haya disposición especial, por lo establecido para las marcas; luego, si ambas figuras de propiedad industrial, a través del registro o publicación efectuado por el instituto, constituyen signos distintivos a través de los cuales se generan derechos exclusivos respecto de una denominación, vinculándola directamente con los productos o servicios que amparan (marcas), o con el establecimiento a que se emplea (nombres comerciales), resulta inconcuso que la licencia que respecto del régimen marcario prevé la ley de la materia, es también aplicable a los derechos exclusivos derivados de un nombre comercial.

Dicho de otro modo, a juicio de este tribunal, la licencia prevista en el artículo 136 de la Ley de la Propiedad Industrial, es igualmente aplicable a los nombres comerciales, pues a través de ésta se concede el uso de los derechos exclusivos de los que es propietario el titular del registro marcario, el cual, como ha sido expuesto, es un signo distintivo al igual que el nombre comercial y, por tanto, se surte el supuesto de aplicación contemplado en el diverso artículo 112 de la ley de la materia.

Máxime que, tal y como lo advierte David Rangel Medina,(7) de una interpretación sistemática de la propia Ley de la Propiedad Industrial, se advierte la facultad de licenciar los derechos exclusivos de un nombre comercial, pues en términos del artículo 213, fracción XVII, de dicho ordenamiento, se considera como infracción a la ley, el uso de un nombre comercial igual o semejante en grado de confusión, sin consentimiento o licencia del titular del derecho exclusivo.

De ahí que este Tribunal Colegiado considera que asiste razón a la impetrante, en razón de que, contrariamente a lo considerado por el coordinador departamental de Conservación de Derechos del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, así como a lo resuelto por la Sala del conocimiento, la licencia que respecto de los derechos exclusivos de marca prevé la Ley de la Propiedad Industrial, es también aplicable a los derechos exclusivos derivados de un nombre comercial, toda vez que ambas figuras atienden a la misma naturaleza en cuanto a que son signos individualizadores.

En las relatadas condiciones, al ser violatoria de garantías la sentencia combatida, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la Sala responsable la deje insubsistente y en su lugar dicte otra, atendiendo a los razonamientos expuestos en la presente ejecutoria.

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 79, 80 y 158, de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.-La Justicia de la Unión ampara y protege a Conde Chico, Sociedad Anónima de Capital Variable, en contra de la sentencia de treinta y uno de enero de dos mil doce, dictada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en el expediente 2120/10-EPI-01-4.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la Sala de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por mayoría de votos de los Magistrados Jean Claude Tron Petit (presidente) y Jesús Antonio Nazar Sevilla, en contra del Magistrado Patricio González-Loyola Pérez, quien formula voto particular; lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el segundo de los nombrados.