SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0586/2024-S2

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de febrero de 2024, cursante a fs. 1 y 265 a 272 vta., el accionante manifestó que:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

En mérito al “CERTIFICADO DE REGISTRO” 155263 - C emitido por el SENAPI, obtuvo el registro de propiedad intelectual de nombre y logotipo de marca “SUPER FARMACIA”; la cual consignó, como características específicas en su descripción el signo distintivo la palabra ‘“super”’ de diseño especial en color rojo y la palabra ‘“Farmacia”’ que lleva letras de boceto peculiar, en el que la ‘“A”’ es de color rojo y el resto de las consonantes azul, acompañada en la parte izquierda de un diseño -círculo con una copa y tres cabezas de serpientes de color blanco con el fondo rojo-.

Por tal motivo, y ante la utilización indebida de su marca ‘“Super Farmacia”’ por Ana María Mamani Alcón, propietaria de las farmacias “…‘Nueva Esperanza’ y ‘Nueva Esperanza I’…” (sic) -hoy tercera interesada-; quien en dichos establecimientos farmacéuticos usó de manera indebida su logotipo, diseño de letras especiales y los colores de su marca registrada; el 10 de marzo de 2022, formuló una acción de infracción a derechos de propiedad industrial contra la mencionada, resuelta a través de la Resolución Administrativa (RA) IF-107/2022 de 12 de diciembre, que declaró probado el citado proceso disponiendo: a) El cese inmediato de todos los actos que constituyan una infracción, prohibiendo el uso de la marca registrada ‘“Super Farmacia”’ y/o similares, particularmente respecto a los elementos distintivos de la misma; y, b) El retiro de letreros y cualquier otro medio publicitario referido a la comercialización de productos farmacéuticos.

No obstante de ello, la tercera interesada impugnó la supra citada Resolución a través de recurso de revocatoria, que fue resuelto mediante la RA IF-REV-003/2023 de 2 de febrero, que resolvió rechazar el mismo, confirmando en consecuencia la RA IF-107/2022; a tal efecto, la nombrada planteó recurso jerárquico, siendo admitido y determinó de manera arbitraria e ilegal, revocar la Resolución de revocatoria, por la RA DGE/INF/J- 150/2023 de 19 de julio, declarando improbada la acción de infracción a derechos de propiedad industrial, aspecto que infiere ser lesivo a su derecho al debido proceso; toda vez que, la mencionada Resolución jerárquica fue emitida sin una adecuada motivación y fundamentación; en el entendido que en sus argumentos no tomó en cuenta que el uso de los letreros por parte de la tercera interesada al ser similares a su marca registrada provocaban una situación de confusión en el consumidor, así como, tampoco realizó un examen en relación al análisis de signos en su conjunto, respecto a la percepción del público o consumidor medio; por tal circunstancia, acude a la vía constitucional en resguardo de sus derechos y garantías presuntamente lesionados con la emisión del señalado fallo jerárquico.

I.1.2. Derechos y garantías supuestamente vulnerados

Denunció la lesión de su derecho al debido proceso en sus componentes fundamentación y motivación, citando al efecto el art. 115 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicitó se conceda la tutela, disponiendo dejar sin efecto la RA DGE/INF/J- 150/2023; y en consecuencia, se emita una nueva resolución debidamente motivada y fundamentada.

I.2. Audiencia y Resolución de la Sala Constitucional

Celebrada la audiencia pública virtual el 19 de febrero de 2024, según consta en acta cursante de fs. 558 a 562, se produjeron los siguientes actuados:

I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción

El accionante a través de sus abogadas, ratificó in extenso el contenido íntegro de la acción de amparo constitucional y ampliándolo refirió que: 1) La RA DGE/INF/J- 150/2023 “…si bien hace referencia a interpretaciones prejudiciales, tal como lo es la interpretación 106, para determinar que la parte denominativa es predominante ante la parte figurativa, indicando en el texto que la doctrina se ha inclinado a considerar que en general el elemento denominativo de la marca mixta, suele ser más característico determinante, tomando en cuenta la fuerza expresiva propia de la palabra que por definición son pronunciables…” (sic); sin embargo, el mismo texto indica que ello no impide que en algunos casos se reconozca la prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta aspectos como el tamaño, color y colocación en un momento dado; 2) En cuanto al elemento gráfico, este por lo general suele ser de mayor importancia cuando evoca conceptos o dibujos abstractos; no obstante, ese punto no fue explicado ni analizado en el citado fallo jerárquico; 3) El demandado, señaló y reiteró en diferentes oportunidades que la denominación “SUPER FARMACIA” sería considerada de distintividad débil por contener palabras de uso común; empero, no explicó por qué en el análisis respectivo decidió separar aquellos elementos, que componen la parte denominativa; y, 4) La autoridad demandada al momento de pronunciar la Resolución jerárquica hizo referencia a “…la interpretación prejudicial 539 en la cual según y de acuerdo a esta interpretación prejudicial se deben considerar cuatro elementos de valoración que son ortográfica, fonética, conceptual, ideológica, gráfico y configurativa…” (sic); sin embargo, en el referido análisis de la indicada Resolución, solamente hizo alusión al tema ortográfico y fonético, más no consideró los demás elementos citados anteriormente.

I.2.2. Informe del demandado

Rafael Rodrigo Soto Frías, Director General Ejecutivo del SENAPI, a través de su representante, mediante informe escrito presentado el 19 de febrero de 2024, cursante de fs. 549 a 556, y en audiencia de garantías, solicitó se deniegue la tutela impetrada manifestando que: i) El peticionante de tutela pretende con la interposición del presente mecanismo de defensa convertir a esta instancia en una fase de apelación o reclamación ante el descontento de la valoración realizada en la Resolución ahora impugnada; ii) El accionante debió plantear demanda contenciosa administrativa ante el Tribunal Supremo de Justicia, instancia competente para realizar la revisión de una resolución administrativa en materia de propiedad industrial; asimismo, antes que se emita el fallo respectivo el mencionado Tribunal se encuentra obligado de solicitar una consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (CAN), sobre la aplicabilidad de la norma al caso concreto; iii) Respecto al análisis de las dos marcas sujetas a controversia, “…SUPERFARMACIA y la otra que es farmacia nueva esperanza y nueva esperanza única…” (sic), corresponde precisar que el vocablo farmacia es una palabra de uso genérico; por tal circunstancia, no puede ser registrable; por consiguiente, esta no puede ingresar dentro de un cotejo marcario; iv) Realizando una separación de “farmacia”, en ambos casos existiría simplemente dos términos que serían absolutamente débiles; toda vez que, por una parte quedaría “super” y por otra “nueva esperanza”, los cuales en mérito a un análisis de tipo ortográfico -primera regla-, no generarían confusión alguna para el consumidor; v) En relación al aspecto fonético -segunda regla-, impele señalar que al ser escuchadas ambas marcas por el oído humano estas tendrían alguna semejanza; empero, no podrían ser confundidas; y, vi) Al existir una adecuada consideración de los parámetros establecidos tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, en el caso concreto la Resolución emitida por esa instancia se encontraría adecuadamente motivada y fundamentada; dado que, la misma se enmarcó en lo dispuesto por el ordenamiento jurídico vigente, no existiendo al respecto lesión alguna a los principios, derechos y garantías constitucionales como pretende hacer valer el solicitante de tutela.

I.2.3. Intervención de la tercera interesada

Ana María Mamani Alcón mediante su abogado, en audiencia de garantías señaló que, la RA DGE/INF/J- 150/2023 emitida por el SENAPI, se encuentra debidamente fundamentada; puesto que, la misma en su desarrollo es clara y concreta, siendo que marcó un parámetro para frenar el abuso generado por parte de una persona; por ello, solicitó se deniegue la tutela impetrada por el accionante, debiendo al efecto mantenerse firme y subsistente el mencionado fallo.

I.2.4. Resolución

La Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, mediante Resolución 47/2024 de 19 de febrero, cursante de fs. 563 a 567, concedió la tutela impetrada, disponiendo dejar sin efecto Resolución Administrativa DGE/INF/J- 150/2023, debiendo la autoridad demandada pronunciar una nueva resolución dentro del plazo establecido por su normativa interna; con base en los siguientes fundamentos: a) Si bien en este caso es posible plantear una demanda contenciosa administrativa, la amplia y uniforme jurisprudencia emitida por el Tribunal Constitucional Plurinacional, estableció que una vez agotada la instancia administrativa, resulta procedente acudir a la justicia constitucional, no siendo al efecto un mecanismo subsidiario la interposición del citado proceso; por consiguiente, en virtud a lo esgrimido, en el caso de autos se habría cumplido con el principio de subsidiariedad; b) El demandado identificó respecto al caso dos elementos a ser considerados: 1) El primero referido a que no existiría una norma clara con relación al análisis morfológico que debe realizar el SENAPI al momento de resolver una causa administrativa por infracción al uso de marca; y, 2) El segundo concerniente a que “…la Decisión 486 de la Comunidad Andina (CAN) no establece claramente cómo se debe realizar un análisis morfológico o si los parámetros para realizar una comparación deben ser la composición ortográfica y la composición fonética” (sic); c) Si bien la autoridad demandada estableció la inexistencia de confusión entre las marcas en conflicto, en atención al análisis ortográfico y fonético, se tiene que al no realizar un examen de tipo morfológico, no tomó en cuenta que si bien la palabra “farmacia” es de uso genérico y universal; sin embargo, en el caso de ambas marcas poseían una similitud en cuanto al tipo de letra y colores; por tal situación, a afecto de esclarecer el asunto controvertido, resulta necesario efectuar el mencionado examen, en mérito del resguardo de la propiedad industrial; y, d) Si en caso el SENAPI observa que en la Decisión 486 de 19 de septiembre de 2020 de la CAN no existe una clara regulación sobre el análisis morfológico, puede solicitar una interpretación judicial.