CONSIDERANDO I
I.1.- Antecedentes de la demanda.
I.1.1.- El demandante desarrolló una extensa relación de antecedentes, a partir de la demanda de cancelación contra la marca GLORIA registrada con Certificado N° 1431-C, de 15 de abril de 2013, hasta la emisión de la resolución emitida en recurso Jerárquico, DGE/CAN/JER 160/2023 de 2 de agosto, que resolvió rechazar el recurso jerárquico interpuesto por GLORIA SA. y en consecuencia, confirmar la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV-N° 010/2023, admitiendo el recurso de Nestlé y rechazando el de GLORIA SA., determinando que la marca no sólo protege “leche evaporada”, sino “productos de lechería.”
I.1.2.- Expuso a continuación, la función principal de una marca, en sentido que es la de identificar los productos o servicios del fabricante, con el objeto de diferenciarlos de los de igual o semejante naturaleza pertenecientes a otra persona o empresa, razón por la que goza de exclusividad y que la marca no sólo es importante para su titular, para el competidor, para el consumidor y para el Estado, sino para ella misma que logra adquirir distintividad que le da vida y eludir cualquier acción que pretenda afectar su registro por falta de uso.
I.1.3.- Sobre el uso de una marca, hizo referencia al principio de uso real y efectivo de la marca en el mercado; principio que establece que una marca se encuentra en uso si sus productos o servicios se encuentran disponibles en el mercado identificados con su marca, de conformidad con su naturaleza y forma de comercialización; es decir, que no se puede pensar que una marca esté en uso sin que distinga productos o servicios en el mercado.
I.1.4.- Respecto de la figura de la cancelación, distinguió las finalidades de uso obligatorio de la marca como de índole esencial y de índole funcional.
Entre las de uso esencial precisó la asociación entre signo y producto en la mente del consumidor a efecto que se haga realidad, así como aproximar el contenido formal del registro a la realidad concreta de utilización de las marcas en el mercado, para determinar; en su caso, si es confundible con otra u otras marcas y eliminar aquellas que, al no ser utilizadas, se convierten en obstáculos para el ingreso de nuevos competidores.
En referencia a las de índole funcional, precisó que tienen por objeto descongestionar el registro de marcas que, estando inscritas, no son utilizadas, para facilitar el acceso de nuevos agentes al mercado y no mantener los activos ociosos.
Agregó que en nuestro sistema el registro de marca persigue una vocación defensiva o con la finalidad de comercializar y posteriormente un producto que nunca sale al mercado; o que luego cae en desuso; o que son utilizadas, pero de forma efímera para posteriormente caer en abandono. Indicó que la solución a este defecto del sistema atributivo de marca, es la figura de cancelación por no uso.
I.1.5.- En lo relativo al procedimiento de la acción de cancelación por no uso, citó el art. 165 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), que faculta a la oficina nacional competente para depurar el registro, a pedido de parte.
Citó al respecto la Interpretación Prejudicial del Tribunal Andino de Justicia dentro del proceso 127-IP-2015, sobre el procedimiento señalado en el art. 170 de la Norma Comunitaria, concluyendo que es un procedimiento ágil, que vencido el plazo de 60 días, la autoridad debe emitir resolución, además de encontrarse prohibida la recepción de pruebas y escritos fuera de ese plazo de 60 días.
I.2.- Fundamentos de la demanda.
I.2.1.- Alegó que de acuerdo con la relación precedente y el procedimiento señalado, es importante partir de la fecha de notificación con la demanda de cancelación de registro de marca a la Société des Produits Nestlé SA., que fue el 7 de mayo de 2013 y que el plazo de 60 días para responder y presentar prueba venció el 31 de julio de 2013, por lo que vencido este plazo, operó la preclusión de esta instancia, generando la caducidad del derecho, por no ejercicio, que además tiene relación con el art. 122 de la Constitución Política del Estado (CPE).
Prosiguió indicando que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), emitió la Resolución Administrativa N° 403/2013 por la que declaró PROBADA la demanda de cancelación y ordenó que en ejecución de fallos, se debe proceder a la cancelación de la marca GLORIA, Reg. 1431-C.
I.2.2.- Se refirió a toda la prueba presentada entre el 7 de mayo y el 31 de julio de 2023; es decir, las pólizas de importación de fs. 18 a 41 de antecedentes administrativos, que no incluyen el nombre de la marca GLORIA y menos de la etiqueta y las facturas presentadas por Nestlé Bolivia SA. de fs. 42 a 346, que no llevan el nombre de la marca GLORIA ni el diseño de la etiqueta.
Indicó que ninguno de esos documentos demuestra el uso real y efectivo de la marca GLORIA y mucho menos el vínculo comercial entre Nestlé Bolivia SA. y Société des Produits Nestlé SA.
Expresó que se atentó contra el debido proceso y el principio de legalidad, cuando el SENAPI permitió a Nestlé arrimar prueba que dentro del periodo probatorio no presentó; que es importante considerar el Auto Supremo (AS.) N° 5/2018 dictado dentro de este caso, como la resolución jerárquica que anuló obrados y que el plazo para presentar pruebas, se mantiene incólume.
En cuanto al cumplimiento de los plazos procesales, hizo referencia al art. 21 de la Ley N° 2341, de Procedimiento Administrativo (LPA), alegando que son de cumplimiento obligatorio y esenciales, no meramente formales, razón por la que no es posible la aplicación del principio de informalismo, citando al respecto la Sentencia Constitucional (SC) N° 1102/2004-R y el Auto Constitucional (AC) N° 23/2010-RCA de 26 de abril.
I.2.3.- En este punto el demandante alegó que la prueba presentada de manera extemporánea, no puede ser considerada de reciente obtención; que los actos que corresponden a cada etapa del proceso deben ser respetados, citando el inc. f) del art. 16 de la LPA, además del art. 5 del Código Procesal Civil (CPC-2013)
Aclaró y precisó, que la excepción a la regla es que después de responder a la demanda, solo se admiten documentos que demuestren un hecho nuevo o que no hubieran sido conocidos anteriormente, como determina el art. 90 del Decreto Supremo (DS.) N° 27113.
Agregó que, en este caso, Nestlé tuvo la oportunidad de ejercer su derecho a presentar prueba en el momento oportuno, sin que hubiera tenido impedimento legal para hacerlo, razón por la que admitir y compulsar esa prueba, importa vulnerar el principio de igualdad de las partes en el proceso, que es lo que ha ocurrido con la Resolución impugnada, DGE/CAN/JER 160/2023 de 2 de agosto.
I.2.4.- Acusó la interpretación y aplicación sesgada del principio de verdad material; que la autoridad jerárquica sobrepuso la aplicación de este principio para admitir y compulsar nueva prueba, vulnerando el derecho al debido proceso en su elemento de igualdad de las partes, así como los principios de seguridad jurídica y de legalidad, previstos en el par. II del art. 115 y en el par. I del art. 180 de la CPE, citando al respecto la SCP N° 809/2018-S1 de 28 de noviembre, para concluir argumentando que no puede utilizarse el principio de verdad material para soslayar el cumplimiento de plazos procesales que son de orden público y cumplimiento obligatorio.
Refirió que el SENAPI, en la resolución impugnada, señaló: “…Por lo referido debe aclararse que el principio de verdad material, es aplicado en tanto no afecte ninguna derecho o garantía constitucional, estableciendo normas que rigen la materia…” (Sic).
I.2.5.- Solicitó que en observancia de la Decisión 472, Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones y la Decisión 500, Estatuto del Tribunal, éste es competente para realizar la interpretación prejudicial de las normas que conforman el ordenamiento jurídico comunitario, a efecto de asegurar la uniforme aplicación de la Decisión 486 de la CAN en el territorio de los países miembros.
Que, en virtud de lo descrito, de conformidad con el art. 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, en concordancia con los arts. 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal, pide que se expidan los exhortos correspondientes conforme se ha establecido en el proceso 47-IP-2014.
En observancia del art. 123 del Estatuto del Tribunal, postuló las preguntas que en relación de los arts. 165, 167 y 170 de la Decisión 486, correspondería al Tribunal Supremo de Justicia, formular.
I.3.- Petitorio.
Concluyó el memorial, solicitando a este Supremo Tribunal de Justicia, que en virtud de las previsiones de la Ley N° 620 de 29 de diciembre de 2014, Ley del Órgano Judicial, N° 25 de 24 de junio de 2010, arts. 778 al 781 del Código de Procedimiento Civil (CPC-1975) y de los arts. 69 y 70 de la LPA, dicte sentencia declarando PROBADA la demanda en todas sus partes y en consecuencia, se declare NULA la Resolución Jerárquica DGE/CAN/JER 160/2023 de 2 de agosto, disponiendo que el SENAPI pronuncie una nueva resolución.