CONSIDERANDO II
II.1.- De la contestación a la demanda.
Mediante providencia de fs. 404, se dispuso que con carácter previo a disponer lo que en derecho corresponda, el impetrante deberá presentar en el plazo de 15 días hábiles, computables a partir de su legal notificación, original o copia legalizada de la diligencia de notificación con la resolución jerárquica que impugna, a efecto del cómputo del plazo previsto por el art. 780 del CPC-1975, bajo alternativa de aplicarse el art. 333 del CPC-2013.
Subsanada la observación precedente, como consta por la literal de fs. 406, mediante Auto de 14 de diciembre de 2023 (fs. 409), se admitió la demanda contenciosa administrativa de fs. 394 a 402, complementada por memorial de fs. 407, en todo lo que hubiese lugar en derecho, corriéndose en traslado a la autoridad demandada para que responda en el término de ley más el que corresponda en razón de la distancia, ordenando asimismo que remita los antecedentes que dieron lugar a la emisión de la resolución impugnada. Por otra parte, a efecto de la citación y emplazamiento a la autoridad demandada, se ordenó que la misma deberá ser citada mediante provisión citatoria, cuyo cumplimiento se encomendó a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Del mismo modo, se ordenó la notificación a la Société des Produits Nestlé SA., representada por Mónica Rivero de Rocabado, en su condición de tercero interesado, ordenándose se libre provisión citatoria, encomendando su cumplimiento a través de la Presidencia del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.
Cursa a fs. 452 el informe del Oficial de Diligencias de la Sala Social, Administrativa, Contenciosa y Contenciosa Administrativa Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, en el que se señala que no se pudo notificar a la representante legal de la Société des Produits Nestlé SA., en el domicilio señalado en el Edificio “Centro Empresarial Calacoto”, ubicado en la calle 22 N° 8232, entre calles Adrián Patiño y prolongación Montenegro, zona de Calacoto, por no corresponder a la empresa señalada.
Cumplida la diligencia de notificación al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, autoridad demandada, el 22 de febrero de 2024 como consta a fs. 453, fue devuelta la provisión librada con el diligenciamiento ordenado y como se verifica por la providencia de fs. 470, se ordenó el arrimo al expediente y se instruyó se libre nueva provisión citatoria para su notificación al tercero interesado, en el domicilio señalado en el memorial de fs. 454, sito en la Zona Calacoto, Av. Ballivián N° 1087 entre calles 17 y 18, Edif. Green Tower, piso 15, Oficina A, de la ciudad de La Paz.
Providenciando el memorial de fs. 460 a 469, como consta a fs. 470, se tuvo apersonado a David Juan Ticona Segales en representación legal de Rafael Rodrigo Soto Frías, en su calidad de Director General Ejecutivo del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), en virtud del Testimonio de Poder N° 753/2023, otorgado ante la Notaría de Fe Pública N° 25, correspondiente al Distrito Judicial de La Paz, a cargo de Yoni Mamani Bautista (fs. 455 a 459), teniéndose por contestada la demanda; finalmente, se dispuso su traslado al demandante a efecto de la réplica.
La autoridad demandada, a través de su memorial de contestación negativa, luego de efectuar una relación de los antecedentes, señaló:
II.1.1.- Sobre la acción de cancelación, alegó que se trata de una manera de extinguir el registro de una marca, que puede ser opuesta por quien tenga interés y que ésta no produce efectos retroactivos, sino hacia futuro, desde el momento en que se produce la declaratoria por no uso.
II.1.2.- En cuanto a las condiciones de prueba de uso de la marca, indicó que se soporta en el principio de uso real y efectivo en el mercado; que debe materializarse mediante la prueba de venta o disposición de los bienes y servicios a título oneroso, como actos de comercio.
Que, de acuerdo con la previsión del art. 165 de la Decisión 486, la prueba de uso de una marca con demanda de cancelación, corresponde a 3 años precedentes a la fecha en que se interpuso la demanda de cancelación y que el art. 166 de la misma norma, prevé los supuestos para determinar que una marca se encuentra en uso.
II.1.3.- En relación con el uso de la marca GLORIA, expresó que la demanda de cancelación fue presentada el 15 de abril de 2013 y que el periodo que debió acreditarse el uso de la marca, corresponde al comprendido entre el 15 de abril de 2010 hasta el 15 de abril de 2013.
El demandante invocó el art. 170 de la Decisión 486 de la CAN, correspondiendo a la autoridad administrativa dar una respuesta, en cumplimiento del derecho de petición, citando el inc. h) del art. 16 de la LPA. Refirió al respecto, la SCP N° 268/2019-S3 de 8 de julio y la SCP N° 510/2013 de 19 de abril.
En lo relativo a la disposición del art. 170 de la Decisión 486 y el plazo de 60 días para la presentación de las pruebas, resaltó que “…respecto a los plazos establecidos por la norma comunitaria así como la búsqueda de la verdad material de los hechos, se pronunció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial 03-IP-2019, puntualizando lo siguiente:”
“En suma, este Tribunal considera que, salvo la legislación nacional lo prohíba expresamente, las partes involucradas pueden ofrecer pruebas adicionales en los procedimientos recursivos y en los procesos judiciales correspondientes con la finalidad de acreditar el uso o no uso de una marca, en aplicación del principio de verdad material y en aras garantizar un debido procedimiento.”
En relación con la cita precedente, citó la SCP N° 435/2021-S2 de 17 de agosto, para concluir que no es evidente el argumento del demandante en sentido que los actos administrativos en este caso, estarían viciados de nulidad; además, que el ahora demandante, tuvo la oportunidad de desvirtuar la prueba presentada por la parte demandada.
II.1.4.- En referencia al vínculo de empresas, citó la Sentencia N° 39/2019 del Tribunal Supremo de Justicia (sin precisar sala ni fecha) y que ese criterio fue ratificado por la Secretaría General de la CAN en su Dictamen N° 006-2023 de 6 de junio, transcribiendo parte de su texto, por lo que el planteamiento en sentido que Nestlé Bolivia SA. y Société des Produits Nestlé SA. no son una misma empresa o que no tienen vínculo comercial por no existir documentos que acrediten tal aspecto, no constituye un argumento que incida en el análisis de fondo de uso de la marca GLORIA; hizo referencia a la Interpretación Prejudicial 441-IP-2018.
Añadió que revisados los antecedentes, no hubo, entre Nestlé Bolivia SA. y Société des Produits Nestlé SA. acción alguna por el uso y comercialización de productos bajo la marca GLORIA.
II.1.5.- En cuanto al recurso de impugnación, en relación con el recurso de revocatoria, citó el art. 56 de la LPA, en concordancia con el cual, no se puede pretender que en el recurso se analicen nuevamente los argumentos de anteriores actuados administrativos que en su momento merecieron su propia y legal respuesta.
II.1.6.- Respecto de la valoración de la prueba, citó los inc. c) y d) del art. 4 de la LPA, en relación con la SC N° 1120/2012, para concluir afirmando:
“Por lo referido debe aclararse que el principio de verdad material, es aplicado en tanto no afecte derecho o garantía constitucional, establecido en las normas que rigen la materia…”
Que, en el presente caso, se estableció que de acuerdo con el “…Testimonio N° 182/2003 de transformación de empresa a Nestlé Bolivia SA., dentro del proceso N° 62521-C, mostraron la existencia de un vínculo comercial entre la empresa SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ y NESTLÉ BOLIVIA…”
Como conclusión, aseveró que la prueba aportada “…es suficiente para acreditar de manera idónea y oportuna el uso real, efectivo y constante de la marca de producto “GLORIA” con registro N° 1431-C, para distinguir productos de la clase internacional 29, considerando que la prueba presentada demuestra la comercialización y puesta en el comercio de productos bajo la marca demandada.”
II.1.7.- Petitorio
Concluyó el memorial argumentando que la parte recurrente no logró enervar los fundamentos de las resoluciones de primera y segunda instancia y que en consecuencia, solicita que este Supremo Tribunal de Justicia, declare IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa y confirme la resolución Administrativa DGE/DEN/JER – N° 160/2023 de 2 de agosto.
Continuando con el desarrollo del proceso, cursa de fs. 472 a 477, el memorial de réplica presentado por el demandante, en el que se reiteraron los argumentos de la demanda; admitido por providencia de fs. 478, fue corrido en traslado para la dúplica, que fue presentada a través del memorial de fs. 554 a 557, respecto del cual, mediante providencia de fs. 558 se determinó que no corresponde su consideración al haber sido presentada extemporáneamente.
Notificada con la demanda la representante legal de la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA., en su condición de tercero interesado, como se verifica a fs. 502, fue devuelta la provisión citatoria ordenada con el diligenciamiento cumplido, instruyéndose a través de la providencia de fs. 504, su arrimo al expediente.
Más adelante, providenciando el memorial de fs. 545 a 550 y vuelta, se tuvo por apersonada a Luz Mónica Rivero de Rocabado en representación legal de la SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ SA., en su condición de tercero interesado, como consta por la providencia de fs. 551; memorial por el que hizo conocer su respuesta a la demanda, en base a los siguientes argumentos:
II.1.8.- La tercera interesada, luego del desarrollo de los antecedentes del proceso, expresó sobre el fondo de la demanda contenciosa administrativa, que el Tribunal Supremo de Justicia se pronunció a través de la Sentencia N° 5/2018 de 31 de enero, de conformidad con los lineamientos expuestos en la Interpretación Prejudicial 02-IP-2017 de 12 de junio.
Que los argumentos expuestos por GLORIA SA., son relativos a: Valoración de la prueba presentada fuera de plazo, interpretación y aplicación sesgada del principio de verdad material y violación del principio de igualdad de las partes, correspondiendo responder negativamente.
En cuanto a la valoración de la prueba presentada fuera de plazo, indicó que el demandante pretende desconocer el precedente constituido por la Sentencia N° 5/2018 de 31 de enero, emitida por el Tribunal Supremo de Justicia, que incluyó un razonamiento claro acerca de la interpretación y aplicación del principio de verdad material, transcribiendo a continuación partes de la referida resolución.
Que, por otra parte, solicitada la interpretación prejudicial sobre la posibilidad de presentar medios probatorios adicionales para sustentar el uso de una marca en un procedimiento, se emitió la Interpretación Prejudicial 02-IP-2017 de 12 de junio, quedando claro el tema de la oportunidad para ofrecer pruebas
Acerca de la interpretación y aplicación sesgada del principio de verdad material y la violación del principio de igualdad de las partes, expresó que el SENAPI, al resolver la resolución impugnada, cumplió y aplicó las disposiciones constitucionales, legales y comunitarias con absoluta rectitud y claridad.
Luego de reiterar el precedente constituido por la Sentencia del Tribunal Supremo de Justicia, N° 5/2018 de 31 de enero, citó la SCP N° 435/2021-S2 sobre la aplicación del principio de verdad material; que es correcta la conclusión a la que arribó el SENAPI en sentido que la marca GLORIA “…de propiedad de SPN se encuentra en uso real y constante y que es evidente la puesta a disposición del producto, la comercialización en cantidades considerables, así como la difusión publicitaria, por lo que no corresponde la cancelación de la marca.”
Reiteró el argumento de la autoridad demandada sobre la prueba de uso de la marca GLORIA y que al momento de responder a la demanda de cancelación de la marca, se puso en consideración el vínculo existente entre Nestlé Bolivia SA. y Société des Produits Nestlé SA., aportando documentos públicos, que acreditan fehacientemente el vínculo económico entre el titular de la marca y la persona jurídica autorizada para el uso de la marca en territorio boliviano.
II.1.9. Petitorio
Solicitó que, en virtud de los fundamentos expuestos y el contenido de su respuesta en calidad de tercera interesada, este Supremo Tribunal de Justicia, emita sentencia declarando IMPROBADA la demanda y en consecuencia, manteniendo subsistente la Resolución Administrativa DGE/CAN/JER – N° 160/2023 de 2 de agosto.
Adicionalmente solicitó que, en observancia del principio de economía procesal, se aplique la teoría del acto aclarado, regulado mediante Acuerdo 06-2023-TJCA de 10 de julio, pues se aplican las consultas de interpretación prejudicial siguientes: 512-IP-2018, 03-IP-2019, 02-IP-2017, 470-IP-2016.