SE/0256/2024

Reconocida la competencia de esta Sala para la resolución de la controversia, de conformidad al art. 2 de la Ley Nº 620 del 31 de diciembre de 2014; en concordancia con el artículo 778 del CPC–1975 y la Disposición Final Tercera de la Ley Nº 439; tomando en cuenta la naturaleza del proceso contencioso administrativo, como juicio de puro derecho, en el que se analiza la correcta aplicación de la Ley a los hechos expuestos por la parte demandante, corresponde realizar el control jurisdiccional y de legalidad sobre los actos ejercidos por la AGIT.

El Proceso Contencioso Administrativo, constituye una garantía formal que beneficia al administrado, librándolo del abuso de poder de los detentadores del Poder Público, a través del derecho de impugnación contra los actos de la administración que le sean gravosos para lograr el restablecimiento de sus derechos lesionados con la interposición, del proceso contencioso administrativo, en el que la autoridad jurisdiccional, ejerce el control de legalidad, oportunidad, conveniencia o inconveniencia de los actos realizados en sede administrativa.

En consecuencia, corresponde a este Tribunal, analizar si fueron aplicadas correctamente las disposiciones legales con relación a los hechos expuestos por el demandante y realizar el control judicial de legalidad sobre los actos ejercidos por las instancias de impugnación, conforme dispone el art. 109-I de la Constitución Política del Estado (CPE), que señala que todos los derechos por ella reconocidos son directamente aplicables y gozan de iguales garantías para su protección; de su parte, los arts. 115 y 117-I de la misma Norma Suprema, garantizan el derecho al debido proceso que constituye también uno de los principios de la jurisdicción ordinaria conforme al mandato del art. 30-12 de la Ley del Órgano Judicial que señala: “…impone que toda persona tenga derecho a un proceso justo y equitativo, en el que sus derechos se acomoden a lo establecido en disposiciones jurídicas generales aplicables a los que se hallen en una situación similar”.

En la que, además, se busque la averiguación de la verdad material, trascendente para que el proceso conduzca a decisiones justas, en un Estado Social Constitucional de Derecho, donde la solución de los conflictos, se basa en el establecimiento de la verdad como como única garantía de la armonía social.

VIII. ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

En este contexto, una vez analizado el contenido de los actos y resoluciones administrativas y los argumentos formulados por las partes en la presente controversia, el Tribunal Supremo de Justicia, procede a revisar el fondo de la presente causa, en los siguientes términos.

A este efecto corresponde precisar que la competencia de esta Sala para la tramitación de esta causa emerge de inicio, del control de legalidad sobre los argumentos que fueron expuestos y resueltos en el recurso jerárquico ahora judicializado, es decir bajo el principio de congruencia, se resuelve sobre la base de lo que fue impugnado en el recurso jerárquico y por ende resuelto en la Resolución de recurso jerárquico.

Entonces corresponde resolver en congruencia con aquello, teniendo en cuenta los puntos expresados en su memorial del Recurso Jerárquico y los argumentos de la demanda, al respecto, en lo relativo a los puntos:

1. Refirió que las acciones de infracción deben ser claras y precisas, siendo que en el caso, se admitió la petición administrativa y luego se la tramitó, sin haberse identificado con claridad a la empresa presuntamente infractora, ni a su titular o representante, que al ser advertidos oportunamente merecían se regularice procedimiento, justificando que pese a esa incongruencia entre lo solicitado y la admisión dispuesta, bajo el argumento de que habría cumplido la finalidad del procedimiento administrativo bajo el principio de busca de la verdad material; empero, si bien la verdad material es el fin constitucional mayor que busca el procedimiento administrativo que regula la Ley 2341, esa búsqueda debe hacerse en el marco de la legalidad, más aun cuando hay partes en Litis, donde el ritualismo jurídico en el proceso de infracción está definido plenamente por el SENAPI, el cual no puede en ningún caso ser dejado de lado bajo pretexto de búsqueda de la verdad material de tal manera que la Resolución jerárquica demandada al consentir un procedimiento irregular vulnera el debido proceso administrativo.

Al respecto, de la revisión de obrados se constata el inicio del proceso administrativo ante el SENAPI por infracción de derechos de propiedad industrial, en el cual la empresa AJINOMOTO CO INC., dirigió esta acción contra la empresa unipersonal COBAL y sus propietarios Aurelia Arzabe de Paniagua y Diego Reynaldo Paniagua Arzabe.

Esta demanda fue admitida por Auto de 05 de marzo de 2021 cursante de fs. 69 a 70, que ya en conocimiento de Aurelia Arzabe de Paniagua, por escrito de fs. 55 a 57 y 71 se solicitó la regularización de procedimiento porque se hubiese admitido la demanda solo en contra de uno cuando dos fueron los demandados y fue devuelta la notificación con el argumento de que ella sería la propietaria de la empresa unipersonal Convertidora Boliviana de Alimentos sazon KORR y la notificación practicada hubiese sido a COBAL de la que desconocería su paradero y domicilio.

Ante ello, se emitió el Auto de 23 de marzo de 2021 de fs. 72 a 75 que dispuso no ha lugar a la regularización de procedimiento y a la devolución de la notificación, teniéndola como válida y por respondida a la demanda. Consecuentemente este reclamo fue resuelto de manera fundada en el referido auto.

Ahora bien, independiente de que en la demanda se hubiese consignado a dos personas Aurelia Arzabe de Paniagua y Diego Reynaldo Paniagua Arzabe, como propietarias de la empresa, lo cierto es que se citó a la representante legal de esta vale decir a Aurelia Arzabe de Paniagua, la cual en ningún momento, ceso en su condición de representante, por ende, no se evidencia en qué hubiese gravitado la consignación de esta otra persona, si con la representante se sostuvo todo el proceso, y la misma ejerció cuanta acción procesal administrativa tuvo para ejercer su defensa, así como pedir la integración de esta otra persona, lo cual fue negado, consecuentemente no hubo transgresión al debido proceso.

Nótese, que la demandante en la introducción de los memoriales de fs. 55 a 61 y 71 reconoce expresamente, ser la propietaria de la empresa demandada; en consecuencia, no se evidencia cuál sería la transgresión al debido proceso en su componente de derecho a la defensa si no se integró a Diego Reynaldo Paniagua Arzabe, máxime si este es su hijo, por lo que, tampoco se podría presumir un desconocimiento de este en la demanda de infracción que sostuvo la empresa COBAL Sazon Korr.

Sobre que, las acciones de infracción deben ser claras y precisas, siendo que, en el caso, se admitió la petición administrativa y luego se la tramitó sin identificarlas.

En lo referido se puntualiza que, ante la acción por infracción de derechos de propiedad industrial el SENAPI mediante Decreto de 18 de febrero de 2021, dispuso que con carácter previo se aclare el nexo causal que existe entre los registros de marca que señalo y la presunta infracción de la empresa COBAL, así como si existiese un registro principal por el que se plantee la acción.

Al que AJINOMOTO CO INC., aclaro que son 12 marcas que serían base y fundamento de su demanda, reiterando que no demandaron la infracción de la denominación Doña Gusta sino la infracción de las 12 marcas que componen el diseño y la imagen de dichos productos, cuyos registros pertenecen a la empresa demandante.

En ese sentido, por Auto de 05 de marzo de 2021 a fs. 53, se admitió en cuanto hubiera lugar en derecho la misma, reconociendo como base de la misma los 12 registros, en base a los que se tramitó la causa; consiguientemente, fue claro y preciso la acción incoada, no existiendo incongruencia entre lo pedido y lo solicitado, menos que se hubiese vulnerado el debido proceso en su vertiente de congruencia, si en los hechos toda resolución sea judicial o administrativa, debe velar siempre por la búsqueda de la verdad material, como expresión de la realidad de los hechos, lo cual pretende desconocer la demandante.

2. La demanda en este segundo punto reclamo centralmente lo siguiente:

a) Sobre que la demandante demostró con prueba plena que tendría registrada la marca KORY (denominación y diseño) clase 30 bajo el Certificado de Marca 100012-C de fecha 11 de julio de 2005 con Certificado de Renovación 97559-A, el que no fue valorado en primera instancia en su verdadera magnitud y relevancia que tendría solicitada las marcas KORY SAZON clase 30 con publicaciones en la Gaceta Oficial de Bolivia bajo los Nros. 217071 y 217971, signos distintivos que el SENAPI en instancia jerárquica no les dio el valor correspondiente bajo el argumento de que el uso de una marca se adquiere a través del registro conforme el art. 154 de la Decisión 486; argumentos contradictorios en virtud a que si tengo la marca KORY ya registrada y vigente, las dos nuevas solicitudes vendrían a constituir marcas derivadas de la primera, tomando en cuenta que "sazón" es un término de uso común dentro de los condimentos y al tener la marca registrada y solicitudes en trámite podría hacer uso de su marca KORY, en el mercado partiendo del precepto constitucional previsto en el art. 14-IV de la CPE, es decir que lo que no está prohibido estaría permitido, aplicando incorrectamente lo establecido en el Art. 155 inc. a) de la Decisión 486.

Al respecto, la demandante sostiene su defensa del uso de su marca con las solicitudes de registro bajo las publicaciones No. 217970 y 217971; sin embargo, estas no fueron registradas, siendo en los hechos solo “solicitudes”.

Al efecto la disposición contenida en el art. 154 de la Decisión 486 señala: “El derecho al uso exclusivo de una marca se adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente”; consecuentemente la demandante no tiene el registro de esas marcas que tornen de oponible su derecho ante terceros, como en el caso. Deduciendo que, al no encontrarse, registradas los signos con las referidas solicitudes No. 217970 y 217971, la demandante no tiene facultad a transgredir derechos de propiedad industrial de AJINOMOTO CO. INC., que cuenta con registros de marcas vigentes en la oficina nacional competente (SENAPI).

Por otro lado, la aseverado de que las dos nuevas solicitudes vendrían a constituir marcas derivadas de la primera, tomando en cuenta que "sazón" es un término de uso común dentro de los condimentos y al tener la marca registrada y solicitudes en trámite podría hacer uso de su marca KORY, en el mercado partiendo del precepto constitucional previsto en el art. 14-IV de la CPE, aplicando incorrectamente lo establecido en el Art. 155 inc. a) de la Decisión 486, constituye una confesión del uso ilegal de sus signos no registrados, tratando de justificar su uso, con normativa genérica constitucional, porque la demandante pretende el uso de marcas no registradas por encima de otras que si la tienen, bajo el argumento falaz de que lo no prohibido está permitido, olvidando que en materia de propiedad industrial, la normativa comunitaria prevalece sobre las normas internas o nacionales de cada uno de los Países Miembros de la Comunidad Andina. Como consecuencia de ello, incluso de existir incompatibilidad entre una norma comunitaria y una norma nacional, se deberá preferir la primera. Conforme la Interpretación Prejudicial Proceso 259-IP-2021.

Entonces, se tiene probado que la demandante nunca tuvo registrado sus marcas cuestionadas, por ende, no podían oponerse a las que si lo estaban; en consecuencia, derivo indiscutiblemente en la aplicación del art. 155 de la Decisión de la CAN, en el entendido de que el registro de una marca confiere a su titular el derecho de impedir a cualquier tercero realizar, sin su consentimiento, los siguientes actos: a) aplicar o colocar la marca o un signo distintivo idéntico o semejante sobre productos para los cuales se ha registrado la marca; sobre productos vinculados a los servicios para los cuales ésta se ha registrado; o sobre los envases, envolturas, embalajes o acondicionamientos de tales productos.

En consecuencia, si bien pudo efectuarse una solicitud de registro de marca, ello no puede ser considerado como un derecho de uso sobre la misma.

b) Sobre el incumplimiento de las reglas que debiesen aplicar las autoridades de SENAPI a momento de efectuar un cotejo de marcas y determinar la existencia de semejanza o diferencias, las que no hubiesen sido cumplidas en la R.A. N DGE/INF/JER-N 084/2022. Al respecto:

Sobre la Regla 1.- Acerca de la confusión que resultaría de la impresión de conjunto despertada por las marcas.

Los signos en conflicto: “KORY Sazón sazonador en polvo para Caldo sabor Gallina gustosa sustancia rápido diluir” con la marca “Doña Gusta concentrado en polvo Caldo sabor Gallina Más Sustancia! Para tu sopa” existen semejanzas en los elementos denominativos que componen los signos, asimismo aplicando una visión de conjunto a los signos conforme al diseño, desde el circulo que engloba a ambas marcas “Doña Gusta” y “KORY Sazón” además de los colores amarillo y rojo predominantes en ambos, así como la posición semejante de los elementos que llevan los signos objeto de estudio, demuestran que entre ambos son susceptibles de generar semejanza causando la impresión de tener un mismo origen.

En lo que respecta al signo, “KORY Sazón Sazonador en polvo para Caldo sabor Costilla de Res Gustosa Sustancia Rápido de diluir” con la marca “Doña Gusta Caldo sabor Costilla de Res Concentrado en polvo Rápido de Disolver” se constata semejanzas en el diseño integral de ambos; es decir, en los elementos denominativos que conforman los signos, el circulo donde se consignan los nombres de las marcas, igual posición de los horizontal con una leve inclinación de las características del producto, colores similares, por lo que, conforme una visión de conjunto a los signos conforme prevé jurisprudencia andina y por el diseño en su conjunto, se advierte indubitablemente la susceptibilidad de generar semejanza, evocando la similitud en la mente del consumidor medio, causando la impresión de tener un mismo origen.

Sobre la regla 2.- Las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente.

Al respecto corresponde aclarar que desde la interposición de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial se identificaron 12 diferentes diseños con sus registros los que en su generalidad denotan centralmente dos productos, uno, el concentrado de gallina sustancia en polvo y dos, el caldo sabor costilla de res; por tal razón se tomaron estos como parámetros de comparación que son recurrentes en los 12 registros que tiene AJINOMOTO CO INC, con su producto de Doña Gusta.

Ahora bien, sobre este método conforme señalo la resolución jerárquica demandada, en base al Proceso 539-IP-2019: "En la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo; esto es, se debe analizar un signo después el otro. No es procedente realizar un análisis simultáneo, pues el consumidor difícilmente observará los signos al mismo tiempo, sino que lo hará en momentos diferentes."

Entonces, atendiendo a un cotejo sucesivo de los signos en conflicto, conforme determina la jurisprudencia andina, analizando a KORY Caldo de Gallina, respecto a la marca Doña Gusta Caldo sabor a Gallina, los mismos en sus características esenciales, por los colores y la posición semejante de todos los elementos que las componen serán susceptibles de dejar un recuerdo parecido o semejante en la mente del consumidor medio, causando la impresión de tener un mismo origen.

En lo referido al cotejo sucesivo de los signos en conflicto, analizando a KORY Caldo sabor Costilla de Res y al producto con la marca Doña Gusta Caldo sabor COSTILLA de Res, se observa que también, los mismos en sus características esenciales, por los colores y la posición semejante de todos los elementos que las componen, son susceptibles de dejar un recuerdo parecido o semejante en la mente del consumidor medio, causando la impresión de tener un mismo origen

Sobre la regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas.

Al respecto de igual manera que en la anterior regla, la Interpretación Prejudicial del Proceso 539-IP-2019, al efecto señalo: "El análisis comparativo debe enfatizar las semejanzas y no las diferencias, pues es en las semejanzas en las que se puede percibir el riesgo de confusión o asociación."

Entonces, analizando en su integridad a los signos en conflicto conforme determina la jurisprudencia referida, tomando en cuenta las semejanzas descrita en los párrafos que preceden, del estudio comparativo entre el signo demandado Gusta Gallina y su similar de KORY Sazón respecto a la misma, se observa que existe parecido o semejanza suficiente, más allá de las diferencias que pudiera existir, para generar riesgo de confusión y/o asociación entre los signos objeto de estudio, causando la impresión de tener el mismo origen.

De igual manera, revisando en su integridad a los signos en conflicto conforme determina la jurisprudencia referida, tomando en cuenta las semejanzas descritas en los párrafos que preceden, del estudio comparativo entre el signo demandado respecto a la marca registrada en relación al caldo de costilla de res, se observa que existe parecido suficiente para generar riesgo de confusión y/o asociación entre los signos objeto de estudio, causando la impresión de tener el mismo origen.

Sobre la regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos servicios.

En lo especifico sería el SENAPI como entidad competente nacional que debería colocarse en el lugar del comprador o consumidor frente a los productos que cada uno de los signos ampara conforme a la base de datos existente en la misma, de tal manera que se pueda establecer la existencia o no de conexión o infracción competitiva entre los productos sujetos a reclamo.

A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la interpretación prejudicial - proceso 539-IP-2019 estableció lo siguiente: "Al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y su grado de percepción, de conformidad con el tipo de productos o servicios de que se trate."

En ese entendido, el hecho de que los productos de los signos en estudio puedan llegar a tener finalidades afines, constituye un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia evidencia que tales productos se encuentren en el mismo mercado o centro de abasto donde se comercialicen los mismos.

Nótese que la Clase 30 de la clasificación de Niza, en la que se encuentran inmersos lo productos objeto de la demanda, incluyen al Café, té, cocoa; café artificial; sustitutos del café, café soluble; azúcar, dulcificantes naturales; miel, jarabe de melaza; arroz, tapioca; sagú; cereales; preparaciones hechas de cereales; harina para alimentos; preparaciones para hacer harinas; mezclas de pasteles con picante; mezclas de panqueque; pan, postres; pastas; confitería; dulces; golosinas; helados; levadura; polvos para hornear; fideos; fideos instantáneos; alimentos procesados; alimentos cocidos; alimentos congelados; carnes ablandadas, carnes en salsa; sal; mostaza; pimienta; vinagre; salsas (condimentos); especias; sazonadores, sazonadores mezclados, condimentos excepto para aceites esenciales; saborizantes mejorados excepto para aceites esenciales; aderezos; mayonesa, sazonadores con sal.

Entonces, para efectos de demostrar la posibilidad de riesgo de conexión entre los mismos, se concluye que, los productos de las marcas registradas y de los signos demandados se encuentran incluidos dentro la misma clase internacional 30.

Que los productos de las marcas registradas y de los signos demandados tendrán canales de comercialización semejantes tomando en cuenta la naturaleza y el tipo de productos que amparan, especialmente en calidad de condimentos o sazonadores.

Tendrán, similares medios de publicidad en general, radio televisión y prensa.

Los productos protegidos entre los signos en conflicto, en el uso y manipulación de los mismos podrían ser vinculados al tratarse de productos semejantes, tomando en cuenta que el signo demandado y las marcas registradas amparan condimentos o sazonadores.

Además, los signos demandados al amparar productos semejantes a los de las marcas registradas, podrían generar un uso complementario de los productos protegidos por ambos signos.

Así mismo, los productos de los signos en conflicto pertenecen al mismo género al tratarse de productos semejantes en la clase internacional 30. Consecuentemente, es evidente que la demandante, realizo actos de comercio de productos con signos similares a las marcas registradas por AJINOMOTO CO INC., evidenciándose la comisión de infracción a derechos de propiedad industrial.

Finalmente cabe recalcar que en la resolución de la causa se tomó en cuenta la jurisprudencia del caso contenida en diferentes interpretaciones prejudiciales como la 103-IP-2020 respecto al grado de conexión competitiva entre los productos de los signos en conflicto, que señala:

"Para determinar si existe vinculación, conexión o relación entre productos y/o servicios corresponde tomar en consideración el grado de similitud de los signos objeto de análisis y cualquiera de los siguientes tres criterios sustanciales: a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos o servicios...b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios... c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad), o la contenida en la N° 065-IP-2013 estableció lo siguiente: "Con base a jurisprudencia emitida por este Tribunal, los supuestos que pueden dar lugar al riesgo de confusión entre varios signos y entre los productos o servicios que cada una de ellos ampara, serían los siguientes: (i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (ii) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquellos y también semejanza entre éstos."

Asimismo, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en la Interpretación Prejudicial - Proceso 273-IP-2015 señaló también lo siguiente: "En este sentido un signo solicitado para registro puede considerarse idéntico o semejante a la registrada cuando acumulativamente se den dos condiciones: a) Todos los elementos incluidos en ambos signos son iguales o las diferencias entre ellos son tan irrelevantes que el consumidor medio no las tendrá en cuenta. b) Los productos y/o servicios cubiertos respectivamente son idénticos o presentan conexión competitiva. A la hora de verificar dicha identidad se debe tener en cuenta el significado ordinario de los productos sin hacer un análisis extensivo de la presunta identidad.

En consecuencia, del análisis precedente, así como de la jurisprudencia del Tribunal Andino, sobre la materia, se concluye que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, al pronunciarse a través de la Resolución DGE/INF/JER-N°084/2022 de 13 de junio, no ha incurrido en conculcación de normas legales, limitándose a la correcta interpretación y aplicación de las normas jurídicas, de manera tal que se ajustan a derecho; máxime si los argumentos expuestos en la demanda no desvirtúan de manera concluyente los fundamentos y razones expuestas en los documentos cuya impugnación fue base de la presente demanda.