AMPARO DIRECTO 239/2007. ARTURO FELDMAN STARK.

2) La comparación debe hacerse, en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas;

3) La imitación debe apreciarse por imposición, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir, la impresión o mensaje, que evoca o produce en los consumidores promedio y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto o mensaje publicitario que el consumidor percibe y obtiene de las marcas;

4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el comprador promedio, y que preste la atención común y ordinaria.

De esta forma, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse a partir de analizar los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos:

a) Fonético. La confusión fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar.

b) Gráfico. La confusión atendiendo a este aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista, son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro. Así, la confusión puede darse entre palabras, figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda ser captado por el sentido de la vista.

c) Ideológico o conceptual. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario, lo que permite al consumidor distinguir una marca de otra.

En efecto, las reglas citadas con anterioridad se han establecido prima facie para determinar cuándo dos marcas son o no semejantes en grado de confusión, las cuales se encuentran contenidas en el siguiente criterio jurisprudencial:

"MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE. La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: ‘Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares ...’ Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado."(3)

También sobre el tema, este Tribunal Colegiado ha pronunciado tesis jurisprudenciales en donde se ha plasmado la forma en que ha de analizarse la semejanza entre marcas:

"MARCAS, DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS. PARA SU ESTUDIO ES NECESARIO DETERMINARLAS. Para que se considere que una marca utilizada en una empresa, pueda causar o inducir al público consumidor en confusión, engaño o error porque pueda pensar ésta que los productos que ampara, se expendan bajo su autorización o licencia de un tercero, es necesario que se haga un estudio integral de ambas marcas tomadas en su conjunto, pero no sólo destacando sus diferencias, sino también atendiendo a sus semejanzas puesto que es precisamente en este punto, donde puede presentarse la confusión al establecerse una conexión mental."(4)

Una vez expuesto lo anterior, este tribunal considera que son infundados los argumentos de la parte quejosa, ya que como bien lo expone la autoridad marcaria y luego lo confirma la Sala, es evidente que respecto a la cuestión fonética, en el presente caso, se advierte semejanza en grado de confusión entre las marcas en disputa, por lo siguiente.

Del análisis de las marcas en conflicto "Ego" y "Alter Ego", se aprecia que aun cuando las denominaciones en pugna no coinciden en el número de sílabas o de golpes de voz, la imitación o la similitud en grado de confusión en el presente caso se produce cuando éstas tienen o comparten el mismo factor distintivo que en el caso resulta relevante, esto es, la palabra "Ego", ya que la marca registrada en primer término se denomina lisa y llanamente "Ego", es decir, sólo está constituida por este elemento y no tiene ninguna otra característica o palabra que lo conforme, en comparación con la propuesta a registro "Alter Ego", la cual, si bien está compuesta por dos vocablos "Alter" y "Ego", esta última reproduce a la primera en su totalidad y en su conjunto.

Situación ésta que fue correctamente analizada por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en la resolución que originalmente se impugnó y que fue confirmada por la Sala del conocimiento en la sentencia que se impugna en la presente vía, como se demuestra con la transcripción de la parte conducente:

"... Ahora bien, del análisis en conjunto de las marcas traídas a debate, se puede concluir que sí existe semejanza en grado de confusión, toda vez que ambas marcas tienen una terminación en común (Ego), el cual es un elemento que salta a la vista, siendo el primero el elemento visual y fonético que las distingue, además que se podría causar confusión en el comprador, toda vez que el signo cuyo registro solicitó la actora abarca parte del elemento fonético del signo registrado, y por ello se viola el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial. Aunado a lo anterior, la autoridad demandada señaló que la confusión entre marcas puede darse en cualquiera de sus tres aspectos, es decir, el fonético, gráfico y/o conceptual, siendo suficiente que se actualice uno de ellos para determinar que los signos son confundibles y que en la especie se da la confusión fonética porque las denominaciones que integran los signos en pugna se pronuncian de modo similar, debido a que el signo cuyo registro solicitó la actora abarca parte del elemento fonético del cual se encuentra constituida la marca registrada, aunado a que al primer golpe de vista el registro solicitado es semejante a la denominación registrada, al grado de crear confusión en el público consumidor; por lo que fue correcto el análisis efectuado por la autoridad demandada, toda vez que fonéticamente ambas marcas pueden ser confundidas por el público consumidor, tanto al oírlas como al pronunciarlas ..."

Por lo que si bien es cierto que la marca "Ego", en comparación con la propuesta a registro "Alter Ego", fonéticamente no son del todo iguales o idénticas, en tanto que la primera está compuesta por un solo vocablo y la conforman dos sílabas como lo son "e-go", y la segunda está compuesta por dos vocablos y la conforman cuatro sílabas como son "al-ter-e-go", tienen o comparten como común denominador que la segunda reproduce en su conjunto e íntegramente en su contenido a la primera, lo que puede inducir al público consumidor a error, siendo que lo relevante y distintivo es el fonema "Ego".

En el caso particular, las marcas en pugna "Ego" y "Alter Ego", si bien fonéticamente difieren en grado tenue, lo relevante e importante es el signo distintivo "Ego", común en ambos registros marcarios, siendo que este término de primer golpe, sea auditivo o visual, es lo que genera y capta la atención y es lo que como público consumidor se percibe en primera instancia, por lo que no puede decirse que la marca propuesta a registro sea realmente distintiva y diferente respecto de la ya registrada al compartir el elemento o vocablo común "Ego", el cual es realmente preponderante o relevante en ambos registros.

Es decir, el elemento dominante en ambas marcas en pugna es el vocablo "Ego", entendiendo como elemento dominante aquel componente que por sí solo puede dominar la imagen de la marca y que el público destinatario guarda en la memoria, de modo que el resto de los componentes de la marca son secundarios dentro de la impresión de conjunto producida por ésta, siendo claro, como se ha dicho, que en el presente caso lo que domina es el fonema "Ego" en ambos registros, más aún cuando la marca previamente registrada se contiene íntegramente en la propuesta a registro.

En este tenor, las marcas deben ser, per se, lo suficientemente distintivas entre sí para estar en aptitud de ejercer el derecho exclusivo de identificación que amparan y evitar cualquier indicio de confusión entre los elementos que la componen y los de algún otro signo, a fin de evitar, como pudiera suceder en el presente caso, que el consumidor promedio piense que se trata de variantes marcarias o de una derivación de la otra, por lo que no puede estimarse que no crean confusión los vocablos "Ego" y "Alter Ego", ya que a primer golpe visual y auditivo lo que destaca es la palabra "Ego", por lo que es claro que "Alter Ego" contiene de forma íntegra al primero de los registros marcarios, lo que sin duda podría inducir al error al público consumidor, práctica ésta que precisamente trata de evitar la Ley de la Propiedad Industrial.

Por lo que respecta al elemento conceptual, refiere expresamente la quejosa que la palabra "Ego", según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, es la instancia psíquica que se reconoce como "yo", parcialmente consciente, que controla la motilidad y media entre los instintos del "ello", los ideales del "super yo" y la realidad del mundo exterior o, en su defecto, el exceso de autoestima; en tanto que el "Alter Ego" refiere a la persona en quien otra tiene absoluta confianza o puede hacer sus veces sin restricción alguna, así como también es la persona real o ficticia en quien se reconoce, identifica o ve un trasunto de otra, lo que evidentemente demuestra que la conceptualización de las palabras no es la misma.

Si bien es cierto que conceptualmente las palabras en sí mismas encierran un significado gramatical distinto, una respecto de la otra, se debe tener presente que en materia de propiedad industrial, y en específico tratándose de registro de marcas, lo relevante es la funcionalidad de los signos marcarios en cuanto al significado o evocación comercial y publicitario que les asiste, en sí mismos, ya que va dirigida al "consumidor promedio", entendiendo éste como aquel capaz de apreciar globalmente los signos y los mensajes que evoca por los efectos publicitarios y que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz; no obstante que rara vez puede comparar pormenorizadamente y a profundidad todos los elementos peculiares y a veces encubiertos o no fundamentalmente relevantes de las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado.

En este tenor, si entendemos por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado y aquél va dirigido al público consumidor, es decir, al consumidor promedio, es claro que éste no conoce o no pone atención preponderante en los conceptos gramaticales referidos sino más bien al que propone la publicidad del producto o servicio al que el signo marcario se refiere. En efecto, el significado gramatical que se aduce es peculiar de una ciencia en particular (psicología) y muy especializado, por lo que el conocimiento técnico-conceptual de las palabras "Ego" y "Alter Ego" no puede considerarse que sea del dominio público o que integre parte del conocimiento popular, por lo que es claro que sólo son capaces de distinguir dichos conceptos los versados en materia de psicología, mas no así el consumidor promedio que concurre a los mercados.

En razón de lo anterior, si bien las palabras "Ego" y "Alter Ego" tienen conceptos o significados gramaticales distintos como lo advierte la quejosa, esta diferenciación conceptual no puede ser advertida o asimilada con facilidad por el consumidor promedio, ni sirve de parámetro para analizar la semejanza de las marcas en pugna, de acuerdo con las reglas que para tal efecto se han propuesto, ya que estos conceptos son propios de una materia sobre la que el común denominador de la gente no está instruida ni es la que la publicidad propala -cuando menos no se demuestra tal extremo por la quejosa- y no puede inferirse que dichos conceptos formen parte de la cultura o conocimiento popular; de ahí que la diferenciación conceptual no sea razón suficiente para arribar a la conclusión de que las marcas en pugna no son iguales en grado de confusión.

A mayor abundamiento, debe decirse que si bien, como lo refiere la quejosa, las marcas en pugna amparan o pretenden comercializar bienes distintos entre sí, ya que mientras la marca "Ego" ampara "calzado de vestir, calzado casual, calzado de playa, calzado de descanso, calzado de seguridad, calzado industrial, calzado de deporte y botas"; la denominada "Alter Ego" ampara "vestuario, a saber: abrigos, trajes de baño, batas, blusas, bufandas, calcetines, camisas, chalecos, chaquetas, cinturones (vestimenta), impermeables, jerseys (sweaters), lencería interior, pantalones, pieles (para vestir), pijamas, prendas de punto, ropa de gimnasia, ropa interior, ropa íntima, trajes, uniformes, vestidos; se excluyen toda clase de calzados"; es decir, mientras que la primera ampara calzado de todo tipo, la segunda vestido y accesorios, excluyendo todo tipo de calzado, ambas se ubican en la misma categoría de protección.

Esto es así, ya que ambas marcas protegen productos similares que se ubican bajo la categoría Clase 25 internacional de productos y servicios para el registro de las marcas, ya que a pesar de la exclusión expresa de la solicitante del registro marcario "Alter Ego" respecto del calzado de todo tipo, los productos de vestuario y calzado tienen una estrecha, real y lógica vinculación, de lo que se desprende que para su comercialización se utilizan los mismos canales de distribución, dado que los productos van dirigidos al mismo sector de consumo y, en ese contexto, es inminente el peligro de confusión.

Por último, el tercer concepto de violación propuesto a estudio se califica de inoperante, en atención a lo siguiente:

Refiere la quejosa, sustancialmente, que la Sala del conocimiento no analizó en forma debida las pruebas aportadas en el juicio, las que por sí mismas sustentaban su pretensión, llegando a la inverosímil conclusión de que las mismas resultaban insuficientes, siendo que ni siquiera fueron vistas o citadas por la resolutora.

Los argumentos propuestos se estiman inoperantes, en razón de que, de la lectura íntegra que se haga al concepto de violación a estudio, se aprecia que la quejosa se enfoca a realizar meras afirmaciones sin fundamento ni sustento alguno, ya que no señala en particular qué pruebas no fueron tomadas en cuenta por la Sala responsable ni, en su caso, el porqué se valoraron indebidamente.

Dentro de su tercer concepto de violación propuesto, se advierte que hace referencia expresa a las pruebas que aportó en el juicio contencioso administrativo (foja 17 del toca de amparo); sin embargo, no señala en concreto cuáles de ellas no fueron tomadas en cuenta por el juzgador ni porqué, en su caso, hubo un indebido estudio de las mismas y de los elementos con que contaba en el juicio contencioso administrativo.

En este tenor, se advierte que en ningún momento refiere concretamente qué pruebas ni qué elementos no fueron tomados en consideración, ni respecto de cuáles de estas pruebas y elementos hubo un indebido estudio que trascendió al resultado del fallo, por lo que es claro que sólo aduce meras afirmaciones sin sustento alguno que no logran desvirtuar la sentencia recurrida, en tanto que no construye un argumento capaz de demostrar la ilegalidad de los razonamientos esgrimidos en el fallo impugnado.