CONSIDERANDO IV: Fundamentos de la resolución
De los antecedentes del proceso y los argumentos expuestos el Tribunal de casación está obligado a revisar, si en el desarrollo del proceso judicial, no concurren actos que vulneren o lesionen normas de orden público, expuestos los antecedentes y la doctrina aplicable al caso y teniendo presente lo establecido por la jurisprudencia entre otras, que desarrollaron criterios de flexibilización para el conocimiento de los recursos de casación; se ingresa a resolver el recurso de casación conforme a los puntos del resumen que se tienen descritos en el considerando II.
1. Debiendo considerarse el art. 136 inc. f) de la Decisión Nº 486, señaló que el derecho de autor nace con la creación de la obra sin necesidad de registro según el art. 2 de la Ley Nº 1322, concordante con los arts. 52 y 53 de la Decisión Nº 351 de la Comunidad Andina de Naciones, ya que su protección es meramente declarativa, asimismo, el art. 4 de la Decisión Nº 351, norma aplica preferente, como el art. 6 de la Ley Nº 1322, protegen el derecho de autor sobre toda creación literaria, artística, científica, cualquiera sea la forma de expresión y el medio o soporte tangible o intangible actualmente conocido o que se conozca en el futuro.
Los recurrentes sostienen que la base para la aplicación de la prohibición de uso de nombre fundada en el derecho de autor, ejercida de forma personal, identificando como agravios y que la obra Unión Pagador de Oruro es producto de varios asociados, conclusión contraria a interpretación prejudicial de 25 de agosto de 2021; por lo cual es necesario aclarar que el Reglamento de la Ley de Derechos de Autor, aprobado con DS. 23907 de 12 de julio de 1994, en su art. 6 señala que los derechos de autor recaen sobre obras literarias, artísticas o científicas, que sean fruto del ingenio humano, cuando ellas son o puedan ser accesibles a la percepción sensorial y puedan ser objeto de reproducción por cualquier medio apto para tal finalidad.
Si bien la norma señala que únicamente la persona natural puede ser autor, sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas morales o jurídicas pueden ejercer los derechos de autor como titulares derivados de conformidad con las de la ley, se presume autor de una obra salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre, seudónimo, iniciales, sigla o cualquier signo habitual este indicado en ello, cuando la obra se divulgue en forma anónima, conforme el art. 8 y 9 de la Ley de Derechos de Autor, y el art. 13 del mismo cuerpo legal señala: “ Los derechos de explotación económica sobre la obra colectiva salvo estipulación en contrario, se presumen cedidos a la persona que la publique bajo su nombre, sin perjuicio de los derechos de cada autor sobre su contribución”.
De los antecedentes de caso el nombre de agrupación artística “Banda Unión Pagador” registrada bajo la razón social: “La Asociación Artística Musical Banda Unión Pagador” por consensó general de los asociados adopta el denominativo de “Banda Unión Pagador”, no podría registrarse como marca individual en virtud a art. 136 literal e) de la Decisión Nº 486 aquellos signos cuyo uso o comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en el caso afectaría el derecho de todos los integrantes de la agrupación que formó parte Demetrio Cleofé Choque Mamani, salvo derecho que acredite el consentimiento de esta persona o los demás asociados conforme cláusula segunda de la Escritura Pública Nº 044/1993, de 27 de junio, el nombre artístico no se podrá registrar un nombre propio, por corresponder la misma a una Asociación Artística de las cuales se realizó el uso desde el año 1992 y su registro de personería el año 1993.
Sin embargo, cabe aclarar que la agrupación denominada “Banda Unión Pagador” conforme Testimonio Nº 44/1993, visible de fs. 2 a 7 vta., señala: “ACTA DE FUNDACION DE BANDA DE MUSICA “UNION PAGADOR DE ORURO” ante la reunión de los señores Demetrio Choque M, Santiago Paucara L. Alex Montoya A, Eusebio Quispe Ch. y otros (…) ante deliberación tomando la palabra varios de los interesados luego tomo la palabra Demetrio Choque quien asevero sobre la necesidad de formar una institución musical esa idea fue apoyada por los señores Santiago Paucara, Eusebio Quispe y Arles Montoya, llegando un acuerdo unánime para fundar la institución musical considerada (…) ante razones de alejamiento. De la banda de músicos “espectacular pagador” debido a discrepancias al no haber renovado la mesa directiva de manera oportuna, por lo que se resolvió por iniciativa propia y capacidad profesional el de fundar una nueva banda musical que fue apoyado por los componentes (…) NOMINA DE INTEGRANTES DE LA BANDA UNION PAGADOR: 25 integrantes.
Debiendo considerarse que el SENAPI dejó sin efecto la tramitación de reserva de nombre en la Dirección de Derecho de Autor, trasladándola a la competencia de Dirección de Propiedad Intelectual como registro de signo distintivo, esto en razón a que el nombre de un grupo musical no es un derecho de autor, más bien constituye una denominación destinada al uso para identificar un grupo de personas que ofrecen y realizan un servicio en consecuencia, su correcta protección se enmarca en la figura de signos distintivos destinados a proteger servicios de entretenimiento conforme a la Clasificación Internacional de Niza al art. 68 inc. k) y el punto 9 de la Resolución Secretarial de 25 de octubre de 1996 y Decisión 486 de la Comunidad Andina.
Por los antecedentes del caso, sobre el derecho de autor individual que pretende Demetrio Cleofé Choque Mamani del nombre de la agrupación artística como la de: “La Asociación Artística Musical Banda Unión Pagador” debe considerarse que los signos que afecten la identidad o el prestigio de personas naturales o jurídicas, como el presente caso ante la personería jurídica mencionada, se encuentran protegidos por la Decisión Nº 486 art. 136 literal e) señala: “…no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando consistan en un signo que afecte la identidad o prestigio de personas jurídicas con o sin fines de lucro, o personas naturales, en especial, tratándose de nombre, apellido, firma, titulo, hipocorístico, seudónimo, imagen,…”.
De la misma forma ante respuesta se daría por prescrito para interponer denuncia sobre la titularidad de algún derecho de propiedad industrial conforme expuso el Tribunal de la Comunidad Andina, Proceso 97 – IP -2021 señala: “…Los plazos de prescripción han sido establecidos para limitar en el tiempo el ejercicio del derecho de acción del titular del derecho de propiedad industrial para denunciar o demandar una presunta conducta constitutiva de infracción de su derecho de propiedad industrial. Es por ello que el denunciado o demandado puede defenderse (o interponer una excepción) alegando la prescripción de la acción del titular del derecho de propiedad industrial. La institución de la prescripción (extintiva) de la acción lo que busca es generar certeza o seguridad jurídica en el mercado...”.
2. El derecho al uso exclusivo de una marca o signo distintivo, se adquiere previo cumplimiento de los requisitos dispuestos por las disposiciones legales, correspondiendo el nombre de: “Poderosa Unión Pagador Fundadores”, registrado bajo el titular: Asociación Civil de Músicos Profesionales “Banda Poderosa Unión Pagador Fundadores” como marca ante una Resolución de Concesión N° 3993/2013, de 22 de agosto, otorgada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia, renovada y ampliada en su vigencia hasta el año 2033, por la cual ante el nacimiento de la misma la gestión 2012, ante Testimonio Nº 147/2013, de 03 de octubre, se dio origen a la Asociación Civil de Músicos Profesionales “Banda Poderosa Unión Pagador Fundadores”, haciendo mención en el acta de fundación ante consideraciones: “…Que en fecha 12 de Julio de 2012 la Banda Unión pagador procedió a renovar su directorio por las gestiones 2013 – 2014, habiendo sido elegidos personas que no gozan de nuestra confianza por desacertados antecedentes económicos. En consecuencia, en ejercicio del derecho constitucional a la libre asociación contenidos en el art. 21 inc. 4 de la constitución Política del Estado, en nuestra calidad de fundadores de la Banda Unión Pagador, hemos decidido constituir una nueva institución musical, “DECLARANDO ASÍ LA FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN CIVIL DE MÚSICOS PROFESIONALES “BANDA PODEROSA UNIÓN PAGADOR FUNDADORES. …”.
Por lo antelado se pudo evidenciar la publicidad del nombre y la identificación del mismo, encontrándose así también normativa para oponerse contra la marca idéntica o semejante como tenían hacer prevalecer los derechos de su registro o como dicho registro afectaría a los integrantes de la BANDA UNIÓN PAGADOR ante la nueva agrupación que desde su creación indico que era una ampliación como fundadores de la misma, dando lugar a una nueva institución musical, PODEROSA UNIÓN PAGADOR FUNDADORES, conforme las conclusiones ante la consulta al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del Auto de 25 de Agosto de 2021, se debe establecer las similitudes entre los dos signos y si las mismas presentan algún riesgo de confusión o no en el mercado.
Las prohibiciones contenidas en el art. 136 de la Decisión Nº 486 buscan fundamentalmente, precautelar el interés de terceros. En efecto, las literales a) y b) de dicho artículo prohíben que se registren como marcas los signos que, en relación con derechos de terceros, sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada para los mismos servicios o productos los cuales el uso de la marca pueda inducir al público a error; o sean idénticos o se asemejen a un nombre comercial protegido, que presente riego de confusión o de asociación para que se configure la irregistrabilidad de signos distintivos similares, en el presente caso corresponde a nombres distintos conforme lo expuesto, más aun coexistiendo conforme los antecedentes : “ Espectacular Pagador”, posteriormente “Unión Pagador” y los ahora recurrentes “Poderosa Unión Pagador Fundadores” , considerándose los registros de personerías jurídicas como: “La Asociación Artística Musical Banda Unión Pagador” y “la Asociación Civil de Músicos Profesionales “Banda Poderosa Unión Pagador Fundadores”, no presenta similitud desde el grado de similitud ortográfico, fonético, conceptual y grafico entre los signos, no existiendo riesgo de confusión entre ambas.
Debiéndose a la vez considerar que el nombre comercial idéntica a una persona natural o jurídica en el ejercicio de su actividad económica y la protección deriva del uso real y efectivo en el mercado o de su registro en la oficina nacional competente previa comprobación de uso real, en el caso concreto el principio del primero en el tiempo corresponde al mejor derecho, ante el registro de la Banda Unión Pagador, correspondería el derecho primigenio a la Banda Espectacular Pagador; sin embargo, no corresponden a un nombre similar ni menos idéntico.
Ante la aclaración del Auto del proceso en consulta ante el Tribunal de la Comunidad Andina Nº 97-IP -2021, los plazos de prescripción de la acción por infracción de derechos de propiedad industrial relacionados con los supuestos de infracción previstos en los literales a), b), c) y d) del Artículo 155 de la Decisión 486, prescribe lo siguiente: art. 244 “La acción por infracción prescribirá a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez”
La norma citada indicada que las infracciones prescriben a los dos años contados desde la fecha en que el titular tuvo conocimiento de la infracción o, en todo caso, a los cinco años contados desde que se cometió la infracción por última vez. Si el plazo de prescripción venció, entonces la acción es improcedente.
Debiendo considerarse que la “Banda Poderosa Unión Pagador·” coexistió desde el año 2012, vigente a la fecha ambas bandas presentan similitud; sin embargo no condiciona el uso del signo idéntico o similar a la marca notoriamente conocida sin riesgos de confusión o asociación, considerándose la línea jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha diferenciado entre la semejanza y la identidad, ya que la simple semejanza presupone que entre los objetos que se comparan existen elementos comunes como es el caso de la “Banda Poderosa Unión Pagador Fundadores” y “Banda Unión Pagador” que coexistiendo con otros aparentemente diferenciadores, evitándose así la confundibilidad; en cambio sí llevaran los mismos nombres sin diferencia alguna o signos idénticos se supone que nos encontramos ante una confusión visual y notoria, auditiva o ideológica.
Sin dejar de lado que respecto al nombre comercial en relación a una marca “para ser oponible exitosamente ante una marca solicitada debe haber sido usada con anterioridad a la solicitud de la marca, en aplicación del principio de la prioridad que rigurosamente debe regir la utilización personal, continua, real, efectiva y pública del nombre comercial no debe inducir al error.
En consecuencia no se encuentra en discusión, que el nombre de Unión Pagador de Oruro sea una obra y como tal se encuentra bajo el paraguas y regulación de la Ley de Derecho de Autor, como lo sostiene el recurrente o peor que sea este Tribunal Supremo de Justicia quien establezca a quien correspondería dicha obra, porque en especie no se demostró la individualidad o exclusividad en la autoría del nombre, siendo que el mismo solo fue propuesto en base a anteriores consideraciones y sugerencias de los socios; consecuentemente no existe vulneración alguna a los acusados arts. 8 y 9 de La Ley de Derechos de Autor.
Además, en esa secuencia, nótese que el recurrente pide a este Tribunal de casación establezca a quien correspondería la pertenencia del nombre de Unión Pagador de Oruro, aspecto que escapa de la competencia de esta Sala Civil, por cuanto el recurrente; primero, no registro esta marca o distintivo en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, a diferencia de la “Poderosa Unión Pagador Fundadores”, registrada el 22 de agosto de 2013, conforme consta a fs. 421 de obrados, es decir, que conocía el efecto jurídico y público que conlleva ese registro y no hacerlo, enfatizando que no existe ningún registro para el nombre denominativo, marca o distintivo de que, ahora pretende su reconocimiento; segundo, el reconocer un nombre o distintivo sujeto a derechos de autor o propiedad intelectual, se encuentra reservado para Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de sus instancias administrativas.
3. Sobre la acusación de error de derecho en la apreciación de prueba de confesión provocada que, a decir de la resolución recurrida, no desvirtuarían lo establecido en el Instrumento Público Nº 044/1993, para el cual el derecho de autor que se opondría a la asociación que ilegítimamente usufructúa con el nombre, confesión que fue declarada por absuelto.
Al respecto cursa a fs. 647 in fine y 648 de obrados, pronunciamiento expreso sobre la confesión provocada, en la que el abogado de la parte demandada, solicita que en aplicación del art. 165 parágrafo IV parte final del Código Procesal Civil, se dé por confeso los puntos interrogados. A lo cual el Juez señaló: “Con respecto a la confesión provocada, debemos manifestar, lo siguiente, conforme al parágrafo IV del artículo 165 de la Ley 439 se presume los ciertos hechos señalados en el interrogatorio dependiendo de la naturaleza de los mismos y serán valorados a tiempo de emitir sentencia en el caso presente”.
Ahora bien, el articulo señalado art. 165 parágrafo IV de Código Procesal Civil señala: “… Si el confesante se negare a contestar o lo hiciere con evasivas, la autoridad judicial lo amonestará para que responda en forma clara y concreta, bajo apercibimiento de que se presumirán por ciertos los hechos señalados en el interrogatorio, que serán valorados a tiempo de la sentencia, igual efecto producirá la incomparecencia del confesante a la audiencia sin causa justificada”. (la negrilla es nuestra).
Entonces, la propia norma reconoce que, si bien por la incomparecencia del confesante se presumirán como ciertos los hechos señalados por el interrogatorio, pero los mismos serán valorados a tiempo de emitir sentencia; es decir que, esta presunción no opera mecánica o automáticamente, sino que necesariamente debe someterse a la valoración probatoria a cargo del Juez y en relación a los hechos controvertidos.
Nótese que incluso el interrogatorio para la confesión del presidente de la Asociación Cultural Artística Musical Banda Unión Pagador de Oruro, versa sobre hechos que no son desconocidos, como el que Demetrio Cleofé Choque Mamani propuso el nombre de la Asociación o que este considera ser autor del mismo o que sostuvo procesos judiciales en defensa de dicho nombre o que la Asociación Civil de Músicos Profesionales Banda Poderosa Unión Pagador Fundadores, tiene registro de marca de servicio y signo distintivo en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a diferencia de la Banda Unión Pagador de Oruro que no lo tiene; es decir, estos hechos no desvirtúan de ningún modo el consenso general de los asociados, para adoptar este denominativo, reflejado en el art. 2 de su estatuto orgánico y que hace plena fe, respecto a la convicción de su contenido.
4. Sobre la desestimación de prohibición, restricción y/o prohibición de uso de signo distintivo ejercida de manera institucional.
a) Acusó error de derecho en la apreciación de la prueba consistente en la Resolución de concesión Nª 3993/2013 de 22 de agosto, otorgada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia, debido a que el Auto de Vista recurrido, resta valor a un documento público emitido por autoridad competente teniéndolo por ineficaz, estableciendo que las asociaciones civiles sin fines de lucro no pueden obtener registro de marca de servicios en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.
Al respecto, corresponde aclarar de inicio que el Auto de Vista recurrido no desconoce la Resolución de concesión Nº 3993/2013, de 22 de agosto de fs. 418, otorgada por el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia, que inscribió la marca Solicitada de “Poderosa Unión Pagador Fundadores” con Registro Nª 145887 – C.
Fíjese que la pretensión demandada se centró en este punto, en la restricción y/o prohibición de unos de signo distintivo ejercida de manera institucional del denominativo “Unión Pagador de Oruro”.
Entonces el recurrente amparó su demanda en el registro que tiene, pero sobre el denominativo de “Poderosa Unión Pagador Fundadores” fundada el 22 de julio de 2012 y con reconocimiento de Personalidad Jurídica como “Asociación Civil de Músicos Profesionales “Banda Poderosa Unión Pagador Fundadores”, el 03 de octubre de 2013; pero, contradictoriamente pide la restricción y/o prohibición de uso de signo distintivo (del cual no tiene registro alguno) a la Asociación Cultural Artística Musical Banda Unión Pagador, que fue fundada el 15 de enero de 1992, obteniendo su personalidad jurídica el 15 de mayo de 1996, conforme consta de fs. 2 a 7 vta., de obrados.
Es decir, pide de forma incongruente que se prohíbe el uso de un nombre de una asociación que: uno, fue creada con muchos años de anterioridad, posterior al suyo, con funcionamiento y vigencia anterior; dos, no existe similitud ni gramatical o fonética en los nombres “Banda Unión Pagador” con “Banda Poderosa Unión Pagador Fundadores”; tres, si bien esta última se encuentra registrada en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual del Estado Plurinacional de Bolivia con el Registro Nº 145887 - C es oponible en relación a terceros desde el momento de su inscripción o registro, siempre y cuando se demuestre el uso de su nombre; cuarto, los medios de defensa de la propiedad intelectual se encuentra establecidos en el Código de Derechos de Autor y en el referido SENAPI, siendo inconsciente e incongruente lo acusado.
Además, conforme señala el Auto de Vista recurrido, la naturaleza jurídica de las partes en disputa es de “ASOCIACIONES CIVILES”; por cuanto sus regulaciones obedecen a la legislatura civil, siendo que, el registro, que le corresponde es de la clase 41 comprende principalmente los servicios prestados por personas o instituciones para desarrollar las facultades mentales de personas o animales, así como los servicios destinados a divertir o entretener. Esta clase comprende en particular:
- Todos los servicios relacionados con la educación de personas o la doma y adiestramiento de animales;
- Los servicios cuyos principales propósitos son el recreo, diversión y entretenimiento de personas;
- Los servicios de presentación al público de obras de artes plásticas o de literatura con fines culturales o educativo.
Consiguientemente, se encuentran limitados de aplicación de los parámetros establecidos en el art. 155 la declaración decisión 486, en cuanto a la protección y uso de la marca en el ámbito comercial.
En todo caso, el hecho de que la Asociación recurrente, hubiera realizado su registro de propiedad intelectual en el Servicio Nacional de Registro Intelectual, no cohíbe a la Asociación demandada a ejercer su actividad bajo su propio denominativo, y tampoco repercute sobre el reclamo y pretensión de exclusividad institucional de uso del nombre nominativo “Unión Pagador”, porque esa frase solo es parte compuesta del denominativo más amplio “Banda Poderosa Unión Pagador Fundadores”.
b) Acuso error de derecho en la apreciación de la prueba de confesión provocada, que fue declarada por absuelta que no desvirtuó el instrumento público Nº 044/1993.
Al respecto, este punto ya fue resuelto expresamente en el apartado 3 de parágrafo I, del Considerando IV, Fundamentos de la Resolución, haciendo énfasis en que, ciertamente por la incomparecencia del confesante se presumirán como ciertos los hechos señalados por el interrogatorio, pero los mismos serán valorados a tiempo de emitir sentencia; por lo que, esta presunción no es ipso facto o automática, sino que imperiosamente se somete a la valoración probatoria a cargo del Juez y en relación a los hechos controvertidos. Aspecto que por lo argumentado en los puntos precedentes fue realizado, concluyendo que no le asistía el derecho pretendido al recurrente.
Razones por las cuales, se emite un fallo judicial conforme a lo previsto en el art. 220. II del Código Procesal Civil.