AMPARO DIRECTO 397/2010. SEARS ROEBUCK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

2) La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas;

3) La imitación debe apreciarse por imposición, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad -signo y mensaje-, pues se trata de advertir la impresión o mensaje que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto o mensaje publicitario que el consumidor percibe y obtiene de las marcas, y

4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el comprador promedio, y que preste la atención común y ordinaria.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por este órgano colegiado, con número de clave TC014707.9AD2, pendiente de publicación, cuyos rubro y texto son:

"MARCAS. FACTORES A CONSIDERAR EN EL ANÁLISIS DE RIESGO DE CONFUSIÓN. La apreciación de la similitud de marcas depende de algunos factores, como son el conocimiento de la marca en el mercado y la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado; también debe analizarse el grado de similitud entre los productos o servicios designados para las marcas, lo que implica cierta interdependencia entre esos factores. Así puede ocurrir que un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados, pueda verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas o signos marcarios y a la inversa, sin que por eso haya, necesaria o forzosamente, un riesgo de confusión para el consumidor promedio."

Asimismo, sirve de apoyo la diversa tesis I.4o.A.613 A, emitida por este tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 2793, que a la letra dice:

"MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN. A partir de las peculiaridades de una marca debe considerarse la similitud con algún otro signo o la asociación con el fabricante (especialmente en las renombradas y con gran difusión). Estos aspectos deben ser evaluados en función de su dimensión conceptual, denominativa, fonética o gráfica, de una manera proporcional, idónea y adecuada al caso particular, así como a los efectos y consecuencias que es susceptible de producir entre los consumidores. Consecuentemente, para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre marcas en conflicto, a efecto de determinar si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse los siguientes lineamientos: 1) La semejanza debe percibirse considerando la marca en su conjunto; 2) La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas; 3) La imitación debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la atención común y ordinaria. En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos: a) Fonético, considerando que la confusión fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar. b) Gráfico, dado que la confusión en este aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista; y, c) Ideológico o conceptual, que es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario."

De esta forma, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse a partir de analizar los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto, que versa sobre los siguientes aspectos:

a) Fonético. La confusión fonética se presenta cuando dos palabras, pertenecientes al mismo idioma, se pronuncian en forma similar.

b) Gráfico. La confusión atendiendo a este aspecto, se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista, son semejantes entre sí, a tal grado, que llevan a confundir uno por otro. Así, la confusión puede darse entre palabras, figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda ser captado por el sentido de la vista.

c) Ideológico o conceptual. Es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario, lo que permite al consumidor distinguir una marca de otra.

Las reglas citadas con anterioridad, se han establecido prima facie para determinar cuándo dos marcas son o no semejantes en grado de confusión, las cuales, se encuentran contenidas en el siguiente criterio jurisprudencial que se comparte, emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 207 del Tomo XV-I, febrero de 1995, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE."

También, sobre el tema, este Tribunal Colegiado ha pronunciado la tesis I.4o.A.585 A, en donde se ha plasmado la forma en que ha de analizarse la semejanza entre marcas; criterio publicado en la página 355 del Tomo XIII, febrero de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes:

"MARCAS, DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS. PARA SU ESTUDIO ES NECESARIO DETERMINARLAS. Para que se considere que una marca utilizada en una empresa, pueda causar o inducir al público consumidor en confusión, engaño o error porque pueda pensar ésta que los productos que ampara, se expendan bajo su autorización o licencia de un tercero, es necesario que se haga un estudio integral de ambas marcas tomadas en su conjunto, pero no sólo destacando sus diferencias, sino también atendiendo a sus semejanzas puesto que es precisamente en este punto, donde puede presentarse la confusión al establecerse una conexión mental."

Expuesto lo anterior, como se adelantó, este tribunal considera que son infundados los argumentos de la parte quejosa.

Con objeto de exponer las razones de tal conclusión, se plasman los signos materia del presente asunto:

Bien, como lo expuso la Sala responsable, es evidente que respecto a la cuestión gráfica, se advierte semejanza en grado de confusión entre ambos signos.

En efecto, como se dijo en líneas precedentes, la confusión gráfica se presenta cuanto aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno con otro.

En el caso, atendiendo a las semejanzas existentes entre los signos, parámetro bajo el cual debe analizarse la posible confusión, se tiene que los dos presentan un contorno negro, el ya registrado ancho en sus laterales y delgado en sus partes superior e inferior, mientras que el propuesto a registro con un grosor uniforme; además, ambos contienen un centro blanco, lo que da pie a considerar, al primer golpe de vista, que su parecido es tal que podría generar confusión en el consumidor promedio, el que rara vez compara pormenorizadamente las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado, y regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguirlas.

En este tenor, si entendemos por marca todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado y éstas van dirigidas al público consumidor, es decir, al consumidor promedio, es claro que la mayoría de éste no conoce o no pone atención preponderante en los conceptos gramaticales referidos sino más bien al que propone la publicidad del producto o servicio al que el signo marcario se refiere.

En efecto, la apreciación de la similitud de marcas depende de algunos factores, como son el conocimiento de la marca en el mercado y la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado; también debe analizarse el grado de similitud entre los productos o servicios designados para las marcas, lo que implica cierta interdependencia entre esos factores. Así, puede ocurrir que un bajo grado de similitud entre los productos o los servicios designados, pueda verse compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas o signos marcarios y a la inversa, sin que por eso haya, necesaria o forzosamente, un riesgo de confusión para el consumidor promedio.

En relación con el tema tratado, es pertinente traer a colación lo que este Tribunal Colegiado estima como referentes que sirven de guía para examinar si un producto y/o servicio, son similares en grado de confusión para los consumidores, consistentes en:

a) Debe comprobarse si son o no coincidentes los canales de comercialización o distribución de los productos y servicios comparados;