AMPARO DIRECTO 397/2010. SEARS ROEBUCK DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

* Productos o servicios con peculiaridades, ventajas o características que los hacen valiosos o famosos en el mercado goodwill, cuya titularidad se pretende reivindicar para su explotación mercantil con pretensiones de exclusividad.

* Signo distintivo que se asocia como particular y exclusivo, en relación con ese producto o servicio, no tiene que ser necesariamente original o inédito, basta la distintividad -ese es el aspecto que se protege y registra para dar exclusividad- y que no sea denominativo ni genere confusión con otra marca. La confusión que se evita es entre marcas y no con otro signo.

* Signo -denominativo, gráfico o mixto- que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, que une psicológicamente a una idea o concepto de un producto o servicio y evoca al consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación; la marca es aprehendida por el consumidor y desencadena representaciones en su mente -aspecto dinámico e ingrediente psicológico de la marca-. Este signo debe ser susceptible de distinguir per se, productos o servicios respecto de otros de su misma especie o clase.

* Unión o correlación entre ambos -productos o servicio y signo- que los consumidores captan y retienen en la memoria. Precisamente, ese perfil psicológico es lo que resulta creativo, atribuible al empresario y es la materia de protección y reivindicación.

Por tanto, la marca es el mecanismo que hace posible la identificación y subsiguiente selección de productos o servicios; permite al consumidor elegir a través de identificar y hace posible que la oferta de productos o servicios de una clase sea transparente para el consumidor.

También es un instrumento que se usa y contribuye a tabicar mercados, para brindar exclusividad al comerciante que logra acreditar los bienes que oferta como protección y tutela contra la competencia desleal; sin embargo, el abuso de tales privilegios de exclusividad, puede atentar contra la libre circulación.

Sirve de apoyo a lo anterior la tesis I.4o.A.709 A, emitida por este tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 2753, de rubro y texto siguientes:

" Las marcas son bienes inmateriales y sus componentes son: a) productos o servicios con peculiaridades, ventajas o características que los hacen valiosos o famosos en el mercado, cuya titularidad se pretende reivindicar para su explotación mercantil con pretensiones de exclusividad; b) signo distintivo que se asocia como particular y exclusivo, en relación con ese producto o servicio, el cual no tiene que ser necesariamente original o inédito; c) signo -denominativo, gráfico o mixto- que requiere materializarse en un envase, producto o expresión publicitaria, que une psicológicamente a una idea o concepto de un producto o servicio y evoca al consumidor las características, procedencia empresarial, nivel de calidad o reputación; y d) unión o correlación entre producto o servicio y signo que los consumidores captan y retienen en la memoria, que es lo que resulta creativo, atribuible al empresario y es la materia de protección y reivindicación. Por tanto, la marca es el mecanismo que hace posible la identificación y subsiguiente selección de productos o servicios y un instrumento que se usa y contribuye a tabicar mercados, para brindar exclusividad al comerciante que logra acreditar los bienes que oferta como protección y tutela contra la competencia desleal."

De lo anterior resulta el valor económico de una marca, en cuanto permite y es un instrumento para que el comerciante ofrezca y logre vender sus productos y servicios, aunado al beneficio de que tengan demanda y aceptación entre los consumidores.

Es en razón de la finalidad y funcionalidad económica de las marcas, que habitualmente los comerciantes se aprovechan del prestigio que en el mercado tenga o haya adquirido un signo ya registrado, para crear algún otro semejante que explote las ventajas publicitarias de aceptación y de reputación ante los consumidores.

Las leyes y la jurisprudencia han acotado instituciones como la similitud y la asociación, a fin de sancionar tales prácticas de competencia desleal, especialmente orientadas hacia la tutela de las marcas más notorias o renombradas, donde se busca confundir, aprovechar, diluir, debilitar o asociar el prestigio de los signos acreditados.

Para calificar a las prácticas comerciales como desleales, basta que haya un riesgo de confusión -que opera subjetivamente en los consumidores- respecto de los productos o servicios que las marcas representan o de los propios signos de diferentes empresas -a partir de elementos o razones objetivas capaces de argumentar y concluir la confundibilidad-, por lo que deben ser particular y enfáticamente distintivas, independientes y originales en lo concerniente a su significante y a su significado.

En términos generales se tiene que la peculiaridad de las marcas implica que puedan ser denominativas, gráficas o mixtas.

A partir de esas peculiaridades es que la similitud entre marcas o la asociación con el fabricante (especialmente en las renombradas y con gran difusión) debe evaluarse en función de su dimensión conceptual, denominativa y fonética o gráfica; de una manera proporcional, idónea y adecuada al caso particular, así como a los efectos y consecuencias que es susceptible de producir entre los consumidores.

Lo anterior, inserto en el contexto de que las funciones de una marca consisten en indicar la procedencia empresarial, la calidad del producto o servicio, publicitar la eventual reputación e implicar una distintividad inherente o también adquirida respecto de significados secundarios, que se asocian a la marca.

En efecto, la marca tiene la peculiaridad de unir, incluso de manera inconsciente, a un signo con la percepción que los consumidores tengan de un producto o servicio, especialmente en lo concerniente a la reputación o prestigio y, en caso de surgir confusión, la marca emergente o nueva pueda aprovecharse de manera desleal, de un prestigio comercial creado por otro agente a través de calidad y publicidad o diluir la imagen comercial que se tenga y esté ligada a la marca original.

En este orden de ideas, se acepta de manera general como consumidor promedio, a aquel capaz de apreciar globalmente los signos, que está normalmente informado y que es razonablemente atento y perspicaz; no obstante, rara vez puede comparar pormenorizadamente las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado, y regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguirlas. De este modo, la apreciación de un signo varía si se trata de una marca especializada o popular, o bien, de una genérica o incipientemente conocida.

Sustenta lo anterior la tesis I.4o.A.614 A, emitida por este órgano colegiado, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, enero de 2008, página 2765, que se transcribe:

"CONSUMIDOR PROMEDIO. SU CONCEPTO EN RELACIÓN CON LAS MARCAS. Se acepta de una manera general como consumidor promedio a aquel capaz de apreciar globalmente los signos marcarios, que está normalmente informado y es razonablemente atento y perspicaz, no obstante que rara vez puede comparar pormenorizadamente las marcas que se le presentan cotidianamente en el mercado, y regularmente confía en la imagen imperfecta de su memoria para distinguirlas, ya que su apreciación de un signo varía según se trate de una marca especializada o de una popular, o bien, de una genérica respecto de otra incipientemente conocida."

Por otra parte, respecto a los signos distintivos, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial ha publicado importante información en su página de Internet, en lo que denomina Guía de usuario de signos distintivos, visible en la siguiente dirección: