AMPARO DIRECTO 160/2008. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V. 27 DE AGOSTO DE 2008. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JEAN CLAUDE TRON PETIT. SECRETARIO: ALFREDO A. MARTÍNEZ JIMÉNEZ.

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"IV. Las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción; ..."

Conforme a dicho numeral, la Sala responsable considera que el signo "Big Chupe" no puede ser registrado, como lo estimó la autoridad administrativa, porque es descriptivo del producto que ampara (bebidas alcohólicas).

Conviene precisar que para declarar la validez del acto impugnado, la Sala analizó el signo "Big Chupe" sólo desde la perspectiva de que se trata de una denominación descriptiva, por lo cual este órgano colegiado se pronunciará únicamente sobre la negativa de registro desde ese punto de vista.

En este sentido, conviene precisar cuándo se considera que se está en presencia de una marca genérica, descriptiva o evocativa.

El signo genérico es el que designa en forma usual y común un producto o servicio determinado (p.e.: computadora, cuando designa computadora, y bicicleta, cuando designa bicicleta). Si se registra como marca un signo que se refiere al producto mismo, se estaría denominando tal producto con el mismo vocablo o término con el que es conocido en el mercado, perdiendo así su distintividad y marginando injustamente a otros agentes económicos de la posibilidad de utilizar ese término para sus productos.

En relación al signo genérico, José Manuel Otero Lastres(1) sostiene que: "es aquél que sirve para designar el género al que pertenece el correspondiente producto o servicio: es el nombre que recibe el propio producto o servicio."

Por otra parte, se considera descriptivo un signo cuando se refiere, precisamente, a la cualidad, características o propiedades que usualmente corresponden al producto o servicio que se pretende distinguir y que se ofrece en el mercado.

En este sentido, David Rangel Medina(2) dice: "descriptivas son las marcas que consisten en la definición del producto a que se aplican o que evocan la idea del mismo, sea porque el vocablo o locución guarda relación directa con la naturaleza del producto, con su composición física o química, con sus propiedades; bien porque el vocablo expresa el tipo, peso, medida, función o destino del producto."

Asimismo, la prohibición concerniente a las indicaciones y signos descriptivos se asienta sobre un doble fundamento. Se apoya, por un lado, en la falta de carácter distintivo de los signos descriptivos, porque lejos de denotar el origen empresarial de los productos o servicios, estos signos proporcionan al público información acerca de las propiedades y características pertinentes de los productos o servicios. Tal prohibición se apoya, por otro lado, en la necesidad de mantener disponibles los signos descriptivos a fin de que puedan ser utilizados por todos los empresarios que operan en el correspondiente sector del mercado.(3)

Añade Fernández-Nóvoa que: "Como en las genéricas y en las vulgares la incapacidad distintiva de la marca descriptiva radica en el hecho de que todos los productos que tienen determinada propiedad, función o característica, pueden ser individualizados del mismo modo bajo la misma denominación, la cual es impropia para servir de marca, porque pertenece al dominio público."

En este sentido, los términos descriptivos se diferencian de los genéricos en que estos últimos aluden al producto en sí, y los primeros, a una cualidad o característica del producto.

Finalmente, y respecto del signo evocativo o sugestivo, en él no se hace relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto o servicio, como sucede con los descriptivos, exigiéndose al consumidor, para llegar a entender qué producto o servicio comprende la marca, hacer uso de la imaginación y del entendimiento, es decir, un proceso deductivo entre la marca o signo y el producto o servicio.

Del contexto descrito, resulta que carecen de la calidad o condición de signos registrables todos los que sean genéricos, descriptivos y usuales del producto o servicio a amparar, o aquellos que sin haber sido inicialmente la designación común del producto o del servicio o por el uso de la marca, ésta se convierte en el nombre común del producto, ya que todos ellos han perdido su distintividad frente a los productos.

Asimismo, no podrán ser registrados como signos los que en el lenguaje comercial, en los modismos o la jerga son utilizados para designar al producto, aunque la significación gramatical sea diferente.

Las precisiones que anteceden sirven de referencia para establecer que las consideraciones de la Sala, aquí señalada como responsable, de reconocer la validez de la negativa de la autoridad de registrar la marca "Big Chupe" porque es descriptiva, no es compartida por este Tribunal Colegiado.

El artículo 90, fracción IV, de la Ley de la Propiedad Industrial, antes transcrito, establece que no son registrables como marcas las denominaciones, figuras o formas tridimensionales que, considerando el conjunto de sus características, sean descriptivas de los productos o servicios que traten de protegerse como marca. Quedan incluidas en el supuesto anterior las palabras descriptivas o indicativas que en el comercio sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen de los productos o la época de producción.

La ratio legis del precepto citado es evitar la competencia desleal entre fabricantes o comerciantes, esto es, se trata de evitar la apropiación individual de una expresión que sea de tal naturaleza que todos los comerciantes o fabricantes tengan derecho a usarla, para lo cual, lo mismo es que sea descriptiva de las cualidades que de las calidades de un producto, independientemente de que la separación de ambos significados sea eventual y, en cierta forma, convencional, y a menudo se usan indistintamente.

En el caso de autos, la denominación "Big Chupe" no resulta descriptiva, en sí misma, ni de las cualidades ni de las calidades de una bebida alcohólica como producto específico, ni se ve que los competidores tengan derecho a señalar en sus marcas para denotar o describir un producto o servicio determinado que éste es "Big" o "Chupe", lo cual no les impedirá a todos decir que su producto es enorme, mayúsculo, vasto, etcétera, o bien, que puede ser succionado, bebido o absorbido, ya que aunque estas nociones podrán ser evocadas por dichos términos, su uso no puede quedar impedido a todos por el registro de la denominación, como no quedaría impedido el uso de alguna palabra compuesta o frase que lleve alguna de dichas expresiones seguida de otra que resulte distintiva.

Esto es, la descripción del objeto o del servicio de un signo para impedir su registro debe referirse a una de sus cualidades primarias o esenciales, lo que implica que el consumidor al observar o escuchar la marca reconozca el producto o servicio que lo protege. En efecto, esto quiere decir que una denominación descriptiva comunica inmediatamente al consumidor promedio(4) la correspondiente información sobre las características del producto o servicio.

Cabe afirmar también que una palabra extranjera solo deberá considerarse descriptiva cuando el consumidor promedio de los productos o servicios percibe directamente el carácter o función descriptivo de la denominación extranjera.

Con sentido opuesto, la descripción o la designación de una cualidad o elemento secundario o accidental del bien, no impide la registrabilidad de un signo. Esto lleva a señalar que los adjetivos serán registrables si no se refieren a las cualidades esenciales o predominantes del producto o servicio que ampara la denominación por registrarse.

En México la connotación de "chupar" conforme a la costumbre, la idiosincrasia y los modismos significa y se entiende como ingerir bebidas alcohólicas, lo que permite evocar, en principio, que el signo sugiere "beber a lo grande" o "una gran bebida"; sin embargo, cierto también es que, como se dijo con antelación, el signo por sí mismo no es descriptivo del producto que ampara, pues conduce también a pensar que se puede "chupar" cualquier otra bebida (p.e. bebidas carbonatadas).

Por tanto, el signo al cual se le negó el registro no suscita inmediatamente en la mente del consumidor la idea de que se trata de bebidas alcohólicas, ni que aquélla haga referencia a cualidades esenciales o predominantes del producto que ampara, sino es necesaria una reflexión entre la denominación y el producto correspondiente consignado en la solicitud de registro.

En consecuencia, la Sala no puede sostener que la denominación controvertida desempeña algún papel en la cualidad intrínseca del producto de que se trata, puesto que, contrariamente a ello, no se refiere a alguna cualidad primaria o esencial del mismo, ya que lejos de ser descriptivo es meramente evocador, en virtud que no se hace relación directa e inmediata a una característica o cualidad del producto, como sucede con las descriptivas, pues, en el caso, se exige al consumidor, para llegar a comprender qué producto o servicio ampara la marca, hacer uso de la imaginación y del entendimiento, es decir, un proceso deductivo entre la denominación y el producto.

Las consideraciones precedentes permiten concluir que la declaración de validez del acto impugnado por la Sala, única y exclusivamente respecto de que el signo "Big Chupe" es una marca descriptiva, es desafortunada, por lo que debe concederse el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados.

Asimismo, resultan fundados los argumentos precisados en los incisos b) y d) del único concepto de violación en los que se aduce, esencialmente, que la Sala omitió estudiar los argumentos de que la denominación "Big Chupe" en su conjunto es distintiva y que no es la traducción de palabras no registrables, por lo que no es aplicable la fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

De las constancias que integran el expediente remitido por la Sala responsable se advierte que la parte actora en el juicio contencioso administrativo, demandó la nulidad de la resolución contenida en el oficio MA/M/1985/0730966 de veintinueve de junio de dos mil seis, dictada por la coordinadora Departamental de Examen de Marcas "B" de la Dirección Divisional de Marcas del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, mediante la cual niega la concesión del registro de la marca "Big Chupe".

La negativa de registro obedeció, esencialmente, a que se (I) trata de una denominación descriptiva, (II) no es distintiva del producto; y, (III) uno de sus elementos se encuentra en "idioma diverso", por lo que se actualizan los supuestos de irregistrabilidad previstos en las fracciones IV y VI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

En la demanda de nulidad, la parte quejosa en los conceptos de violación formuló, entre otros argumentos, los siguientes (fojas 7, 8 y 17):