TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA
Auto Supremo Nº 162
Sucre, 13 de mayo de 2016
Expediente : 102/2015-CA
Demandante : Compañía Industrial Comercial Bolivia Ltda.
Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
Tercer Interesado : Bread King
Resolución Impugnada: Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-Nº 0307/2014
de 12 de septiembre
Magistrado Tramitador: Dr. Antonio Guido Campero Segovia
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo, en merito a los arts. 410.II de la Constitución Política del Estado, 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 y 125 de la Decisión 500 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitó la interpretación prejudicial de los arts. 136.b) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de establecer la correcta interceptación y debida aplicación de las normas comunitarias.
I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
I.1. Resolución Administrativa
Dentro del trámite de nulidad, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de su Director de Asuntos Jurídicos, emitió la Resolución Administrativa Nº 78/2014 de 31 de enero, declarando improbada la demanda de nulidad relativa contra la marca registrada KING BREAD.
I.2. Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria
Ante el recurso de revocatoria interpuesto por Oscar Román Cuba Arroyo representante de BREAD KING en fecha 24 de marzo de 2014, el Servicio Nacional de Propiedad a través de su Director de Propiedad Industrial, mediante Resolución Administrativa Nº DPI/OPO/REV-Nº 116/2014 de 23 de abril, resolvió revocar en su totalidad la Resolución Administrativa Nº 78/2014 de 31 de enero, en consecuencia declaró probada la demanda de nulidad relativa, debiendo procederse al registro de la nulidad del signo distintivo en el libro de registro respectivo.
I.3. Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico
Interpuesto el recurso jerárquico por el representante de la Compañía Industrial Comercial Bolivia Ltda., la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual mediante Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0307/2014 de 12 de septiembre, resolvió rechazar el recurso jerárquico, confirmando totalmente la Resolución Administrativa Nº DPI/OPO/REV-Nº 116/2014 de 23 de abril, bajo el fundamento siguiente: “…que la parte recurrente no cuestionó la conclusión de la valoración de la prueba aportada por el demandante…”, “… conforme a la normativa andina es obligación de la autoridad nacional, en este caso el Servicio nacional de Propiedad Intelectual, el resolver la acción de nulidad planteada, sobre una marca ya cometida.”, “… que el derecho sobre un nombre comercial como el evidenciado dentro de la presente causa no requiere su registro, sino únicamente la demostración del primer uso y el uso constante del mismo, aspecto plenamente evidenciado por la prueba aportada.”, concluyéndose que la: “…Compañía Industrial Comercial Bolivia Ltda.,COINCO BOL LTDA legalmente representada por Adolfo Aponte Zambrana, no logró enervar ni desvirtuar los fundamentos de fondo considerados en la Resolución Administrativa Nº DPI/OPO/REV-Nº 116/2014 de 23 de abril,…”.
II. TRAMITE DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
II.1. Contenido de la Demanda Contenciosa Administrativa
El 24 de abril de 2015, la Compañía Industrial Comercial Bolivia Ltda., representada legalmente por Judith Roxana Aprili Martínez, interpone demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0307/2014 de 12 de septiembre, bajo los siguientes argumentos:
Que la compañía nunca actuó de mala fe al proceder a registrar la marca KING BREAD, toda vez que la marca no se encontraba solicitada sino hasta el 1 de abril de 2013; es decir siete meses posteriores a que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual haya emitido la Resolución Nº 0286/2012 de 26 de septiembre, Resolución que dio la concesión de título de propiedad de la marca KING BREAD. Advirtiéndose además que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual actuó de manera incongruente al resolver en la demanda de infracción seguida por la compañía en contra del Oscar Román Cuba Arroyo titular de la empresa BREAD KING a favor de la compañía mediante Resolución Administrativa Nº IF-23/2013 de 20 de noviembre y al resolver la demanda de nulidad a favor de Oscar Román Cuba Arroyo mediante la Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0307/2014 de 12 de septiembre.
Que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual tuteló un derecho no consagrado, al fallar en favor de una empresa que no cumple con las mismas obligaciones que debe cumplir para con el Estado, tal es el caso de la obligación que tiene cada empresa de actualizar cada gestión su Matrícula de Comercio según lo establece el art. 9.a) Decreto Supremo Nº 26215, así como el art. 6.e) del Decreto Ley Nº 16833, señalando que la empresa referida no cuenta con Matricula de Comercio debidamente actualizada, como tampoco cuenta con Licencia de Funcionamiento.
Que la empresa referida adjunto impresión de mail que establecía ser la proveedora de la empresa IC Norte S.A. en la gestión 2010, empero la misma recién fue inaugurada el mes de febrero del año 2011, conforme la prueba adjunta.
Señalando como jurisprudencia la Sentencia Nº 98/2012 de 5 de abril, emitida por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
II.1.2. Petitorio
Finalmente solicitó declarar probada la demanda, revocando el acto administrativo impugnado, dejando sin efecto la Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0307/2014 de 12 de septiembre.
II.2. Contenido de la respuesta Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
Que admitida la demanda mediante providencia de 18 de mayo de 2015, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercer interesado, quienes fueron legamente citados, apersonándose Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, para responder negativamente a la acción incoada en su contra, manifestando que:
Que la Resolución Jerárquica se pronunció conforme el principio de confluencia; y que las observaciones a la prueba valorada, que pretendería introducir recién en etapa contenciosa, debieron ser sometidas al procedimiento contradictorio dentro de la instancia administrativa.
Que en cuanto a la solicitud de interpretación prejudicial aclaró que resulta facultativo en la instancia administrativa, correspondiendo al tribunal de última instancia ordinaria solicitar la interpretación prejudicial al tribunal Andino de Naciones.
II.2.1. Petitorio
Por lo expuesto, solicitó se dicte sentencia rechazando la demanda planteada y confirmando la Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0307/2014 de 12 de septiembre.
II.3. Réplica y Dúplica
En la réplica y dúplica formuladas por las partes se reiteraron los argumentos anteriores. Concluido el trámite del proceso, se decretó AUTOS para sentencia conforme la providencia de 25 de febrero de 2016, suspendiendo la tramitación del proceso mediante providencia de 4 de mayo de 2016 hasta que se absuelva la consulta prejudicial, y disponiendo la remisión de los antecedentes del proceso en consulta prejudicial obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que efectúe interpretación prejudicial.
III. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
En merito a los arts. 123 y 125 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación a los arts. 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Andina, facultan al tramitador de la causa a realizar la consulta de interpretación prejudicial, cuando existen controversias sobre registros de marcas similares.
III.1. Normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere
Arts. 136.b) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Preguntas:
¿Cuál es la finalidad de la acción de nulidad del registro?
¿Quién puede plantear una acción de nulidad de un registro de marca?
¿Qué se entiende por nulidad relativa y nulidad absoluta?
¿La nulidad relativa y la nulidad absoluta se relacionan con las causales de irregistrabilidad de los signos como marcas?
¿Procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando fue concedida en contravención de lo dispuesto por el art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?
¿Procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando fue efectuada de mala fe?
¿El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio?
¿El depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo?
¿Quién alegue y demuestre el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad al registro de un signo idéntico o similar, adquiere el derecho exclusivo del signo?
¿Cuál es el fin del nombre comercial?
¿Qué se entiende por identidad de marca?
¿Qué se entiende por distintividad?
¿Cuáles son los requisitos para registrar una marca o signo?
III.2. Lugar y dirección del Magistrado que recibirá la Interpretación Prejudicial
La Interpretación Prejudicial será recibida en Secretaría de Sala Contencioso y Contencioso Administrativo y Social Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ubicado en la ciudad de Sucre, en calle Luis Paz Arce Nº 352; Teléfono (591) 4 64 53200-Int. 193-196, Fax (591) 4 691 2694, E-mail: [email protected]
III.3. Copia de las Principales piezas procesales
Se adjuntan los siguientes actuados procesales, para la consideración análisis y resolución de la interpretación prejudicial:
III.3.1 En sede administrativa
Resolución Administrativa Nº 78/2014 de 31 de enero.
Resolución Administrativa Nº DPI/OPO/REV-Nº 116/2014 de 23 de abril.
Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0307/2014 de 12 de septiembre.
III.3.1 En sede jurisdiccional
Demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Compañía Industrial Comercial Bolivia Ltda., representada legalmente por Judith Roxana Aprili Martínez.
Decreto de admisión de demanda de 18 de mayo de 2015.
Respuesta presentada por Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.
Réplica y Dúplica.
Decreto de Autos para Sentencia de 25 de febrero de 2016.
Providencia de 4 de mayo de 2016, suspendiendo la tramitación del proceso hasta que se absuelva la consulta prejudicial, y disponiendo la remisión de los antecedentes del proceso en consulta prejudicial obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Regístrese, notifíquese y cúmplase.
SALA CONTENCIOSA Y CONTENCIOSA ADM., SOCIAL Y ADM. PRIMERA
Auto Supremo Nº 162
Sucre, 13 de mayo de 2016
Expediente : 102/2015-CA
Demandante : Compañía Industrial Comercial Bolivia Ltda.
Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
Tercer Interesado : Bread King
Resolución Impugnada: Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-Nº 0307/2014
de 12 de septiembre
Magistrado Tramitador: Dr. Antonio Guido Campero Segovia
Pronunciada en el proceso contencioso administrativo, en merito a los arts. 410.II de la Constitución Política del Estado, 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, 123 y 125 de la Decisión 500 Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, solicitó la interpretación prejudicial de los arts. 136.b) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina, a fin de establecer la correcta interceptación y debida aplicación de las normas comunitarias.
I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
I.1. Resolución Administrativa
Dentro del trámite de nulidad, el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual a través de su Director de Asuntos Jurídicos, emitió la Resolución Administrativa Nº 78/2014 de 31 de enero, declarando improbada la demanda de nulidad relativa contra la marca registrada KING BREAD.
I.2. Resolución Administrativa del Recurso de Revocatoria
Ante el recurso de revocatoria interpuesto por Oscar Román Cuba Arroyo representante de BREAD KING en fecha 24 de marzo de 2014, el Servicio Nacional de Propiedad a través de su Director de Propiedad Industrial, mediante Resolución Administrativa Nº DPI/OPO/REV-Nº 116/2014 de 23 de abril, resolvió revocar en su totalidad la Resolución Administrativa Nº 78/2014 de 31 de enero, en consecuencia declaró probada la demanda de nulidad relativa, debiendo procederse al registro de la nulidad del signo distintivo en el libro de registro respectivo.
I.3. Resolución Administrativa del Recurso Jerárquico
Interpuesto el recurso jerárquico por el representante de la Compañía Industrial Comercial Bolivia Ltda., la Directora General Ejecutiva del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual mediante Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0307/2014 de 12 de septiembre, resolvió rechazar el recurso jerárquico, confirmando totalmente la Resolución Administrativa Nº DPI/OPO/REV-Nº 116/2014 de 23 de abril, bajo el fundamento siguiente: “…que la parte recurrente no cuestionó la conclusión de la valoración de la prueba aportada por el demandante…”, “… conforme a la normativa andina es obligación de la autoridad nacional, en este caso el Servicio nacional de Propiedad Intelectual, el resolver la acción de nulidad planteada, sobre una marca ya cometida.”, “… que el derecho sobre un nombre comercial como el evidenciado dentro de la presente causa no requiere su registro, sino únicamente la demostración del primer uso y el uso constante del mismo, aspecto plenamente evidenciado por la prueba aportada.”, concluyéndose que la: “…Compañía Industrial Comercial Bolivia Ltda.,COINCO BOL LTDA legalmente representada por Adolfo Aponte Zambrana, no logró enervar ni desvirtuar los fundamentos de fondo considerados en la Resolución Administrativa Nº DPI/OPO/REV-Nº 116/2014 de 23 de abril,…”.
II. TRAMITE DEL PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
II.1. Contenido de la Demanda Contenciosa Administrativa
El 24 de abril de 2015, la Compañía Industrial Comercial Bolivia Ltda., representada legalmente por Judith Roxana Aprili Martínez, interpone demanda contenciosa administrativa impugnando la Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0307/2014 de 12 de septiembre, bajo los siguientes argumentos:
Que la compañía nunca actuó de mala fe al proceder a registrar la marca KING BREAD, toda vez que la marca no se encontraba solicitada sino hasta el 1 de abril de 2013; es decir siete meses posteriores a que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual haya emitido la Resolución Nº 0286/2012 de 26 de septiembre, Resolución que dio la concesión de título de propiedad de la marca KING BREAD. Advirtiéndose además que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual actuó de manera incongruente al resolver en la demanda de infracción seguida por la compañía en contra del Oscar Román Cuba Arroyo titular de la empresa BREAD KING a favor de la compañía mediante Resolución Administrativa Nº IF-23/2013 de 20 de noviembre y al resolver la demanda de nulidad a favor de Oscar Román Cuba Arroyo mediante la Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0307/2014 de 12 de septiembre.
Que el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual tuteló un derecho no consagrado, al fallar en favor de una empresa que no cumple con las mismas obligaciones que debe cumplir para con el Estado, tal es el caso de la obligación que tiene cada empresa de actualizar cada gestión su Matrícula de Comercio según lo establece el art. 9.a) Decreto Supremo Nº 26215, así como el art. 6.e) del Decreto Ley Nº 16833, señalando que la empresa referida no cuenta con Matricula de Comercio debidamente actualizada, como tampoco cuenta con Licencia de Funcionamiento.
Que la empresa referida adjunto impresión de mail que establecía ser la proveedora de la empresa IC Norte S.A. en la gestión 2010, empero la misma recién fue inaugurada el mes de febrero del año 2011, conforme la prueba adjunta.
Señalando como jurisprudencia la Sentencia Nº 98/2012 de 5 de abril, emitida por Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.
II.1.2. Petitorio
Finalmente solicitó declarar probada la demanda, revocando el acto administrativo impugnado, dejando sin efecto la Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0307/2014 de 12 de septiembre.
II.2. Contenido de la respuesta Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
Que admitida la demanda mediante providencia de 18 de mayo de 2015, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercer interesado, quienes fueron legamente citados, apersonándose Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, para responder negativamente a la acción incoada en su contra, manifestando que:
Que la Resolución Jerárquica se pronunció conforme el principio de confluencia; y que las observaciones a la prueba valorada, que pretendería introducir recién en etapa contenciosa, debieron ser sometidas al procedimiento contradictorio dentro de la instancia administrativa.
Que en cuanto a la solicitud de interpretación prejudicial aclaró que resulta facultativo en la instancia administrativa, correspondiendo al tribunal de última instancia ordinaria solicitar la interpretación prejudicial al tribunal Andino de Naciones.
II.2.1. Petitorio
Por lo expuesto, solicitó se dicte sentencia rechazando la demanda planteada y confirmando la Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0307/2014 de 12 de septiembre.
II.3. Réplica y Dúplica
En la réplica y dúplica formuladas por las partes se reiteraron los argumentos anteriores. Concluido el trámite del proceso, se decretó AUTOS para sentencia conforme la providencia de 25 de febrero de 2016, suspendiendo la tramitación del proceso mediante providencia de 4 de mayo de 2016 hasta que se absuelva la consulta prejudicial, y disponiendo la remisión de los antecedentes del proceso en consulta prejudicial obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, para que efectúe interpretación prejudicial.
III. INTERPRETACIÓN PREJUDICIAL
En merito a los arts. 123 y 125 de la Decisión 500 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en relación a los arts. 32, 33 y 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia Andina, facultan al tramitador de la causa a realizar la consulta de interpretación prejudicial, cuando existen controversias sobre registros de marcas similares.
III.1. Normas del ordenamiento jurídico andino cuya interpretación se requiere
Arts. 136.b) y 172 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.
Preguntas:
¿Cuál es la finalidad de la acción de nulidad del registro?
¿Quién puede plantear una acción de nulidad de un registro de marca?
¿Qué se entiende por nulidad relativa y nulidad absoluta?
¿La nulidad relativa y la nulidad absoluta se relacionan con las causales de irregistrabilidad de los signos como marcas?
¿Procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando fue concedida en contravención de lo dispuesto por el art. 136 de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina?
¿Procede la nulidad relativa de un registro de marca cuando fue efectuada de mala fe?
¿El derecho exclusivo sobre un nombre comercial se adquiere por su primer uso en el comercio?
¿El depósito del nombre comercial no es constitutivo de derechos sobre el mismo?
¿Quién alegue y demuestre el uso real, efectivo y constante de un nombre comercial con anterioridad al registro de un signo idéntico o similar, adquiere el derecho exclusivo del signo?
¿Cuál es el fin del nombre comercial?
¿Qué se entiende por identidad de marca?
¿Qué se entiende por distintividad?
¿Cuáles son los requisitos para registrar una marca o signo?
III.2. Lugar y dirección del Magistrado que recibirá la Interpretación Prejudicial
La Interpretación Prejudicial será recibida en Secretaría de Sala Contencioso y Contencioso Administrativo y Social Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia, ubicado en la ciudad de Sucre, en calle Luis Paz Arce Nº 352; Teléfono (591) 4 64 53200-Int. 193-196, Fax (591) 4 691 2694, E-mail: [email protected]
III.3. Copia de las Principales piezas procesales
Se adjuntan los siguientes actuados procesales, para la consideración análisis y resolución de la interpretación prejudicial:
III.3.1 En sede administrativa
Resolución Administrativa Nº 78/2014 de 31 de enero.
Resolución Administrativa Nº DPI/OPO/REV-Nº 116/2014 de 23 de abril.
Resolución Administrativa Nº DGE/NUL/J-0307/2014 de 12 de septiembre.
III.3.1 En sede jurisdiccional
Demanda contenciosa administrativa interpuesta por la Compañía Industrial Comercial Bolivia Ltda., representada legalmente por Judith Roxana Aprili Martínez.
Decreto de admisión de demanda de 18 de mayo de 2015.
Respuesta presentada por Jhilda Gabriela Murillo Zarate, Directora General Ejecutiva y representante legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual.
Réplica y Dúplica.
Decreto de Autos para Sentencia de 25 de febrero de 2016.
Providencia de 4 de mayo de 2016, suspendiendo la tramitación del proceso hasta que se absuelva la consulta prejudicial, y disponiendo la remisión de los antecedentes del proceso en consulta prejudicial obligatoria al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina.
Regístrese, notifíquese y cúmplase.