TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
SALA CONTENCIOSA, CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA
SOCIAL Y ADMINISTRATIVA SEGUNDA
SENTENCIA N° 249/2024
Sucre, 20 de noviembre de 2024
DATOS DEL PROCESO Y DE LAS PARTES
Expediente : 68/2015.
Demandante : FABRICA LA ESTRELLA S.R.L.
Demandado : Servicio Nacional de Propiedad Intelectual - SENAPI
Proceso : Contencioso Administrativo
Res. Impugnada: Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-Nº
309/2014 de 29 de septiembre de 2014
Relatora : Mgda. María Cristina Díaz Sosa
I. VISTOS: La demanda contencioso administrativa de fs. 45 a 50 vta. Y memorial subsanando observaciones de fs. 73, interpuesta por FABRICA LA ESTELLA S.R.L., mediante su representante legal, contra el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) quien emitió la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-Nº 309/2014 de 22 de septiembre de 2014; el memorial de contestación de fs. 102 a 106 vta. la réplica cursante de fs. 139 a 140 vta, dúplica de fs. 148 a 150 vta. y demás antecedentes procesales y:
II. CONTENIDO DE LA DEMANDA
II.1. Antecedentes administrativos
La FABRICA LA ESTRELLA S.R.L. en su memorial de demanda contenciosa administrativa, hace referencia a los siguientes antecedentes:
El 24 de septiembre de 2013, fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 564 bajo el numero162638 la solicitud de registro de la marca “PIPO SOY” solicitada por José Luis Loayza Onofre.
En fecha 5 de noviembre de 2013 LA ESTRELA interpuso demanda de oposición en contra de la maraca “Pipo SOY” solicitada por el Sr. Loayza para proteger productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza en virtud a que la empresa demandada es dueña de la marca Pipo- rock, registrada en la misma clase internacional bajo el Nº 143371-C. Debido a la similitud entre las marcas mencionadas y a que el Artículo 136 inc. a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, prohíbe el registro de marcas que pudieran afectar a terceros por causar confusión con marcas anteriormente registradas, correspondía que la marca solicitada “Pipo soy” fuese denegada.
En fecha 3 de febrero de 2014 el Director de Propiedad Industrial del SENAPI, emitió la Resolución Administrativa Nº 090/2014 la cual dispuso declarar improbada la demanda de oposición interpuesta por La Estrella, basándose en el erróneo argumento de que la partícula “pipo” que forma parte de la composición de las marcas “Pipo Rock” y “Pipo soy” sería una partícula de uso común (y por ende una partícula que no puede ser monopolizada por ninguna persona) debido a que existirían otras marcas registradas en la Clase 30 dela Clasificación Internacional que estarían igualmente conformadas por la partícula “PIPO”. En base a dicho argumento, el Director de Propiedad Intelectual del SENAPI, enfoco la comparación de las marcas en las terminaciones “Rock” y “Soy”, llegando a la conclusión de que no son confundibles.
En fecha 14 de marzo de 2014, La Estrella interpuso recurso de revocatoria conta la resolución antes mencionada, mediante la cual se aclaró que la partícula “pipo” no puede ser considerada como una partida de uso común en la Clase 30 debido a que no existen 6 titulares distintos que tengan registradas marcas compuestas por la partícula “Pipo”, esto en virtud a la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, la máxima autoridad regional con competencia para interpretar la normativa de la CAN. En ese sentido, las marcas “Pipo Rock” y Pipo Soy” deben ser comparadas en su integridad tras lo cual se evidencia que son confundibles.
En fecha 22 de abril de 2024, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI, emitió la Resolución Administrativa DP/OP/REV-Nº 113/2014, la cual, en un claro interés de justificar a como de lugar que la partícula “pipo” es una partícula de uso común, amplio el análisis de registros a la clase 29, con el objeto de legar a un número de registros suficientes para considerar al prefijo “pipo “como de uso común. Tras esa forzada interpretación, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI, confirmo la resolución de primera instancia.
Ante dicha incorrecta determinación, en fecha 14 de mayo de 2014, La Estrella interpuso recurso jerárquico contra de la resolución señalada en el punto anterior, indicando la imposibilidad de que se combinen registros de dos clases internacionales distintas a efectos de analizar si la partícula llega al número de registros de distintos titulares (6) suficientes para ser considerada como de uso común. Asimismo, se reiteró que, vistas en su conjunto, las marcas son claramente confundibles.
En fecha 22 de septiembre de 2014, la Directora emitió la RA, 309/2014, por la cual, a pesar de reconocer que la partícula “Pipo” NO es una partícula de uso común al no existir suficientes registros de destinos titulares para considerarla como tal, por lo que las marcas fueron cotejadas en su integridad, de manera inexplicable y en completa vulneración de la jurisprudencia del Tribunal determinó que las marcas “Pipo Rock” y Pipo soy”, no son confundibles, por lo que se confirmó la resolución señalada en el punto 2,5 de este memorial.
II.2. Fundamentos de la demanda
Agotada la vía administrativa, estando dentro el plazo previsto por Ley, la Estrella, con la finalidad de activar el Control Judicial de Legalidad, respecto de determinados actos administrativos, interpone demanda contenciosa administrativa contra el representante del SENAPI, quien emitió la Resolución Administrativa DP/OP/REV-Nº113/2014, argumentando que:
- La decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, establece la imposibilidad de registrar macas que se asemejen a otras ya registradas y respecto de las cuales pueda generar riesgo de confusión.
- La decisión 486 de la CAN es la norma base para la regulación de los temas vinculados con la propiedad industrial en Bolivia, ya que el Estado Plurinacional de Bolivia firma el protocolo de Trujillo, ratificado por el protocolo de Cochabamba mediante ley 1872 de 15 de junio de 1998. El art 136 de la referida decisión, en su inc. a) señala que no podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sea idéntico o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o asociación. Por ello es que no se puede permitir el registro de una marca solicitada en caso de que dicha marca genere confusión respecto a una marca registrada idéntica o similar anteriormente por un tercero para proteger los mismos productos o productos similares.
Quien realice la comparación debe ponerse en la posición del presunto consumidor. Esta regla se encuentra respaldada por las interpretaciones 74-IP-2014, 252-IP-2013 y 49-IP-99, por la que la autoridad competente debe hacer el ejercicio de pensar como lo haría el consumidor promedio ya que este será quien adquiera los productos.
Criterios a ser tomados en cuenta en el plano ortográfico, se encuentran en las interpretaciones prejudiciales 18-IP-2013, 34-IP.-2006 y 114-IP-2014, entre otras los prefijos y sufijos y terminaciones son relevantes y pueden generar confusión entre dos marcas si ambas comparten los mismos o si estos son semejantes. Cuando dos marcas tienen el mismo número de silabas, parámetro importante para considerar a las marcas similares.
Criterios a ser tomados en el plano fonético, que se encuentran en las interpretaciones 18-IP-2013. 34-IP-2006 y 114-IP-2014, como la sucesión de vocales en un mismo orden provoca que las marcas sean consideradas como semejantes, también son similares dos marcas cuando su silaba tónica se encuentra en una misma posición, si es que esta silaba tónica es idéntica o similar.
El examen debe enfocarse en similitudes entre las marcas no en diferencias, ya que esta es la manera en que los consumidores comparan dos productos, regla vulnerada por la directora del SENAPI, porque se empeñó en resaltar las diferencias ente las marcas en lugar de visualizar las múltiples semejanzas existentes.
La Resolución Administrativa, no aplica correctamente las reglas y criterios establecidos por el Tribunal para el cotejo de marcas, provocando se tome una decisión incorrecta, respecto a la confusión existente entre las marcas “Pipo – Rock y Pipo Soy”, la Decisión 486 prohíbe el registro de una marca que pueda generar confusión respecto a otra ya registrada cuando pretende proteger los mismos productos o servicios, las marcas PIPO ROCK, ya existente y PIPO SOY, la solicitante, de acuerdo al análisis de la Directora del SENAPI, no existen semejanzas ni fonéticas ni ortográficas, con lo que se denota una parcialización, ya que claramente son confundibles.
El examinador debe colocarse en la posición del consumidor dado que este es quien se encuentra realmente en la posición de confundir las marcas, esta tarea tampoco fue cumplida en la Resolución Administrativa 309/2014, ya que no se hizo el ejercicio de pensar como un consumidor. Ya que de haberse aplicado esta regla se habría evidenciado que el consumidor de alimentos es una persona que no dedicara gran cantidad de tiempo a comparar minuciosamente dos marcas, usualmente verá los productos por unos cuantos segundos, que, si pasa por un carro de venta de snacks, el consumidor no se va a poner a diferenciar las marcas PIPO ROCK y PIPO SOY, sino que las confundirá por el parecido.
El riesgo de confusión ente las marcas en conflicto se agrava debido a que la marca PIPO SOY, pretende proteger los mismos productos que los protegidos por la marca PIPO ROCK.
En la parte final de su escrito, pide se declare PROBADA la demanda contenciosa administrativa dejando sin efecto la Resolución Jerárquica y REVOCANDO TOTALMENTE las Resoluciones Administrativas N° DGE/OPO/J-Nº 309/2014 de 22 de septiembre de 2014; DPI/OPO/J-Nº 113/2014 de 22 de abril de 2014 y la Resolución Administrativa Nº.090/2014 de 3 de febrero de 2014, declarando probada la demanda de oposición interpuesta por La Estrella.
III. CONTESTACIÓN A LA DEMANDA
El SENAPI mediante su representante, por memorial de fs. 102 a 106 vta. contesta en forma negativa y a este efecto desarrollo los siguientes argumentos:
En cuanto al cotejo realizado, se aplica la regla referida a la regla 1, la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas. Haciendo un realce en cuanto a la comparación de si hubiera similitud ortográfica, estableciendo que PIPO ROCK y PIPO SOY, existe similitud en las vocales y consonantes PIPO, mas no en ROCK y SOY, que gramaticalmente y fonéticamente son diferentes lo propio ocurre con la otra marca PIPOCAS, la similitud en las vocales y consonantes PIPO pero diferencias en las consonantes SOY y CAS, que en ninguno de los casos no tienen similitud ni en la pronunciación. En cuanto a la similitud ideológica, se tiene que PIPO SOY y PIPO ROCK son signos de fantasía por no tener significado en español y los mismos no evocan una idea similar en el consumidor tampoco existe similitud en este plano ideológico. En cuanto al signo PIPOCAS, este significa rosetas de maíz y al ser PIPO SOY, un signo de fantasía que no tiene significado en español, tampoco existe similitud.
En cuanto a la regla 2- referida a que las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente los signos PIPO ROCK y PIPO SOY no dejan en la mente una idea o recuerdo similar, más aún por la disimilitud ortográfica, ideológica, fonética.
Regla 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen, la autoridad demandada dice que al existir disimilitud gramatical, fonética e ideológica se colige que no existen mayores semejanzas entre los signos PIPO ROCK y PIPO SOY.
Regla 4.- Quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador o presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos, PIPO SOY, pretende proteger los productos dentro de la clase 30 internacional “preparaciones hechas de cereales, bocadillos, etc.”, en cambio el signo PIPO ROCK, protege los productos dentro de la clase internacional 30 como café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y saagu, harinas, preparaciones en base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, saldas (condimentos), especias, hielo”. El hecho de que los productos de los signos en conflicto pertenezcan a la misma clase del nomenclátor y posean finalidades afines, recalca, podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, sin embargo el signo PIPO SOY reúne los suficientes elementos de distintividad tanto ortográfica, fonética e ideológica respecto a los signos opositores de PIPO ROCK y PIPOCA.
En la respuesta también se hace un análisis de la interpretación prejudicial facultativa y obligatoria ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, estableciendo que en caso de incumplimiento de las directrices emitidas por el país miembro podría ser denunciado ante la secretaría General de la Comunidad Andina y posteriormente demandado por ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en caso de no solicitar la correspondiente interpretación prejudicial.
PETITORIO. - solicita se dicte sentencia RECHAZANDO la demanda planteada y CONFIRMANDO la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-N.º 309/2014 de 22 de septiembre de 2024.
III. PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO
Precisada la naturaleza procesal de una demanda contenciosa administrativa, en el caso concreto, lo que corresponde en coherencia con el principio del control judicial de legalidad, es acreditar si el SENAPI al haber emitido la Resolución Administrativa Nº DGE/OPO/J-Nº 309/2014 de 22 de septiembre de 2024, actuó conforme la Decisión 486 y la Jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia y las normas de nuestro Estado.
La demanda plantea que:
- La decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, establece la imposibilidad de registrar macas que se asemejen a otras ya registradas y respecto de las cuales pueda generar riesgo de confusión.
- No se puede permitir el registro de una marca solicitada en caso de que dicha marca genere confusión respecto a una marca registrada idéntica o similar anteriormente por un tercero para proteger los mismos productos o productos similares.
Quien realice la comparación debe ponerse en la posición del presunto consumidor.
En el plano ortográfico, deben considerarse entre otras los prefijos, sufijos y terminaciones ya que son relevantes y pueden generar confusión entre dos marcas si ambas comparten los mismos o si estos son semejantes.
En el plano fonético debe tomarse en cuenta la sucesión de vocales en un mismo orden, esto provoca que las marcas sean consideradas como semejantes, también son similares dos marcas cuando su silaba tónica se encuentra en una misma posición, si es que esta silaba tónica es idéntica o similar.
El examen debe enfocarse en similitudes ente las marcas no en diferencias, ya que esta es la manera en que los consumidores comparan dos productos.
La Resolución Administrativa, no aplica correctamente las reglas y criterios establecidos por el Tribunal para el cotejo de marcas, provocando se tome una decisión incorrecta.
El riesgo de confusión entre las marcas en conflicto se agrava debido a que la marca PIPO SOY, pretende proteger los mismos productos que los protegidos por la marca PIPO ROCK,
Por su parte, la directora general Ejecutiva del SENAPI, sostiene que la instancia administrativa efectuó la valoración pertinente de la prueba y que se consideraron todas las reglas normadas para el efecto en el análisis realizado y que se aplicó a cabalidad la Decisión 486.
IV. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS Y PROCESALES
IV.1. En fecha 3 de junio de 2013, José Luis Loayza Onofre, mediante su representante legal, presenta solicitud de registro de la marca “PIPO SOY”, el 24 de septiembre del mismo año, se publica en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 0564, bajo correlativo Nº 162638 la mencionada solicitud.
Mediante memorial de 5 de noviembre de 2013, la fábrica LA ESTRELLA S.R.L., plantea OPOSICION al registro de la marca referida, argumentando que: a) la fábrica LA ESTRELLA, es titular de los Registros PIPO ROCK y PIPOCAS, por lo que cuenta con legitimo interés para oponerse al registro, b) que el signo pretendido carece de distintividad extrínseca por lo que no puede acceder al registro y que afecta los derechos de terceros que es similar a la marca anteriormente registrada. c) Que la solicitud de registro incurre en la prohibición del art. 136 inc a) y del artículo 6 del convenio de Paris. d) que LA ESTRELLA S.R.L. es titular de la marca PIPO ROCK y que tiene derecho de uso exclusivo de la misma como lo establece el art 154 de la Decisión 485, e) Que la solicitud de registro de una marca indudablemente similar a la que es titular y que se encuentra registrada previamente, con riesgo a que se ocasione confusión con la registradas. g) Que el signo pretendido es similar, g) que puede dar lugar a confusión visual por lo aspectos ortográficos, gráficos y de forma que contiene y que ambas son mixtas, h) Que existen similitud entre los signos porque comparten ambos 5 de las 8 leras que las componen bajo el mismo prefijo PIPO, i) Que entre los signos existe confusión auditiva, j) que existe similar pronunciación entre los signos y dejan una similar impresión, k) Existe similitud ideológica, l) Que el riesgo de confusión aumenta porque ambos signos protegen productos de la misma clase internacional.
Ante la respuesta negativa de la parte demandante por memorial de 3 de enero de 2014, se comienza el trámite de proceso administrativo, en el que el director de Propiedad Industrial del SENAPI, emite la Resolución Administrativa Nº 090/2014 en la que se declara improbada la demanda de oposición interpuesta por la fábrica LA ESTRELLA S.R.L..
En fecha 3 de febrero de 2014, LA ESTRELLA interpone recurso de revocatoria siendo resuelto por el Director de Propiedad Industrial del SENAPI, en fecha 22 de abril de 2014, mediante la Resolución Administrativa DP/OP/REV-Nº 113/2014, que confirma la resolución anterior de primera instancia.
En fecha 14 de mayo se interpone por parte de LA ESTRELLA, recurso jerárquico que es resuelto en fecha 22 de septiembre de 2014, mediante Resolución de la directora del SENAPI Nº RA 309/2014 que confirma la Resolución de Recurso de Revocatorio planteada, precisando que: En base al cotejo de marcas en conflicto, en base a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 84-IP- 2011, se advierte que los signos opositores PIPOCAS y PIPO ROCK, son signos denominativos, o nominales o verbales, y por su lado el signo PIPO SOY, es una marca mixta, ya que se compone de un elemento denominativo (dos palabras) y un elemento grafico donde se advierte la figura de un canguro y palomitas de maíz al lado del mismo, signo distintivo que lo caracteriza. Por lo que a su vez, aplica las correspondiente reglas para analizar la similitud o no de los signos, en base a lo siguiente: REGLA 1- la confusión resulta de la impresión de conjunto desperada por las marcas.- a) similitud ortográfica, que emerge de la coincidencia de las letras entre los segmentos a compararse, PIPO ROCK y PIPO SOY que la coincidencia ente ambas es la silaba PIPO, y la diferencia está en las silabas ROCK Y SOY que son totalmente diferentes y se distinguen perfectamente entre ambos; por su parte de igual manera con el signo PIPOCAS no existe similitud ortográfica más que la silaba PIPO no evocando confusión alguna en las silabas SOY y CAS, b) similitud fonética.- si bien existe semejanza en las silabas PIPO, con disimilitud en las silabas ROCK y SOY, que fonéticamente no tienen similitud y no serían percibidos de manera similar por el oído humano, lo propio ocurre con el signo PIPOCAS, que fonéticamente los signos PIPO SOY y PIPOCAS son diferentes y no hay lugar a confusión c) similitud ideológica, que se dan entre signos que evocan las mismas o similares ideas, PIPO ROCK y PIPO SOY, son signos de fantasía por no tener significado en español y no evocan una idea similar en la mente del consumidor medio, lo propio ocurre con el signo PIPOCAS. REGLA 2.- las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. - tanto PIPO ROCK, PIOCAS y PIPO SOY, no dejan en sus características esenciales un recuerdo similar en la mente del consumidor medio, más aún por la disimilitud, ortográfica, fonética e ideológica. REGLA 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen.- tomando en cuenta la disimilitud ortográfica, fonética e ideológica, se colige que además de la silaba PIPO no existen semejanzas ente los signos en conflicto.- REGLA 4.- quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprados presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos, si bien los signos PIPO ROCK, PIPOCAS Y PIPO SOY, protegen productos de la clase internacional 30, PIPO ROCK protege en específico el café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, el signo PIPOCAS, protege en específico el café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, en cuanto el signo PIPO SOY, pretende proteger preparaciones hechas de cereales, bocadillos. Como se evidencia el producto protegido por el signo PIPO SOY, es totalmente distinto a los otros productos de los otros dos signos opositores.
V. ANÁLISIS DEL PROBLEMA JURÍDICO PLANTEADO
Corresponde ahora pronunciar resolución analizando y resolviendo previamente la denuncia relativa no haberse valorado la prueba presentada por la ahora demandante.
En virtud a los artículos 32 y 33 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, las suscritas autoridades judiciales, mediante el Auto de fs. 110 a 111, solicitó interpretación prejudicial al Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, pretensión que fue resuelta por el referido Tribunal, mediante el proceso identificado como 113-IP-2023, de 2 de junio de 2023, remitido por Secretaria de esta Sala mediante informe de fecha 26 de agosto de 2024, conforme se acredita por la documental de fs. 220 a 222, misma que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, será aplicada en la emisión del presente fallo, debiendo además dar cumplimiento a la disposición del párrafo tercero del artículo 128 del Estatuto vigente.
La demanda Contencioso Administrativa planteada, arguye que el signo PIPO SOY al que se opone, se asemeja totalmente a la marca ya registrada por LA ESTRELLA, oponente, que es PIPO ROCK Y PIPOCA, lo que daría lugar a confusión en los consumidores, por su parte la Resolución impugnada Res. Administrativa N° DGE/OPO/J-Nº 309/2014 de 22 de septiembre de 2014. En cuanto a este aspecto, establece: en base a la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 84-IP- 2011, se advierte que los signos opositores PIPOCAS Y PIPO ROCK, son signos denominativos, o nominales o verbales, y por su lado el signo PIPO SOY, es una marca mixta, ya que se compone de un elemento denominativo (dos palabras) y un elemento grafico donde se advierte la figura de un canguro y palomitas de maíz al lado del mismo, signo distintivo que lo caracteriza. Es decir, se pronuncia aplicando la jurisprudencia respectiva, pero además aplica las reglas de cotejo, estableciendo claramente que los signos PIPOCAS, PIPO ROCK y PIPO SOY, no dan lugar a confusión.
La demanda reclama que quien realice la comparación debe ponerse en la posición del presunto consumidor. Esta regla se encuentra respaldada por las interpretaciones 74-IP-2014, 252-IP-2013 y 49-IP-99, por la que la autoridad competente debe hacer el ejercicio de pensar como lo haría el consumidor promedio ya que este será quien adquiera los productos, al respecto la Res. Administrativa N° DGE/OPO/J-Nº 309/2014 de 29 de septiembre de 2014, establece quien aprecie el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos, si bien los signos PIPO ROCK, PIPOCAS Y PIPO SOY, protegen productos de la clase internacional 30, PIPO ROCK protege en específico el café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), especias, hielo, el signo PIPOCAS, protege en específico el café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, tapioca y sagú, harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería, helados, azúcar, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos de hornear, en cuanto el signo PIPO SOY, pretende proteger preparaciones hechas de cereales, bocadillos. Como se evidencia el producto protegido por el signo PIPO SOY, es totalmente distinto a los otros productos de los otros dos signos opositores.
Los Criterios interpretativos contenidos en la Sentencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 145-IP-2022, de 13 de marzo de 2023, precisamente a tiempo de desarrollar la interpretación del art 136 a) de la Decisión 486, establece que: “no podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio se asemejen o sean idénticos a una marca anteriormente registrada o solicitada para registro por un tercero para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación”. “Se deberá examinar si entre los signos confrontados existe identidad o semejanza, para luego determinar si esta circunstancia, genera riesgo de confusión (directo o indirecto) o de asociación en el público consumidor, teniendo en cuenta en esta valoración que la similitud entre dos signos puede ser: ortográfica, fonética, conceptual o ideológica, grafica o figurativa. De igual modo se deben considerar las siguientes reglas: la comparación debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman los signos en conflicto; en la comparación se debe emplear el método del cotejo sucesivo, esto es que se debe analizar un signo y después otro; en el análisis comparativo se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en las semejanzas se puede percibir si existe o no riesgo de confusión; al realizar la comparación es importante colocarse en el lugar del consumidor y tomar en cuenta su grado de percepción, de conformidad con el tipo de producto o servicio de que se trate”.
En cuanto a los criterios a ser tomados en cuenta para el cotejo, aplicando las reglas al respecto, en la Resolución recurrida, se tiene que:
REGLA 1- la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas.- a) similitud ortográfica, la coincidencia de las letras entre los segmentos a compararse, PIPO ROCK y PIPO SOY claramente denota que se encuentra en la silaba PIPO, y la diferencia está en las silabas ROCK Y SOY que son totalmente diferentes, logrando por ello la distinción que debe existir entre una marca y otra que no dé lugar a confusión; por su parte de igual manera con el signo PIPOCAS no existe similitud ortográfica más que la silaba PIPO no evocando confusión alguna en las silabas SOY y CAS, b) similitud fonética.- El ejercicio simple de escuchar los signos PIPO ROCK, PIPOCAS Y PIPO SOY, denota la inexistencia de similitud fonética, si bien existe semejanza en las silabas PIPO, hay una gran disimilitud en las silabas ROCK y SOY, que fonéticamente no tienen parecido alguno y por ello no serían percibidos de manera similar por el oído humano, lo propio ocurre con el signo PIPOCAS, que fonéticamente los signos PIPO SOY y PIPOCAS son diferentes y no hay lugar a confusión fonética al respecto, ya que se perciben de manera que no tienen parecido alguno, existiendo claramente una disimilitud fonética c) En cuanto a al análisis de la similitud ideológica, que se dan entre signos que evocan las mismas o similares ideas, PIPO ROCK y PIPO SOY, son signos de fantasía por no tener significado en español por una parte, por otra dichos signos, no ocasionan persé una idea similar en la mente del consumidor medio, lo propio ocurre con el signo PIPOCAS, con PIPO SOY, siendo totalmente diferentes las ideas que surgen en la mente a tiempo de expresarlos.
REGLA 2.- las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente. - tanto PIPO ROCK, PIOCAS y PIPO SOY, no dejan en sus características esenciales un recuerdo similar en la mente del consumidor medio, más aún por la disimilitud, ortográfica, fonética e ideológica que se explicó anteriormente, precisamente, en un análisis sucesivo de cada una de las marcas mencionadas las mismas denotan una total independencia en cuanto a los aspectos anteriormente anotados.
REGLA 3.- Deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen. - tomando en cuenta la disimilitud ortográfica, fonética e ideológica, se colige que además de la silaba PIPO no existen semejanzas ente los signos en conflicto, como tenemos mencionado, fonéticamente las marcas no son semejantes, ideológicamente tampoco y esto obviamente tiene como efecto directo que no existe lugar a confusión entre las mismas.
Entonces es necesario considerar que los signos PIPO ROCK, PIPOCAS y PIPO SOY, literalmente, fonéticamente e ideológicamente son diferentes y no dan lugar a confusión en el consumidor, ya que por lo referido líneas arriba, tampoco protegen productos similares o iguales y el logotipo de la marca que se está registrando es totalmente distintivo del signo PIPO SOY, lo que no permitirá que en la mente del consumidor exista confusión alguna.
Es decir, la Resolución Administrativa N° DGE/OPO/J-Nº 309/2014 de 22 de septiembre de 2014, analiza todos los aspectos, conforme a norma y a los lineamientos establecidos en las Sentencias del Tribunal de la Comunidad Andina.
En virtud de todo lo explicado y fundamentado, se acredita que la decisión asumida en la presente sentencia, tiene plena correspondencia con la prueba cursante en el expediente y el Anexo, evidenciándose en consecuencia, que la autoridad pública demandada a tiempo de emitir la Resolución Jerárquica objeto del presente proceso judicial, no incurrió en ninguna de las infracciones acusadas por la parte actora, debidamente desarrolladas en su memorial de demanda contenciosa y al contrario cumplió, con la interpretación realizada por él Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina del art. 136 a) de la Decisión 486.
POR TANTO: La Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda del Tribunal Supremo de Justicia, en ejercicio de lo establecido en los arts. 2.2 y 4 de la Ley Nº 620 de 29 de diciembre de 2014, art. 781 del Código de Procedimiento Civil, falla en única instancia declarando IMPROBADA la demanda contenciosa administrativa de fs. 45 a 50 y vta. interpuesta por el la empresa LA ESTRELLA S.R.L. mediante su apoderado, contra el Director General del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI), en consecuencia se mantiene firme y subsistente la Resolución Administrativa N° 309/2014 de 22 de septiembre. Sin costas y costos en previsión del art. 39 de la Ley N° 1178.
Ejecutoriada la presente resolución, mediante nota de atención, por secretaria devuélvase los antecedentes administrativos.
Regístrese, notifíquese y cúmplase