II. CONTENIDO DE LA DEMANDA
II.1. Antecedentes administrativos
La FABRICA LA ESTRELLA S.R.L. en su memorial de demanda contenciosa administrativa, hace referencia a los siguientes antecedentes:
El 24 de septiembre de 2013, fue publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia Nº 564 bajo el numero162638 la solicitud de registro de la marca “PIPO SOY” solicitada por José Luis Loayza Onofre.
En fecha 5 de noviembre de 2013 LA ESTRELA interpuso demanda de oposición en contra de la maraca “Pipo SOY” solicitada por el Sr. Loayza para proteger productos comprendidos en la Clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza en virtud a que la empresa demandada es dueña de la marca Pipo- rock, registrada en la misma clase internacional bajo el Nº 143371-C. Debido a la similitud entre las marcas mencionadas y a que el Artículo 136 inc. a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, prohíbe el registro de marcas que pudieran afectar a terceros por causar confusión con marcas anteriormente registradas, correspondía que la marca solicitada “Pipo soy” fuese denegada.
En fecha 3 de febrero de 2014 el Director de Propiedad Industrial del SENAPI, emitió la Resolución Administrativa Nº 090/2014 la cual dispuso declarar improbada la demanda de oposición interpuesta por La Estrella, basándose en el erróneo argumento de que la partícula “pipo” que forma parte de la composición de las marcas “Pipo Rock” y “Pipo soy” sería una partícula de uso común (y por ende una partícula que no puede ser monopolizada por ninguna persona) debido a que existirían otras marcas registradas en la Clase 30 dela Clasificación Internacional que estarían igualmente conformadas por la partícula “PIPO”. En base a dicho argumento, el Director de Propiedad Intelectual del SENAPI, enfoco la comparación de las marcas en las terminaciones “Rock” y “Soy”, llegando a la conclusión de que no son confundibles.
En fecha 14 de marzo de 2014, La Estrella interpuso recurso de revocatoria conta la resolución antes mencionada, mediante la cual se aclaró que la partícula “pipo” no puede ser considerada como una partida de uso común en la Clase 30 debido a que no existen 6 titulares distintos que tengan registradas marcas compuestas por la partícula “Pipo”, esto en virtud a la jurisprudencia emitida por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones, la máxima autoridad regional con competencia para interpretar la normativa de la CAN. En ese sentido, las marcas “Pipo Rock” y Pipo Soy” deben ser comparadas en su integridad tras lo cual se evidencia que son confundibles.
En fecha 22 de abril de 2024, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI, emitió la Resolución Administrativa DP/OP/REV-Nº 113/2014, la cual, en un claro interés de justificar a como de lugar que la partícula “pipo” es una partícula de uso común, amplio el análisis de registros a la clase 29, con el objeto de legar a un número de registros suficientes para considerar al prefijo “pipo “como de uso común. Tras esa forzada interpretación, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI, confirmo la resolución de primera instancia.
Ante dicha incorrecta determinación, en fecha 14 de mayo de 2014, La Estrella interpuso recurso jerárquico contra de la resolución señalada en el punto anterior, indicando la imposibilidad de que se combinen registros de dos clases internacionales distintas a efectos de analizar si la partícula llega al número de registros de distintos titulares (6) suficientes para ser considerada como de uso común. Asimismo, se reiteró que, vistas en su conjunto, las marcas son claramente confundibles.
En fecha 22 de septiembre de 2014, la Directora emitió la RA, 309/2014, por la cual, a pesar de reconocer que la partícula “Pipo” NO es una partícula de uso común al no existir suficientes registros de destinos titulares para considerarla como tal, por lo que las marcas fueron cotejadas en su integridad, de manera inexplicable y en completa vulneración de la jurisprudencia del Tribunal determinó que las marcas “Pipo Rock” y Pipo soy”, no son confundibles, por lo que se confirmó la resolución señalada en el punto 2,5 de este memorial.
II.2. Fundamentos de la demanda
Agotada la vía administrativa, estando dentro el plazo previsto por Ley, la Estrella, con la finalidad de activar el Control Judicial de Legalidad, respecto de determinados actos administrativos, interpone demanda contenciosa administrativa contra el representante del SENAPI, quien emitió la Resolución Administrativa DP/OP/REV-Nº113/2014, argumentando que:
- La decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones, establece la imposibilidad de registrar macas que se asemejen a otras ya registradas y respecto de las cuales pueda generar riesgo de confusión.
- La decisión 486 de la CAN es la norma base para la regulación de los temas vinculados con la propiedad industrial en Bolivia, ya que el Estado Plurinacional de Bolivia firma el protocolo de Trujillo, ratificado por el protocolo de Cochabamba mediante ley 1872 de 15 de junio de 1998. El art 136 de la referida decisión, en su inc. a) señala que no podrán registrarse como marca aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando sea idéntico o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar riesgo de confusión o asociación. Por ello es que no se puede permitir el registro de una marca solicitada en caso de que dicha marca genere confusión respecto a una marca registrada idéntica o similar anteriormente por un tercero para proteger los mismos productos o productos similares.
Quien realice la comparación debe ponerse en la posición del presunto consumidor. Esta regla se encuentra respaldada por las interpretaciones 74-IP-2014, 252-IP-2013 y 49-IP-99, por la que la autoridad competente debe hacer el ejercicio de pensar como lo haría el consumidor promedio ya que este será quien adquiera los productos.
Criterios a ser tomados en cuenta en el plano ortográfico, se encuentran en las interpretaciones prejudiciales 18-IP-2013, 34-IP.-2006 y 114-IP-2014, entre otras los prefijos y sufijos y terminaciones son relevantes y pueden generar confusión entre dos marcas si ambas comparten los mismos o si estos son semejantes. Cuando dos marcas tienen el mismo número de silabas, parámetro importante para considerar a las marcas similares.
Criterios a ser tomados en el plano fonético, que se encuentran en las interpretaciones 18-IP-2013. 34-IP-2006 y 114-IP-2014, como la sucesión de vocales en un mismo orden provoca que las marcas sean consideradas como semejantes, también son similares dos marcas cuando su silaba tónica se encuentra en una misma posición, si es que esta silaba tónica es idéntica o similar.
El examen debe enfocarse en similitudes entre las marcas no en diferencias, ya que esta es la manera en que los consumidores comparan dos productos, regla vulnerada por la directora del SENAPI, porque se empeñó en resaltar las diferencias ente las marcas en lugar de visualizar las múltiples semejanzas existentes.
La Resolución Administrativa, no aplica correctamente las reglas y criterios establecidos por el Tribunal para el cotejo de marcas, provocando se tome una decisión incorrecta, respecto a la confusión existente entre las marcas “Pipo – Rock y Pipo Soy”, la Decisión 486 prohíbe el registro de una marca que pueda generar confusión respecto a otra ya registrada cuando pretende proteger los mismos productos o servicios, las marcas PIPO ROCK, ya existente y PIPO SOY, la solicitante, de acuerdo al análisis de la Directora del SENAPI, no existen semejanzas ni fonéticas ni ortográficas, con lo que se denota una parcialización, ya que claramente son confundibles.
El examinador debe colocarse en la posición del consumidor dado que este es quien se encuentra realmente en la posición de confundir las marcas, esta tarea tampoco fue cumplida en la Resolución Administrativa 309/2014, ya que no se hizo el ejercicio de pensar como un consumidor. Ya que de haberse aplicado esta regla se habría evidenciado que el consumidor de alimentos es una persona que no dedicara gran cantidad de tiempo a comparar minuciosamente dos marcas, usualmente verá los productos por unos cuantos segundos, que, si pasa por un carro de venta de snacks, el consumidor no se va a poner a diferenciar las marcas PIPO ROCK y PIPO SOY, sino que las confundirá por el parecido.
El riesgo de confusión ente las marcas en conflicto se agrava debido a que la marca PIPO SOY, pretende proteger los mismos productos que los protegidos por la marca PIPO ROCK.
En la parte final de su escrito, pide se declare PROBADA la demanda contenciosa administrativa dejando sin efecto la Resolución Jerárquica y REVOCANDO TOTALMENTE las Resoluciones Administrativas N° DGE/OPO/J-Nº 309/2014 de 22 de septiembre de 2014; DPI/OPO/J-Nº 113/2014 de 22 de abril de 2014 y la Resolución Administrativa Nº.090/2014 de 3 de febrero de 2014, declarando probada la demanda de oposición interpuesta por La Estrella.