Asunto C‑466/20

La demandante en el asunto principal fue inscrita en el registro mercantil con la denominación social Heitec Industrieplanung GmbH en 1984. Tal denominación fue modificada en 1988 para convertirse en HEITEC GmbH. Desde que cambió de forma jurídica en 2000, desarrolla su actividad bajo la denominación de HEITEC AG. Es titular de la marca denominativa HEITEC, marca de la Unión Europea n.º774331, solicitada el 18 de marzo de 1998 y registrada el 4 de julio de 2005 con una antigüedad reivindicada de 13 de julio de1991.(7)

Por su parte, una de las dos partes demandadas en el asunto principal(8) fue inscrita en el registro mercantil el 16 de abril de 2003 con la denominación social de HEITECH Promotion GmbH, denominación bajo la cual desarrolla su actividad (en lo sucesivo, «Heitech»). Es titular de una marca figurativa alemana solicitada el 17 de septiembre de 2002, registrada el 4 de febrero de 2003 y utilizada como muy tarde desde el 29 de septiembre de 2004. También es titular de una marca figurativa de la Unión n.º6647432 que contiene el elemento denominativo HEITECH, solicitada el 6 de febrero de 2008, registrada el 20 de noviembre de 2008 y utilizada como muy tarde desde el 6 de mayo de2009.

Mediante escrito de 29 de noviembre de 2004, Heitech consultó a los representantes de Heitec si estaban dispuestos a celebrar un acuerdo sobre coexistencia. El 7 de julio de 2008, la EUIPO informó a Heitec de la presentación de la solicitud de registro de la marca de la Unión Europea HEITECH. El 22 de abril de 2009, Heitec remitió un escrito de requerimiento a Heitech relativo al uso del nombre comercial y de la marca que contiene el elemento denominativo HEITECH. En su respuesta de 6 de mayo de 2009, Heitech propuso de nuevo la celebración de un acuerdo sobre coexistencia.

El 31 de diciembre de 2012, el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth, Alemania) recibió por fax el escrito de demanda, presentado por la demandante en el litigio principal, fechado el 15 de diciembre de 2012. El 4 de enero de 2013, este órgano jurisdiccional instó a la demandante en el litigio principal a abonar un anticipo de las costas procesales. Dicho anticipo no había sido abonado a 12 de marzo de 2013, fecha en la que el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) recordó a la demandante en el litigio principal que no había procedido al pago de dicho anticipo y que no se habían presentado los originales del escrito de demanda.

El 23 de septiembre de 2013, Heitec indicó, mediante escrito dirigido a Heitech, que rechazaba celebrar con esta última un acuerdo sobre coexistencia. Le propuso celebrar un contrato de licencia, al tiempo que le indicaba que había iniciado un procedimiento judicial. En un nuevo escrito dirigido a Heitech el 29 de diciembre de 2013, Heitec informó a la demandada en el asunto principal que invocaba su nombre comercial y que era titular de la marca de la Unión HEITEC. Asimismo, señaló que se hallaba pendiente el procedimiento judicial.

El 30 de diciembre de 2013, el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) recibió escritos de Heitec fechados el 12 de diciembre de 2013, acompañados de un cheque para las costas procesales, así como un nuevo escrito de demanda fechado el 4 de octubre de 2013. El 14 de enero de 2014, dicho órgano jurisdiccional advirtió a la demandante que era igualmente necesario notificar el escrito de demanda de 15 de diciembre de 2012, puesto que no había presentado todavía los originales destinados a este órgano jurisdiccional y a la demandada en el asunto principal. Así, tras ser instada a presentar dichos documentos, Heitec remitió al Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) dichos originales el 22 de febrero de2014.

El 24 de febrero de 2014, el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) advirtió a Heitec de que las pretensiones formuladas en los originales del escrito de demanda recibidos el 22 de febrero de 2014 no coincidían con las pretensiones del escrito de demanda presentado el 31 de diciembre de 2012. Finalmente, el 16 de mayo de 2014, el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) inició el procedimiento y ordenó que se notificasen copias del escrito de demanda de 15 de diciembre de 2012 a las partes demandadas en el litigio principal.

El 23 de mayo de 2014, el escrito de demanda de 15 de diciembre de 2012 fue notificado finalmente a las partes demandadas en el litigio principal,(9) después de que fueran remitidos los documentos originales al Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) el 21 de mayo de2014.

Así, Heitec formuló, con carácter principal, pretensiones basadas en la infracción de los derechos que le confiere su nombre comercial HEITEC y, con carácter subsidiario, pretensiones basadas en la violación de su marca de la Unión Europea HEITEC. Solicitó que Heitech fuera condenada a cesar en la identificación de su actividad empresarial con la denominación HEITECH Promotion GmbH (pretensiónI), en la colocación de los signos HEITECH PROMOTION y HEITECH en productos, en el ofrecimiento de productos o servicios con dichos signos, en el uso de dichos signos en documentos comerciales, en sitios de Internet o en la publicidad (pretensiónII), y en el uso o en la cesión, con fines comerciales, del dominio de Internet «heitech-promotion.de» (pretensiónIII), y a que aceptase la cancelación de su denominación social en el registro mercantil (pretensiónVII). Por otro lado, Heitec formuló contra ambas partes demandadas pretensiones de difusión, de indemnización de daños y perjuicios, de destrucción y de pago de los gastos de requerimiento (pretensionesIV, V, VI yVIII).

El Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) condenó a Heitech a abonar a Heitec un importe de 1353,80euros, incrementando en los intereses, en concepto de gastos de requerimiento, y desestimó las demás pretensiones.

Heitec interpuso recurso ante el Oberlandesgericht Nürnberg (Tribunal Superior Regional de lo Civil y Penal de Núremberg, Alemania). Este órgano jurisdiccional declaró que el recurso era infundado, debido a que la acción de Heitec había caducado. A este respecto, señaló que Heitech había utilizado sus signos posteriores durante un período ininterrumpido de cuando menos cinco años y que Heitec lo había tolerado puesto que, aun teniendo conocimiento de tal uso, no había adoptado medidas suficientes para poner fin al mismo en un plazo de cinco años. Según el referido órgano jurisdiccional, la acción judicial ejercitada ante el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) no había interrumpido el plazo de caducidad, puesto que solo había sido notificada a las partes demandadas en el asunto principal una vez transcurridos cinco años desde el escrito de requerimiento que precedió al ejercicio de tal acción. Asimismo, el órgano jurisdiccional de apelación declaró que no cabía considerar que la tolerancia hubiera terminado en la fecha del escrito de requerimiento en la medida en que la notificación o traslado del escrito de demanda no se había efectuado poco tiempo después del escrito de requerimiento.

Heitec interpuso recurso de casación ante el órgano jurisdiccional remitente. Según este último, el resultado de este recurso depende de si han prescrito las acciones de cesación y las acciones subsiguientes entabladas por Heitec, en aplicación del artículo 21, apartados 1 y 2, de la Ley de Marcas, así como de los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009.

Dicho órgano jurisdiccional observa que la caducidad de las pretensiones de Heitec relativas al uso, por parte de Heitech, de la marca alemana de que es titular esta última (pretensiónII en cuanto atañe al signo HEITECH PROMOTION) se rige por el artículo 21, apartado 1, de la Ley de Marcas, en relación con el artículo 125ter, apartado 3, de dicha Ley, en la medida en que dichas pretensiones se basan en la marca de la Unión de la que es titular Heitec.

Señala que el artículo 21, apartado 1, de la Ley de Marcas transpone al Derecho alemán la caducidad, prevista en el artículo 9 de la Directiva 2008/95, del derecho conferido por las marcas (artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95) y por otros signos —entre ellos los nombres comerciales— utilizados en el tráfico económico (artículo 9, apartado 2, de la Directiva 2008/95), de oponerse al uso de una marca registrada.

En la medida en que Heitec se dirige contra el nombre comercial de Heitech (pretensiones I, II, III y VII), la caducidad se rige, según las apreciaciones del órgano jurisdiccional remitente, por el artículo 21, apartado 2, de la Ley de Marcas. A este respecto, dicho órgano jurisdiccional precisa que, no obstante el hecho de que el contenido normativo de esta disposición va más allá del de la Directiva 2008/95 y tampoco aparece reflejado en el artículo 54 del Reglamento n.º207/2009, procede interpretarlo conciliándolo con la interpretación conforme a esta Directiva que debe realizarse del artículo 21, apartado 1, de la Ley de Marcas. Por otro lado, en la medida en que Heitec se basa en su marca de la Unión, el artículo 21, apartado 2, de la Ley de Marcas se aplicaría en virtud de la remisión al Derecho nacional realizada por el artículo 101, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009.(10)

En cuanto atañe a las pretensiones de Heitec relativas al uso por Heitech de la marca de la Unión Europea de la que esta es titular (pretensiónII por lo que respecta al signo HEITECH), el órgano jurisdiccional remitente señala que los artículos 54, 110 y 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009 son pertinentes.

A continuación, el órgano jurisdiccional remitente recuerda las siguientes comprobaciones realizadas por el órgano jurisdiccional de apelación. Por un lado, Heitech ha usado efectivamente su nombre comercial para identificar su actividad comercial y sus marcas para los productos y servicios en el territorio en el que gozaban respectivamente de protección de un modo que se ajusta a lo invocado en las pretensiones. Por lo tanto, sí hubo un uso, como muy tarde el 6 de mayo de 2009, fecha en la que Heitech remitió un escrito a Heitec para proponerle la celebración de un acuerdo sobre coexistencia. Por otro lado, ha de considerarse que también fue en esa fecha, como muy tarde, en la que Heitec tuvo conocimiento de la utilización de los signos en cuestión. Por último, la buena fe de Heitech no ha sido puesta en entredicho ni ante el Landgericht Nürnberg-Fürth (Tribunal Regional de lo Civil y Penal de Núremberg-Fürth) ni en la instancia de apelación.

Según el órgano jurisdiccional remitente, resulta, no obstante, necesario precisar los requisitos de la «tolerancia» en el sentido de los artículos 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95 y del artículo 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009, determinando, en particular, si, como puede dar a entender la sentencia Budějovický Budvar,(11) solo el ejercicio de acciones ante un órgano administrativo o un órgano jurisdiccional puede interrumpir el plazo de caducidad de cinco años, o bien si basta a tal fin un comportamiento como el envío de un escrito de requerimiento no seguido necesariamente, o inmediatamente, del ejercicio de acciones ante las instancias antes citadas. Más concretamente, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta si un comportamiento como el observado por Heitec en el contexto del litigio principal puede ser visto como un comportamiento que ha puesto fin a la tolerancia en el sentido de las disposiciones antes citadas. Por último, en el caso de que se hayan ejercitado finalmente acciones judiciales, el órgano jurisdiccional remitente se pregunta en qué momento debe considerarse interrumpido el plazo de caducidad cuando la recepción del escrito de demanda por el demandado se ha demorado, por causa imputable al titular de la marca anterior, hasta una fecha posterior a la expiración del plazo de cincoaños.

En estas circunstancias, el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania) decidió suspender el procedimiento y, mediante resolución recibida en la Secretaría del Tribunal de Justicia el 25 de septiembre de 2020, plantear a este último las cuestiones prejudiciales siguientes:

«1)¿Puede excluirse la tolerancia en el sentido del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95/CE, así como del artículo 54, apartados 1 y 2, y del artículo 111, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º207/2009 no solo por la interposición de un recurso ante una autoridad administrativa o judicial, sino también por algún acto realizado sin que intervenga ninguna autoridad administrativa o judicial?

2)En caso de respuesta afirmativa a la primera cuestión: ¿Un requerimiento mediante el cual el titular del signo anterior exige al titular del signo posterior, antes de iniciar un procedimiento judicial, que cese en el uso del signo y que se comprometa a pagar una pena contractual en caso de contravención constituye un acto que excluye la tolerancia en el sentido del artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95/CE, así como del artículo 54, apartados 1 y 2, y del artículo 111, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º207/2009?

3)Para el cómputo del período de tolerancia quinquenal previsto en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95/CE, así como en el artículo 54, apartados 1 y 2, y en el artículo 111, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º207/2009, en el caso de un recurso judicial, ¿es determinante el momento de la interposición del recurso ante un órgano jurisdiccional o el momento en que se notifica dicho recurso a la parte contraria? ¿Tiene alguna relevancia, en este contexto, que se retrase la notificación del recurso a la parte contraria por causa imputable al titular de la marca anterior hasta un momento posterior al de la expiración del plazo de cincoaños?

4)¿La caducidad que contempla el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95/CE, así como el artículo 54, apartados 1 y 2, y el artículo 111, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º207/2009, además del derecho de cesación de uso, alcanza también a las eventuales acciones subsiguientes en materia de Derecho de marcas, en particular, a las acciones de indemnización de daños y perjuicios, de difusión y de destrucción?»