V.Conclusión
A la vista del conjunto de las consideraciones que preceden, propongo al Tribunal de Justicia que responda del siguiente modo a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de lo Civil y Penal, Alemania):
«1)El artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas, y los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento (CE) n.º207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca comunitaria, debe interpretarse en el sentido de que únicamente la manifestación inequívoca del propósito claro y serio de poner fin a la tolerancia mediante la interposición, por el titular de derechos anteriores, de un recurso judicial o administrativo podrá, si es expresada en un plazo de cinco años contados a partir del conocimiento por este último del uso de la marca posterior, interrumpir el plazo de caducidad por tolerancia.
2)Cuando el titular de la marca anterior interpone un recurso judicial, habrá de considerarse que la fecha de interposición de dicho recurso es la fecha de interrupción del plazo de caducidad de cinco años establecido en el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95 y en los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009. Cuando la expiración de dicho plazo se produce entre la interposición de dicho recurso y su notificación a la parte demandada, corresponderá al órgano jurisdiccional que conoce del asunto apreciar si se ha informado o no con demora a la parte demandada y, de ser tal el caso, si esta demora puede imputarse al comportamiento de la parte demandante durante el procedimiento. En tal supuesto, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto deberá examinar a continuación si tal comportamiento puede poner en cuestión la seriedad de la acción ejercitada ante él y deberá extraer de ello todas las consecuencias relativas al cálculo del plazo de caducidad por tolerancia.
3)El artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2008/95 y los artículos 54, apartados 1 y 2, y 111, apartado 2, del Reglamento n.º207/2009 deben interpretarse en el sentido de que, desde el momento en que se haya declarado la caducidad por tolerancia, el titular de la marca anterior pierde todos sus privilegios vinculados al carácter anterior de su marca respecto al titular de la marca posterior cuyo uso ha tolerado y que, por consiguiente, la caducidad por tolerancia debe entenderse en el sentido de que afecta no solamente a la acción de cesación, sino también a las acciones subsiguientes basadas en el derecho sobre la marca anterior.»
Lengua original: francés.
Asociación Internacional para la Protección de la Propiedad Intelectual, «Informe de síntesis — Cuestión Q192 — Tolerancia a la infracción de derechos de propiedad industrial e intelectual», 2006, que puede consultarse aquí: https://www.aippi.fr/upload/Gothenburg%202006%20Q189%20190%20191%20192/sr192french.pdf.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).
DO 2008, L299, p.25.
DO 2009, L78,p.1.
BGBl. 1994I, p.3082.
El órgano jurisdiccional remitente señala que, mediante resolución de 5 de junio de 2018, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) declaró que los derechos de marca de la demandante en el litigio principal habían caducado por falta de uso. Dicha demandante interpuso un recurso contra esta resolución ante el Tribunal General. En el momento de la redacción de las presentes conclusiones, dicho recurso se halla todavía pendiente (asunto T‑520/19).
El recurso interpuesto en el litigio principal se dirige igualmente contra RW, el administrador de la demandada en el asunto principal. Salvo indicación en sentido contrario, en las presentes conclusiones se hará conjuntamente referencia a Heitech como demandada en el litigio principal.
Véase el punto 12 de las presentes conclusiones.
A tenor del cual «para todas las cuestiones que no entren en el ámbito de aplicación del presente Reglamento, el tribunal de marcas comunitarias aplicará su ordenamiento jurídico nacional, incluido su Derecho internacional privado».
Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).
La Directiva 2008/95 ya no está en vigor desde el 14 de enero de 2019 y fue sustituida por la Directiva (UE) 2015/2436 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 2015, L336, p.1; corrección de errores en DO 2016, L110, p.5 y DO 2017, L294, p.42). El Reglamento n.º207/2009 ya no está en vigor desde el 30 de septiembre de 2017 y ha sido sustituido por el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (DO 2017, L154, p.1). Las disposiciones de la Directiva 2015/2436 y del Reglamento 2017/1001 relativas a la caducidad por tolerancia son de todo punto similares a las contenidas en la Directiva 2008/95 y en el Reglamento n.º207/2009; véase, a título comparativo, el artículo 9, apartados 1 y 2, de la Directiva 2015/2436 y los artículos 61, apartados 1 y 2, y 138, apartado 2, del Reglamento 2017/1001.
Véase el artículo 1 del Reglamento n.º207/2009.
Véase el artículo 1 de la Directiva 2008/95.
Para conocer en detalle estas diferentes pretensiones, véanse los puntos 23 y ss. de las presentes conclusiones.
Dado que el artículo 9, apartado 2, de la Directiva 2008/95 permite a los Estados miembros extender la aplicación del artículo 9, apartado 1, de dicha Directiva a los casos mencionados en aquel, la interpretación que se dé a esta última disposición valdrá igualmente para la aplicación, por los Estados miembros, del artículo 9, apartado 2, de la referida Directiva.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).
Primera Directiva del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L40, p.1).
Véanse, por analogía, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartados 28y29.
Véanse la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartados 30a32.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartado33.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartado35.
Véase, por analogía, la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartado37.
Véase la sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartado 39 y jurisprudencia citada.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartado 44. El subrayado esmío.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartado47.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartado48.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartado48.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).
Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).
DO 2004, L157, p.45; corrección de errores en DO 2004, L195, p.16; DO 2004, L351, p.44 y DO 2007, L204, p.27.
Considerando 12 de la Directiva 2008/95.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011, Budějovický Budvar (C‑482/09, EU:C:2011:605), apartado 48. Véanse también el apartado 34 de dicha sentencia y la jurisprudencia citada.
Sentencia de 22 de septiembre de 2011 (C‑482/09, EU:C:2011:605).
Véase en un contexto, no obstante, por completo distinto, la sentencia de 16 de mayo de 2000, Preston y otros (C‑78/98, EU:C:2000:247), apartado68.
Véase la sentencia de 8 de noviembre de 2012, Evropaïki Dynamiki/Comisión (C‑469/11P, EU:C:2012:705), apartado52.
Esta certeza solo puede ser relativa en tanto no se ha dictado una decisión judicial sobre el fondo y en la medida en que, por ejemplo, es siempre posible desistir de la acción durante el procedimiento.
Una vez más, todo dependerá de la apreciación por el tribunal del conjunto de las circunstancias del asunto sometido a su examen. Por ejemplo, en el caso de una acción ejercitada una vez expirado el plazo de cinco años, pero cuando las dos partes interesadas llevan largo tiempo negociando o intentando llegar a un arreglo extrajudicial del litigio, es indudable que la tardanza en el ejercicio de la acción no puede interpretarse como una negligencia del titular de la marca anterior.
Entre una abundante jurisprudencia, véase en particular la sentencia de 7 de septiembre de 2006, Jehle, Weinhaus Kiderlen (C‑489/04, EU:C:2006:527), apartado 36 y jurisprudencia citada.
Artículo 9, apartado 1, de la Directiva 2008/95. El artículo 54 del Reglamento n.º207/2009 está redactado en términos similares pero no estrictamente idénticos.
Véase el auto de 10 de marzo de 2015, Rosa dels Vents Assessoria (C‑491/14, EU:C:2015:161), apartado25.