I.Marco jurídico
A.Derecho de la Unión
1.Directiva 2008/95
Del considerando 12 de la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en lo sucesivo, «Directiva 2008/95»),(4) se desprende que «es preciso, por razones de seguridad jurídica, y sin perjudicar injustamente los intereses del titular de una marca anterior, prever que este último no pueda ya demandar la nulidad ni oponerse al uso de una marca posterior a la suya, cuyo uso haya tolerado con conocimiento de causa durante un largo período, salvo si la solicitud de la marca posterior se hubiera efectuado de malafe».
El artículo 4 de la Directiva 2008/95, relativo a «Otras causas de denegación o de nulidad relativas a conflictos con derechos anteriores», dispone:
«1.El registro de una marca será denegado o, si está registrada, podrá declararse su nulidad:
a)cuando sea idéntica a una marca anterior y los productos oservicios para los que se haya solicitado o registrado la marca sean idénticos a aquellos para los cuales esté protegida la marca anterior;
b)cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios designados por ambas marcas, exista un riesgo de confusión por parte del público; riesgo de confusión que comprende el riesgo de asociación con la marca anterior.
2.Por “marcas anteriores” se entenderá, a efectos del apartado1:
a)las marcas cuya fecha de presentación de solicitud de registro seaanterior a la de la solicitud de la marca, teniendo en cuenta, en sucaso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, yque pertenezcan a las siguientes categorías:
i)las marcas comunitarias,
ii)las marcas registradas en el Estado miembro […],
iii)las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efectos en el Estado miembro;
b)las marcas comunitarias que reivindican válidamente la antigüedad […];
c)las solicitudes de marca a las que hacen referencia las letrasa) yb), a condición de que sean registradas;
[…]
4.Cualquier Estado miembro podrá además disponer que se deniegue el registro de una marca o, si está registrada, que se declare su nulidad en los casos y en la medida enque:
[…]
b)los derechos sobre una marca no registrada u otro signo utilizado en el tráfico económico hayan sido adquiridos con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca posterior o, en su caso, antes de la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de registro de la marca posterior y dichamarca no registrada o dicho signo concedan a su titular el derecho de prohibir la utilización de una marca posterior;
c)el uso de una marca se pueda prohibir en virtud de un derecho anterior distinto de los mencionados en el apartado 2 y en la letrab) del presente apartado y, en particular:
i)un derecho al nombre,
ii)un derecho a la propia imagen,
iii)un derecho de autor,
iv)un derecho de propiedad industrial;
[…].»
El artículo 9 de la Directiva 2008/95 está redactado en los términos siguientes:
«1.El titular de una marca anterior con arreglo al artículo 4, apartado 2, que, en un Estado miembro, haya tolerado el uso de una marca posterior registrada en dicho Estado miembro durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, no podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al uso de la misma basándose en dicha marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiere utilizado la marca posterior, salvo que la solicitud de la marca posterior se hubiere efectuado de malafe.
2.Cualquier Estado miembro podrá prever que el apartado 1 se aplique al titular de una marca anterior contemplada en el artículo 4, apartado 4, letraa), o de otro derecho anterior previsto en el artículo 4, apartado 4, letrasb)oc).
3.En los supuestos contemplados en los apartados 1 y 2, el titular de una marca registrada posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, aunque ese derecho no pueda invocarse en lo sucesivo contra la marca posterior.»
2.Reglamento n.º207/2009
El artículo 8 del Reglamento (CE) n.º207/2009 del Consejo, de 26 de febrero de 2009, sobre la marca de la Unión Europea,(5) dispone lo siguiente:
«1.Mediando oposición del titular de una marca anterior, se denegará el registro de la marca:
a)cuando sea idéntica a la marca anterior y los productos o los servicios para los que se solicita la marca sean idénticos a los productos o servicios para los cuales esté protegida la marca anterior;
b)cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designan, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior; el riesgo de confusión incluye el riesgo de asociación con la marca anterior.
2.A efectos del apartado 1, se entenderá por “marcas anteriores”:
a)las marcas cuya fecha de presentación de la solicitud sea anterior a la de la solicitud de la marca de la Unión, teniendo en cuenta, en su caso, el derecho de prioridad invocado en apoyo de esas marcas, y que pertenezcan a las siguientes categorías:
i)las marcas de la Unión,
ii)las marcas registradas en un Estado miembro […],
iii)las marcas que hayan sido objeto de un registro internacional que surta efecto en un Estado miembro,
iv)las marcas registradas en virtud de acuerdos internacionales que surtan efecto en la Comunidad;
b)las solicitudes de marcas a las que se refiere la letraa), condicionadas a su registro;
[…]
4.Mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación comunitaria o al Derecho del Estado miembro que regule dicho signo:
a)se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo conanterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de la marca de la Unión, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de la marca de la Unión;
b)dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.
[…].»
El artículo 54 del Reglamento n.º207/2009, relativo a la caducidad por tolerancia, dispone:
«1.El titular de una marca de la Unión que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en la Unión con conocimiento de ese uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se hubiera efectuado de malafe.
2.El titular de una marca nacional anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, o de otro signo anterior contemplado en el artículo 8, apartado 4, que hubiere tolerado durante cinco años consecutivos el uso de una marca de la Unión posterior en el Estado miembro en que esa marca o signo anterior esté protegido, con conocimiento de dicho uso, ya no podrá solicitar la nulidad ni oponerse al uso de la marca posterior sobre la base de aquella marca o signo anterior para los productos o los servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión posterior se hubiera efectuado de malafe.
3.En los casos contemplados en los apartados 1 o 2, el titular de la marca de la Unión posterior no podrá oponerse al uso del derecho anterior, a pesar de que ese derecho ya no pueda invocarse contra la marca de la Unión posterior.»
El artículo 110 del Reglamento n.º207/2009 se titula «Prohibición del uso de marcas de la Unión». Su primer apartado dispone que, «salvo disposición en contrario, el presente Reglamento no afectará al derecho que exista en virtud de la legislación de los Estados miembros a ejercitar acciones por violación de derechos anteriores con arreglo al artículo 8 o al artículo 53, apartado 2, contra el uso de una marca de la Unión posterior. Ahora bien, no podrán entablarse ya acciones por violación de derechos anteriores con arreglo al artículo 8, apartados 2 y 4, cuando, en virtud del artículo 54, apartado 2, el titular del derecho anterior hubiere perdido la posibilidad de solicitar la nulidad de la marca de la Unión».
El artículo 111 del Reglamento n.º207/2009 está redactado en los términos siguientes:
«1.El titular de un derecho anterior de alcance local podrá oponerse al uso de la marca de la Unión en el territorio en el que ese derecho esté protegido, en la medida en que lo permita el derecho del Estado miembro de que se trate.
2.El apartado 1 dejará de ser aplicable si el titular del derecho anterior hubiere tolerado, teniendo conocimiento de ello, el uso de la marca de la Unión en el territorio en el que ese derecho esté protegido, durante cinco años consecutivos, a no ser que la presentación de la solicitud de la marca de la Unión se hubiere efectuado de malafe.
3.El titular de la marca comunitaria no podrá oponerse al uso del derecho contemplado en el apartado 1, incluso si ese derecho no pudiera ya alegarse contra la marca de la Unión.»
B.Derecho alemán
El artículo 21 de la Gesetz über den Schutz von Marken und sonstigen Kennzeichen (Markengesetz) (Ley relativa a la Protección de Marcas y otros Signos Distintivos), de 25 de octubre de 1994 (en lo sucesivo, «Ley de Marcas»),(6) dispone:
«1.El titular de una marca o de un nombre comercial no podrá prohibir el uso de una marca registrada posterior para los productos o servicios para los cuales esté registrada si ha tolerado el uso de dicha marca durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, salvo que la solicitud de la marca posterior se haya efectuado de malafe.
2.El titular de una marca o de un nombre comercial no podrá prohibir el uso […] de un nombre comercial […] posterior si ha tolerado el uso de [dicho nombre comercial] durante un período de cinco años consecutivos con conocimiento de dicho uso, salvo que el titular de tal derecho no lo fuera de mala fe en la fecha de su adquisición.
[…]».
El artículo 125ter, apartado 3, de la Ley de Marcas prevé que, «si una marca registrada de la Unión es invocada contra el uso de una marca posterior registrada en virtud de la presente Ley, se aplicará mutatis mutandis el artículo 21, apartado 1, [de la Ley de Marcas]».