SE/0232/2024

2. Violación al debido proceso, por parte del SENAPI por falta de fundamentación, apartándose de los preceptos legales contenidos en el art. 47 IV. de la Ley Nº 2341, que establece el principio de la sana crítica en los procesos administrativos y la exigencia de formalismos propios del ámbito civil y contrarios precisamente al principio de informalismo que rige en el Proceso Administrativo, los cuales vulneraron el Debido Proceso y el Derecho de la Defensa de LUXOTTICA en el presente proceso.

El art. 4 de la Ley N°2341 consagra los Principios Generales de la Actividad Administrativa y en su inciso d) refiere al Principio de Verdad material disponiendo que: "La Administración Pública investigará la verdad material en oposición a la verdad formal que rige el procedimiento civil". Del mismo modo, el Art. 88 II del reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo aprobado por D.S. 27113 estableciendo que "La admisión y producción de pruebas se sujetará a criterios de amplitud, flexibilidad e informalismo. En duda sobre su admisibilidad y pertinencia, se estará a favor de su admisión y producción"

Estos preceptos fueron abiertamente incumplidos por el SENAPI constituyendo violación al Debido Proceso y principio de razonabilidad y equidad sobre la valoración de las pruebas aportadas en tiempo y forma, las cuales prueban de manera inequívoca el uso de la marca RAY-BAN en Bolivia, respecto a la prueba aportada por LUXOTTICA, consistente en:

a) Las declaraciones de importación, de gafas y lentes correspondientes al giro comercial de uno de los distribuidores de la marca registrada por LUXOTTICA, por el período de tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, considerando que la prueba de uso de la marca según el art. 165 de la Decisión N°486, puede recaer en el titular de la marca, en un licenciatario de éste o en un tercero autorizado para el uso de la marca que en este caso como característica especial, tiene como actividad principal, la comercialización de esos productos bajo el giro comercial que posee, documentos que fueron calificados por parte del SENAPI como simples indicios de importación. Sin embargo a decir de la empresa demandante, aquellos constituyen el primer eslabón de la cadena de comercialización de los productos RAY – BAN en Bolivia, decisión asumida por parte del SENAPI que se apartó de los principios de razonabilidad, equidad y verdad material, que de haberlos valorado habrían concluido, el uso real y efectivo de la marca RAY - BAN por parte del demandante, omitiendo en su valoración lo dispuesto por el art. 166 Decisión N° 486 y las modalidades en que una marca puede considerarse en uso, que no solamente está restringido a actos de venta comercial sino, todos los actos que permitan establecer que la marca y los productos que distingue se encuentran disponibles en el mercado.

b) Certificado extendido por uno de los distribuidores autorizados de la marca RAY - BAN en Bolivia como hecho relevante que señaló expresamente que "mantiene una relación comercial desde el año 2010 a la fecha con la empresa internacional LUXOTTICA GROUP S.R.L", señalando el SENAPI que dicha prueba, no constituiría una certificación sobre fecha cierta de vinculo comercial, si la propia Certificación del distribuidor señalaba con toda claridad que el periodo del vínculo comercial con LUXOTTICA superaba incluso el periodo de los tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación; además que el SENAPI omite considerar que ese mismo documento expresaba a la vez, no solo el periodo de la relación comercial entre Titular de la marca y distribuidor autorizado sino también que esa relación comercial se basaba en la compra venta, importación y comercialización de lentes y gafas de la Marca RAY-BAN.

c) El SENAPI ha rechazado el valor probatorio de las facturas comerciales autenticadas por la empresa distribuidora que las emitió y que conserva el original que le corresponde señalando que: "las mismas son sólo un principio de prueba al tratar de simples copias sin respaldo de autoridad pública competente;". SENAPI no establece quién sería la autoridad legal competente y además deja de valorar las pruebas cuyos originales conservó el distribuidor de la marca que selló las copias en señal de autenticidad, las que además fueron vistas en originales por la Directora General Ejecutiva del SENAPI al tomar vista de los tomos de facturas comerciales que exhibió el distribuidor en la Audiencia de Inspección Administrativa, evidenciando de esta forma la existencia y autenticidad de los documentos.

Invoca como jurisprudencia, la Sentencia Constitucional Plurinacional N° 1049/2015- S3 de 3 de noviembre

Prueba que, de haber sido analizada demostraría la existencia de hechos relevantes de comercialización y uso de los productos bajo la marca registrada, pero el SENAPI aísla esta prueba y no las somete a la apreciación de los hechos bajo el marco de la razonabilidad, debiendo relacionarlas con los actos de importación que se demostró con la prueba documental que nuevamente permitían evidenciar que la marca RAY-BAN era usada y continuaba en uso por todo el periodo de análisis exigido por los preceptos normativos comunitarios que regulan la acción de cancelación por no uso.

d) El SENAPI rechaza la mayoría de las facturas comerciales presentadas y considera únicamente siete, bajo el argumento de que como el Distribuidor importa otras marcas además de RAY BAN no puede considerarlas como actividades de comercialización de productos distinguidos por la marca objeto de cancelación. El SENAPI agrega indebidamente un requisito no exigido por la norma para probar el uso de la marca y es el hecho que la norma contenida en el Art. 165 de la Decisión N°486 no exige que el tercero autorizado para el uso de la marca como es el caso de un Distribuidor lo haga con carácter de Exclusividad, pudiendo realizar la distribución de otros productos, no siendo relevante para la norma sino el hecho que la distribución de los productos de la marca objeto de cancelación sean puestos al mercado o se encuentren disponibles como suficiente prueba de uso real y efectivo de la marca. Con el requisito inventado por el SENAPI de Exclusividad en la distribución, la Oficina ha rechazado las facturas comerciales de venta violando flagrantemente el Debido Proceso.

e) Se puede evidenciar que, el SENAPI olvidó completamente considerar no solamente las facturas de venta así se traten de siete en el criterio del Tribunal Andino y conforme el Art. 167 de la Decisión N°486 todas las declaraciones de Importación de los productos de la marca RAY-BAN constituyen elementos probatorios suficientes de la puesta en el comercio y disponibilidad en el mercado boliviano de los productos de la marca RAY - BAN, en cantidades razonables considerando el carácter suntuoso de los productos distinguidos por la Marca y por el periodo materia de análisis, es decir, tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación; la visión cerrada, formalista, inflexible y violatoria al principio de verdad material en el actuar del SENAPI no le ha permitido evidenciar los hechos materialmente verdaderos del uso real y efectivo de la marca en contra del titular de la marca y nuevamente afectando el derecho a la Defensa de LUXOTTICA.

f) Referente a la prueba documental contenida en páginas web y correos electrónicos que fueron verificados por Notario de Fe Pública que levantó acta sobre su verificación y contenido, el SENAPI simplemente la ha desestimado señalando que el Notario no efectuó reconocimiento sobre su contenido cuando esa labor como director del proceso correspondía al SENAPI el Notario de Fe Pública no puede ingresar a la valoración de la prueba que se aporta sino que su labor se restringe a dar fe de los actos, en este caso dando fe de la existencia y verificación de las páginas web y correos electrónicos que se le exhibió, por lo que omitió valorar los argumentos de producción de la prueba de contenido de páginas web y correos electrónicos dejando al titular de la marca sin una respuesta fundada y motivada respecto de esta prueba, incumpliendo los deberes que le impone el Art. 167 de la Decisión N° 486 y de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo.

Invoca la como precedente constitucional la SCP N°1049/2015-S3

3. En cuanto a la prueba de la marca RAY-BAN en más de un país miembro de la comunidad andina.

LUXOTTICA aporto y presentó prueba documental de los contratos de distribución de los productos distinguidos con la marca RAY-BAN en más de un “país miembro” de la CAN y por todo el periodo materia de análisis en la acción de cancelación, es decir, tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación por no uso. A pesar de agregar esta prueba, el SENAPI no habría realizado ninguna valoración, respecto de estas documentales, constituyendo- a decir de la demandante- un atentado contra el debido proceso y la legitima defensa que tiene el derecho de recibir una respuesta oportuna y debidamente fundamentada de la autoridad competente respecto de sus alegatos y pruebas producidas en el procedimiento administrativo. Contratos de distribución y comercialización de los productos RAY BAN en al menos dos países de la Comunidad Andina y por los periodos en análisis (tres años precedentes a la fecha de la acción de cancelación), que demuestran el uso efectivo de la marca. Contratos de Distribución anuales y de reconducción automática por gestión, de LUXOTTICA GROUP S.p.A. y los distribuidores de Colombia y Ecuador, suscritos en la gestión 2010 sobre los productos comercializados por LUXOTTICA, la automática reconducción anual.

4. En cuanto a la notoriedad de la marca RAY-BAN, la demandada realiza una relación de la doctrina y normativa que rigen, la acción de cancelación por no uso y la notoriedad de la marca, citando los arts. 165, 224, 225, 226, 227, 228 siguientes de la Decisión N° 486 de la CAN, normativa que se aplicaría a marcas comunes, siendo RAY-BAN una marca notoria, no solo en los países de la Comunidad Andina sino también a nivel mundial, citando el art. 6 bis del Convenio de Paris, para luego desglosar el concepto de marca notoria, haciendo referencia a la doctrina establecida por el profesor Jorge Otamendi y Ana María Pacón.

a). Ahora bien, no bastaría alegar la “notoriedad de la marca”, sino que la misma debe ser probada por lo que en forma paralela a realizar la producción de la prueba de uso, LUXOTTICA habría agotado esfuerzos realizando el aporte probatorio necesario el procedimiento administrativo de cancelación por no uso para demostrar la notoriedad de la marca Ray-Ban conforme los parámetros que establece el Art. 228 de la Decisión N° 486.

Así las cosas, LUXOTTICA aportó inclusive en etapa recursiva la prueba de NOTORIEDAD de la marca Ray Ban que no ha sido valorada por el SENAPI ni siquiera al momento de solicitar la complementación y enmienda de la Resolución impugnada N° DGE/CANC/J-0140/2016 habría llegado al extremo de señalar en el auto complementario de 16 de diciembre de 2016 lo siguiente:

"Conforme la valoración detallada de todos los medios probatorios aportados se concluye que al respecto del argumento de la notoriedad argumentada por la firma LUXOTTICA GROUP S.P.A. dicha firma no aportó prueba idónea que demuestre que su marca demandada de cancelación hubiere tenido la calidad de notoria, menos aún se aportó prueba idónea ni suficiente que demuestren los parámetros establecidos en el Art. 228 de la Decisión 486, aclarando que el simple hecho de poseer un registro no evidencia notoriedad alguna, y que dentro de la presente causa ni siquiera se ha demostrado un uso real, efectivo y constante de la marca "Ray Ban”, y en la complementación de 16 de diciembre de 2016 confunde la prueba del uso de la marca con aquella prueba referida a la “notoriedad del marca Ray-Ban” conforme los parámetros establecidos en el Art. 228 de la Decisión 486 que con claridad detalle y los medios de prueba necesarios fueron aportados por LUXOTTICA pero que el SENAPI en violación al debido proceso e incumplimiento con su obligación de valorar todos los elementos de prueba y argumentos del titular de la marca, habría preferido mantener silencio.

Cita, la interpretación emitida por parte del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso N° 105-IP-2013.

EI SENAPI no habría llegado determinar ni comprender el alcance de las determinaciones del Tribunal Andino de la CAN sobre la “notoriedad de la marca” al extremo de negar cualquier argumento y la prueba que se habría ofrecido oportunamente cumpliendo los parámetros que el art. 228 de la Decisión 228, mezclando conceptos de uso real y efectivo de la marca con los aspectos relativos a la notoriedad de la marca. EI SENAPI realizó la complementación a la Resolución Administrativa N° DGE/CANC/J-0140/2016 señalando que las pruebas aportadas "no aportan elementos de convicción sobre el uso real y efectivo de la marca en los países de la comunidad andina, y que la verificación notarial sólo reconoce la vista de los correos, mas no el reconocimiento de los contenidos de cifras o fechas allí señalados, los que requerían de aporte de prueba idónea para su verificación, carga probatoria que era de responsabilidad del titular de la marca conforme establece la Decisión 486; por la que la misma no aportan elementos de convicción sobre el objeto de la causa”.

LUXOTTICA -a decir del titular de la marca- habría manifestado y argumentado con suficiente claridad y pruebas los parámetros del art. 228 de la Decisión N°486 que resultarían aplicables para demostrar el carácter notorio de la marca de su propiedad y así argumentó cada uno de los parámetros que el SENAPI no ha valorado en la resolución impugnada ni en su complementación por tanto denunciamos una omisión de la oficina nacional competente que ha generado INDEFENSIÓN en LUXOTTICA, privándole del derecho a recibir una respuesta a través de la Resolución Administrativa correspondiente.

b) Cursan en el expediente administrativo los documentos probatorios sobre el grado de conocimiento de la marca RAY-BAN en más de un país de la Comunidad Andina.

La marca RAY BAN y sus productos son mundialmente conocidos por los consumidores tanto reales como potenciales, existiendo un sin número de consumidores por rubro, actividad, motivos que se identifican con la marca RAY. BAN, inclusive permitiendo el desarrollo de estudios sobre el comportamiento y preferencias de los consumidores como conjunto en la sociedad, por moda, estilo, salud, y conocimiento de la marca, en la que Bolivia no es la excepción.

Se adjuntó como prueba documental de notoriedad en el sector de consumidores reales y potenciales a nivel mundial, el Estudio Sociológico de RAY-BAN, que evidencia con claridad el conocimiento profundo en la conciencia de los consumidores sobre lo que representa la marca notoria RAY-BAN en el mundo. El documento en slideshare se encuentra en la dirección http://es.slideshare.net/AndrsGarrido/anlisis-sociolgico-de-las-gafas-rayban?from_action=save, cuyo contenido se presentó en calidad de prueba documental.

Del mismo modo la notoriedad de la marca reconocida por los consumidores a lo largo de décadas se demuestra a través de la historia de la marca con sus modelos más icónicos que se desprende del documento cursante en la página web:

http://opticapasteur.com/es/ray-ban-su-historia-y-sus modelos-mas-emblematicos/ y cuyo contenido se adjuntó al expediente administrativo.

La existencia y contenido de esos sitios web fueron verificados por Notario de Fe Pública.

c) En cuanto a los canales de distribución y comercialización la marca Ray-Ban está presente en infinidad de establecimientos comerciales, entre los que inclusive se identifica aquellos existentes en Bolivia. Denotando el amplio conocimiento de este sector sobre la marca RAY BAN, sus productos y el potencial de su comercialización.

http://www.ray-ban.com/latam/store-locator - buscador de venta de lentes Ray-Ban. Figuran 47 locales en territorio boliviano, entre ellos Pauker (Bolivia). Se ofreció como prueba el contenido de la página web citada verificado por Notario de Fe Pública, en el que sólo a nivel Latinoamérica los canales de comercialización de la marca RAY BAN están en al menos 450 locales comerciales entre tiendas especializadas y ópticas. A nivel Bolivia, también se ha realizado la verificación identificando al menos 47 locales comerciales entre los que resalta los canales de comercialización de Ópticas Pauker, que ha emitido una certificación sobre el uso y comercialización de la marca RAY BAN y su comercialización en Bolivia, presentada por mi representada como prueba de uso de la marca en Bolivia, que no ha sido considerada por SENAPI, y que constituye también prueba de notoriedad de la marca RAY-BAN en los canales de comercialización de Bolivia, al amparo de lo establecido en el inc.b) del Art. 230 de la Decisión 486.

d) Como prueba de notoriedad y conocimiento de la marca en los círculos empresariales, se aportó como prueba los documentos que evidenciaban que el titular de la marca RAY-BAN decidió elegir a Bolivia como país sede y escenario para celebrar 75 años, a través de uno de los distribuidores de la marca, óptica SEE BOLIVIA con relación comercial con LUXOTTICA GROUP S.P.A.

http://hoybolivia.com/Especial.php?IdEspecial-3257 nota de prensa - SEE BOLIVIA festeja 75 años de Ray-Ban

e). Como otra prueba irrefutable de la notoriedad de la marca Ray-Ban, las Actas de notoriedad 306/2015, 307/2015, 308/2015 extendidas por Notario de Fe Pública Dr. Marcelo Eugenio Baldivia Marin, que se adjuntaron al memorial del recurso de revocatoria demuestran la titularidad de la marca RAY-BAN, su conocimiento masivo, extensión, historia, el conocimiento de los consumidores sobre el producto e inclusive diversas opiniones, reseñas, etc. Que se desprenden de la página web verificada en existencia y contenido, www.luxottica.com/en/company, pero que inexplicablemente SENAPI no consideró siendo que esa prueba documental demuestra no solo el uso de la marca en los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones, sino la notoriedad de la Marca en duración y extensión geográfica, dentro como fuera de los países de la Comunidad Andina.

f) Señala, que la verificación de la existencia de la página web y contenido del titular de la marca en la que se realizan las reseñas sobre la amplitud de la promoción, se ha acompañado prueba documental que el SENAPI prefirió no considerar ni siquiera realizar la valoración correspondiente. Actas de Verificación de Notoriedad y Contenido Testimonio N°004/2016 de 05 de enero de 2016, de la correspondencia comercial y cifras, fechas sobre promociones empresariales, publicidad masiva, estrategias de mercado de la marca Ray – Ban, como ser la correspondencia comercial sobre las actividades comerciales de LUXOTTICA GROUP S.p.A. en al menos tres países miembros, de la Comunidad Andina, cursada a través de correos electrónicos con sus distribuidores verificada por Notario de Fe Pública a través del “Acta de Notoriedad de Verificación y Certificación de Correos Electrónicos” según Testimonio N°004/2016 de 05 de enero de 2016 que contienen evidencia irrefutable de los planes de mercadeo, promoción y actividades que involucran a la marca "RAY-BAN"; la correspondencia comercial citada, y verificada por Notario de Fe Pública, contiene el Plan de Actividades del titular de la marca RAY BAN a través de su distribuidor en Colombia, documento en inglés que ha sido debidamente traducido al castellano y que cursa en el expediente, en el que con claridad se observan los siguientes aspectos relevantes, (1) la posición en el ranking de distribuidores, (2) Cadena principal de actividades promocionales, (3) estrategia de mercado, (4) Fotografías de las tres principales ópticas de Bogotá, promocionando los productos de la marca RAY-BAN para 2014; (5) objetivos y ambiciones en el mercado; (6) Tabla de actividades de marketing para 2014 que en cuanto a la marca RAY-BAN contiene las actividades por mes para efectuar actividades de actualización, evento mundial, exposiciones y vitrinas de exposición, (7) organización geográfica de mercadeo y ventas en todo Colombia.

f) La correspondencia comercial citada, y verificada por Notario de Fe Pública, también contiene el Plan de Actividades y negocios del titular de la Marca RAY-BAN a través de su Distribuidor en Ecuador, documento en castellano y que cursa en el expediente, en el que con claridad se observan los siguientes aspectos relevantes, (1) organización geográfica de mercadeo y ventas en todo Ecuador, (2) portafolio de la marca RAY-BAN en Ecuador años 2013 y 2014 con un volumen de productos de la marca entre 6.000 a 7.300 unidades, (3) Planes comerciales para la marca RAY BAN en al menos 10 ópticas (4) Campañas de comunicación externa, (5) Minutas de comunicación con, (6) Propuestas comerciales por volumen con la marca RAY-BAN.

Número de actividades, trabajos y resultados en los Países Miembros de Colombia y Ecuador, para la promoción del producto RAY-BAN, la actividad y servicios prestados que han quedado evidenciados por los documentos contenidos en la correspondencia comercial electrónica sostenida por el Titular de la Marca, verificada por Notario de Fe Pública a través de Acta de Notoriedad de Verificación y Certificación de Correos Electrónicos según Testimonio N°004/2016 de 05 de enero de 2016; documentos no considerados por la autoridad inferior, correspondiendo que la autoridad superior se sirva valorarlos de acuerdo a la sana crítica y el prudente criterio.

g) Señala que, se continuó con el aporte de mayores elementos de prueba respecto de los parámetros de notoriedad de la marca Ray-Ban, a través de la documentación adjunta al expediente y presentada en primera instancia por la titular de la marca en cuanto a la cantidad de operaciones de compraventa internacional, despachos aduaneros y trámites de importación efectuados desde fábrica del Titular de la Marca RAY-BAN a territorio nacional para su comercialización a través de las ópticas autorizadas, respecto a la existencia y antigüedad de cualquier registro. Los hechos son incontrovertibles y han sido reconocidos por el SENAPI respecto al estado de registro N°66936-C solicitada en abril de 1996, además del registro existente N°12873-C, del año 1956 que evidencian la existencia de la marca "RAY-BAN" (mixta) y sus registros por décadas, pero sorprendentemente no valora este parámetro en conjunto con los otros para establecer el carácter notorio de la marca

Señala que, no existió consideración a estos documentos y lo que expresaban los mismos por parte del SENAPI, si al menos los declaraba no idóneos debió referirse la autoridad administrativa a qué aspecto del contenido de esos documentos no resultaba suficiente para demostrar la notoriedad de la marca en al menos tres países de la CAN, simplemente no existe ninguna valoración ni fundamentación sobre los mismos, afectando el Derecho a la Legítima defensa de LUXOTTICA que se ha visto privada de una respuesta fundada y oportuna de toda esa prueba denotando que el SENAPI vulneró el Debido Proceso omitiendo en la Resolución Administrativa N" DGE/CANC/J-0140/2016 el pronunciamiento expreso, motivado y congruente de la Notoriedad de la Marca Ray-Ban alegada por LUXOTTICA.

Es decir que el SENAPI nunca consideró que la Notoriedad de la Marca pueda ser tratada y analizada en el proceso de Cancelación por no Uso violando los preceptos contenidos en el Art. 224 225 y 229 de la Decisión Nº 486 que claramente establecen que figuras como el uso de la marca no son necesarios de probar si la marca posee el carácter de notorio.

Interpretación prejudicial obligatoria.

De conformidad a lo establecido por el art. 32 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina Decisión 472, en concordancia con lo previsto en los artículos 2, 4 y 121 del Estatuto del Tribunal Decisión 500-. solicitamos eleven los oficios que correspondan para la Interpretación Prejudicial Obligatoria sobre los artículos de la Decisión N°486 que resultan aplicables a la presente causa,

A) Artículos de Interpretación.

Artículos 165, 166, 167, 224, 228 y 229 de la Decisión 486 de la Comisión CAN.

B) preguntas de interpretación.

1. ¿Cuál es el alcance del precepto establecido en el Art. 165 de la Decisión N°486 respecto del uso de la marca por otra persona autorizada para ello.?

2. ¿Cómo se interpreta el precepto del Art. 166 de la Decisión N° 486 cuando refiere a que una marca se encuentra en uso cuando los productos se encuentran puestos en el comercio o disponibles en el mercado bajo esa marca?. ¿Entiende el Tribunal que sólo la venta efectiva demostrada con facturas constituye prueba de uso o el criterio no es restrictivo?

3. ¿La Consulta anterior se encuentra relacionada con el Art. 187 de la Decisión N° 486, respecto a cuál es el sentido y alcance del último párrafo de ese articulo?

4. ¿Cuál es la protección que la Decisión N°, 486 brinda a una Marca que posee el Carácter de Notoria frente a acciones que pretenden su cancelación por no uso?

5. Si la notoriedad de la marca es alegada en un proceso de Cancelación por no Uso y la misma se prueba bajo el listado no taxativo que señala el Art. 228 de la Decisión N° 486, ¿es obligación de la Oficina Nacional Competente pronunciarse sobre la Notoriedad Alegada en ese procedimiento o la norma comunitaria establece alguna restricción?

Solicita se dicte Sentencia declarando probada esta demanda y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución Administrativa del SENAPI, DGE/CANC/J-0140/2016 emitida el 27 de junio de 2016 y su Aclaración y Complementación según Auto de 16 de diciembre de 2016, disponiendo, que el SENAPI emita nueva resolución en el caso de Cancelación de la Marca Ray - Ban valorando la prueba aportada conforme a los principios de Verdad Material, Informalismo, Razonabilidad y Equidad, y emita pronunciamiento expreso y fundado sobre la notoriedad de la marca.