SE/0232/2024

1. En cuanto a la falta de motivación y fundamentación, respecto al argumento expresado por la ahora demandante, de que Aleida Adams Ramírez, carecía de legitimación e interés legítimo para interponer la demanda de cancelación de marca.

Conforme aquello corresponde, verificar los antecedentes administrativos, para establecer si el argumento de ausencia de congruencia respecto a lo demandado resulta evidente o no.

De la revisión de la resolución administrativa Resolución Administrativa Nº 356/2015 de 01 de septiembre de 2015, que declaró probada la Acción de Cancelación planteada por Aleida Adams Ramírez, que ordenó la cancelación de la marca RAY-BAN (mixta) con registro N° 66936-C, conforme fs. 505 a 518.

Al respecto, conforme se evidenció de antecedentes, se tiene que a tiempo de responder la demanda de cancelación de registro solicitada por Aleida Adams Ramírez, LUXOTTICA, elaboró una serie de cuestionamientos mediante memorial de 25 de febrero de 2015, referentes a la valoración de la prueba, y sobre las razones que habrían impulsado Aleida Adams Ramírez a solicitar la cancelación de la marca RAI-BAN, empero no es posible encontrar, razonamiento que cuestione la carencia de legitimación e interés legítimo de Aleida Adams Ramírez para interponer la demanda de cancelación de marca, a cuya consecuencia, el SENAPI al momento de elaborar la Resolución Administrativa N° 356/2015 de 01 de septiembre, no elaboró razonamiento alguno al respecto, lógicamente, porque, nunca le fue dado a conocer el argumento ahora reclamado mediante la demanda contenciosa administrativa

Ahora bien, de la revisión del Recurso de Revocatoria interpuesto por LUXOTTICA, no se encuentra reclamo alguno respecto a la falta de legitimación e interés legítimo para interponer la demanda de cancelación de marca, por parte de consecuentemente la Resolución de Aleida Adams Ramírez, consecuentemente la Resolución Administrativa N° DPI/OPO/REV-N° 16/2016, en consecuencia, no tenía que expresar respuesta sobre algo que no le fue puesto a conocimiento para su resolución.

De la revisión del recurso jerárquico interpuesto por parte de LUXOTTICA, se puede evidenciar que, no se ha planteado argumentos relacionados a la falta de legitimación o interés legítimo para plantear la cancelación de marca, por lo que, al igual que las anteriores resoluciones administrativas, la Resolución Administrativa N° DGE/CANC/J-0140/2016 la que resolvió el jerárquico no pudo elaborar razonamiento alguno, por el simple hecho de o no haber conocido el reclamo, reiteramos porque, no fue presentado mediante su recurso jerárquico.

Asimismo, LUXOTTICA solicitó Aclaración y Complementación que fue resuelta mediante la Resolución Administrativa de 11N° DGE/CANC/J-0140/2016 de 27 de junio de 2016, que fue resuelta por Acto Administrativo de 16 de diciembre de 2016, que tampoco se pronuncio sobre el reclamo demandado, toda vez que, en esta instancia LUXOTTICA habría solicitado aclaración o complementación.

Ahora bien, de acuerdo a la revisión realizada, se puede determinar sobre este aspecto, que no existe vulneración al debido proceso en su vertiente motivación y fundamentación, toda vez, que como se ha establecido en el análisis de todas las instancias administrativas, no es posible establecer la existencia de la incongruencia “infra petita”, reclamada mediante la presente demanda contenciosa administrativa, toda vez que, en ninguna instancia -como se señala ut supra- se planteó argumento alguno referente a la legitimación e interés legítimo de parte de Aleida Adams Ramírez para poder interponer la Acción de Cancelación, a cuya consecuencia el SENAPI estaba impedido de pronunciarse sobre un tema que no tuvo conocimiento.

2. En cuanto al incumplimiento por el SENAPI referente a la violación al debido proceso y principio de razonabilidad y equidad sobre la valoración de las pruebas aportadas en tiempo y forma por LUXOTTICA, las cuales prueban de manera inequívoca el uso de la marca RAY-BAN en Bolivia.

Conforme aquello, este Tribunal Supremo de Justicia, revisará el contenido de la resolución demandada, para establecer como es que esta prueba ha sido considerada y tratada, a efectos de verificar si se ha producido la vulneración del debido proceso denunciada.

a) Respecto a la prueba consistente en las declaraciones de importación de gafas y lentes correspondientes al giro comercial de uno de los distribuidores de la marca registrada por LUXOTTICA, por el período de tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación, considerando que la prueba de uso de la marca según el art. 165 de la Decisión N°486, fue tratada -según la parte demandante- como si fuera un indicio por parte del SENAPI, empero aquella debería haberse considerado como parte fundamental de la actividad comercial de la empresa, toda vez que constituiría prueba que, demuestra el inicio de la actividad comercial de la marca en el país.

El SENAPI en la Resolución Administrativa N° DGE/CANC/j-0140/2016 a fs. 27, respecto a estos elementos de la prueba estableció que:

“Que, analizada la prueba de DUIs, facturas y declaraciones andinas de valor, se tiene que las mismas aportan indicio de actividades de importación por parte de la titular de la marca de gafas de sol y monturas de plástico con la marca RAY-BAN y otras marcas a Óptica Pauker Ltda., en las gestiones 2011, 2012, 2013 y 2014, sin embargo no prueba el uso en actividades de comercio de la marca demandada, en los mismos periodos, además corresponde aclarar que dicha importación refiere además a otras marcas para productos similares, por lo que correspondía portar prueba que evidencia la comercialización efectiva de los productos bajo la marca demandada; extremo que no se puede verificar únicamente de los actos de importación, por lo que las mismas no forman convicción de actos efectivos de uso real, de la marca RAY-BAN en Bolivia como parte dela comunidad andina”.

En primer lugar, el SENAPI establece que dicha prueba resulta ser un indicio para establecer la actividad de importación de la marca, sin embargo, al haber sido esta prueba calificada como un indicio, no puede ser descartada en forma posterior, al afirmar que:

“además corresponde aclarar que dicha importación refiere además a otras marcas para productos similares”, sin establecer ni señalar la normativa que prohíbe, la importación de varios productos similares por la misma empresa, por lo que, se advierte una falta de fundamentación, en cuanto al descarte arbitrario del valor probatorio de documentos.

Además se advierte que, no se ha dado fiel cumplimiento al art. 47 IV de la Ley N° 2341, que ha establecido el principio de sana crítica, que de haberse empleado correctamente por parte del SENAPI, habría, comparando el “indicio”, con el resto del acervo probatorio que ha sido presentado por las partes y así contar con un panorama completo; es decir, elaborar un razonamiento que relacione todas las pruebas, y con ello alcanzando un resultado objetivo, integral que convenza las partes, en cambio el razonamiento carece de motivación, pues si la prueba constituía un indicio, porque no fue comparada con el resto de hechos y pruebas establecidas en el proceso administrativo, considerando además lo establecido por parte del art. 88 II del reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo aprobado por D.S. 27113 estableciendo que "La admisión y producción de pruebas se sujetará a criterios de amplitud, flexibilidad e informalismo. En duda sobre su admisibilidad y pertinencia, se estará a favor de su admisión y producción"

Por lo que, en este punto se advierte una falta de motivación y fundamentación en la resolución impugnada, y con ello una vulneración al debido proceso y al derecho a la defensa, ya que de haber realizado la valoración de la prueba en forma motivada y fundamentada es posible que el resultado hubiese resultado muy diferente al establecido por el SENAPI.

b) Referente a la prueba correspondiente al certificado extendido por uno de los distribuidores autorizados de la marca RAY – BAN, -SEE BOLIVIA SRL-.

“…y que mantiene una relación comercial con la empresa internacional LUXOTTICA GROUP S.R.L. desde el año 2010 a la fecha, basada en la compra y venta, importación y comercialización de lentes y gafas de la marca "RAY-BAN", desde Italia, donde se encuentra establecida la empresa LUXOTTICA GROUP S.p.A., que cotejada con la copia simple del Testimonio N° 152/2010 de fecha 13 de agosto de 2010 e inscripción en el registro de fundempresa de fs. 569 a 573 se tiene indicio de relación comercial, sin embargo la misma no forma plena convicción de la fecha cierta del vínculo allí referido por tratarse de una declaración unilateral.”

Nuevamente se debe advertir, que el descarte del documento, como medio de prueba, como indicio, es posible siempre y cuando previamente se haya comparado con el resto del acervo probatorio, que como se verifica, no ha sido realizado y con ello incumpliendo los arts. 8 y 47 IV de la Ley N° 2341, que ha establecido el principio de sana crítica, la flexibilidad e informalismo y art. 88 II del reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo aprobado por D.S. 27113 estableciendo que "La admisión y producción de pruebas se sujetará a criterios de amplitud, flexibilidad e informalismo. En duda sobre su admisibilidad y pertinencia, se estará a favor de su admisión y producción"

Por lo que, el razonamiento expresado por parte del SENAPI, carece de la debida fundamentación y motivación necesarias para establecer la verdad material de los hechos, y que, de haberla realizado, pudiese alcanzar un resultado diferente al establecido en la resolución demandada.

c) Respecto a las facturas que no fueron consideradas por ser fotocopias simples, que fueron consideradas como principios de prueba, sin embargo de la revisión de antecedentes se puede constatar que las mismas fueron legalizadas por parte de la empresa SEE BOLIVIA SRL, y que su Directora General Ejecutiva del SENAPI al tomar vista de los tomos de facturas comerciales que exhibió el distribuidor en la Audiencia de Inspección Administrativa, de fs.1145 a 1177 evidenciando de esta forma que la exclusión de la documentación como prueba resulta arbitraria y no se ha tomado en cuenta la existencia y autenticidad de los documentos, al margen que las fotocopias de facturas correspondientes a las gestiones de 2011 a 2013, éste Tribunal concluye que el SENAPI vulneró el derecho a la defensa de la entidad ahora demandante, por cuanto tachó de insuficientes, debido a que las mismas no se encontraban “legalmente” legalizadas, mas no explicó ni identificó a la persona, entidad o autoridad cuya legalización torne a dichas fotocopias en idóneas y legales, conforme era su deber y obligación a mérito que si consideró sin la suficiente competencia a quien legalizó las citadas facturas, tenía la obligación de identificar al competente, de tal modo que el administrado tenga certeza y convencimiento material de que el error le es atribuible. Amén de que, si la legalización de las mismas fue realizada por el tenedor de los originales, deberá tenerse por cumplidos los requisitos formales.

Por lo que, se advierte la exclusión de la prueba en forma arbitraría sin considerarse lo establecido por parte de los arts. 8 y 47 IV de la Ley N° 2341, que ha establecido el principio de sana crítica, la flexibilidad e informalismo y art. 88 II del reglamento a la Ley de Procedimiento Administrativo aprobado por D.S. 27113 estableciendo que "La admisión y producción de pruebas se sujetará a criterios de amplitud, flexibilidad e informalismo. En duda sobre su admisibilidad y pertinencia, se estará a favor de su admisión y producción".

d) Con relación al rechazo de la prueba consistente en facturas comerciales presentadas y considera únicamente siete, bajo el argumento de que como el Distribuidor importa otras marcas además de RAY BAN no puede considerarlas como actividades de comercialización de productos distinguidos por la marca objeto de cancelación:

“5. Sobre la copia de la Declaración de Importación, C-42663 del proveedor LUXOTTICA TRADING AND FINANCE LTD., al importador SEE BOLIVIA S.R.L., de fs. 378 a 388, cuya descripción arancelaria corresponde a monturas, plásticas y de acetato, gafas, la cual cuenta con página de información adicional donde se detallan en código, la marca, mercadería, origen, cantidad de los productos, encontrándose entre estos la marca "RAY-BAN", contando con legalización de la Agencia Despachante de Aduana Tavera, de Santa Cruz-Bolivia, el cual evidencia actos de importación de gafas de sol, monturas plásticas de acetato, con la marca RAY-BAN realizadas por SEE BOLIVIA S.R.L., en la gestión 2013, sin embargo al tratarse de la importación de varias marcas sólo constituye un indicio de importación de mercadería durante dicha gestión, sin formar convicción de su efectiva venta a consumidores finales.

6. De la copia de la Declaración de Importación, C-37277 del proveedor LUXOTTICA TRADING AND FINANCE LTD., al importador SEE BOLIVIA S.R.L., de fs. 389 a 399, cuya descripción arancelaria corresponde a monturas acetato, y plástico, varios tipos, la cual cuenta con página de información adicional donde se detallan en código, la marca, mercadería, origen, cantidad de los productos, encontrándose entre estos la marca "RAY-BAN", contando con legalización de la Agencia Despachante de Aduana Tavera, de Santa Cruz-Bolivia, el cual evidencia actos de importación de gafas de sol, monturas plásticas de acetato, con la marca RAY-BAN realizadas por SEE BOLIVIA S.R.L., en la gestión 2013, sin embargo al tratarse de la importación de varias marcas sólo constituye un indicio de importación de mercadería durante dicha gestión, sin formar convicción de su efectiva venta a consumidores finales”.

Aseveraciones realizadas por parte del SENAPI que carecen de la y fundamentación necesaria, es decir no hace mención a ningún elemento normativo que respalde los razonamientos expresados, referente al carácter de exclusividad de los distribuidores de la marca.

e). En cuanto, al carácter suntuoso de la marca RAI-BAN, y las cantidades de venta de la marca, el SENAPI expreso lo siguiente:

“donde las restantes no pueden considerarse al haberse verificado de la empresa SEE BOLIVIA S.R.L. no solo importa lentes RAY-BAN; por lo que no se puede presumir la comercialización de la marca demandada de cancelación, y que la evidencia de 7 ventas en dos gestiones no forma convicción sobre el uso real y efectivo requerido por el Art. 165 ni de tres gestiones anteriores, ni cantidades razonables”.

Se debe establecer, que resulta efectiva la denuncia de falta de motivación y fundamentación, referente a las pruebas que representan cantidades razonables, toda vez que no se elabora un análisis mínimo relativo al carácter suntuoso de los productos de la marca RAI – BAN, dado que de haber considerado aquel extremo pudiese haber cambiado el resultado, toda vez que, la cantidad de ventas de productos suntuosos, reduce la cantidad de transacciones comerciales, carácter como decíamos no fue considerado en absoluto por parte del SENAPI.

f) Las pruebas referidas a las páginas “Web, están íntimamente relacionadas a lo demandado en el punto cuatro de la presente resolución, referente a la prueba que demuestra la notoriedad de la marca RAY-BAN.

3. En cuanto a la prueba de la marca RAY-BAN en más de un país miembro de la comunidad andina.

LUXOTTICA presentó prueba documental de los contratos de distribución de los productos distinguidos con la marca RAY-BAN en más de un “país miembro” de la CAN y por todo el periodo materia de análisis en la acción de cancelación, es decir, tres años consecutivos precedentes a la fecha de inicio de la acción de cancelación por no uso. A pesar de agregar esta prueba, el SENAPI no habría realizado ninguna valoración, respecto de estas documentales, constituyendo- a decir de la demandante- un atentado contra el debido proceso y la legitima defensa que tiene el derecho de recibir una respuesta oportuna y debidamente fundamentada de la autoridad competente respecto de sus alegatos y pruebas producidas en el procedimiento administrativo. Contratos de distribución y comercialización de los productos RAY BAN en al menos dos países de la Comunidad Andina y por los periodos en análisis (tres años precedentes a la fecha de la acción de cancelación), que demostrarían el uso efectivo de la marca. Contratos de Distribución anuales y de reconducción automática por gestión, de LUXOTTICA GROUP S.p.A. y los distribuidores de Colombia y Ecuador, suscritos en la gestión 2010 sobre los productos comercializados por LUXOTTICA, la automática reconducción anual.

Respecto a lo anterior, el SENAPI se ha pronunciado respecto a la prueba extrañada por el demandante conforme lo siguiente:

“De fojas 601 a 877 de obrados Acta de Notoriedad de Verificación y Certificación de Correos Electrónicos recibidos por la Sra. Luz Monica Rivero - "Testimonio N° 004/2016" en original de fecha 5 de enero de 2016, para que se verifique la existencia y contenido de correos electrónicos específicos que recibió con relación a la empresa a la cual representa, acompañada de los correos electrónicos señalados en copias a colores con sello de legalización de la Notaria de Fe Publica N° 95 a cargo del Dr. Marcelo Eugenio Baldivia, y documentos de la firma LUXOTTICA en idioma inglés con su posterior traducción traducido con sello y firma de la Sra. Carola Borda Beckrich Traductora Graduada Superior en traducción e integración Universidad Uvic España, se tiene que las no aportan elementos de convicción sobre el uso de la marca en los países de la comunidad andina, y que la verificación notarial sólo reconoce la vista de los correos, mas no el reconocimiento de los contenidos de cifras o fechas allí señalados, los cuales requerían el aporte de prueba idónea para su verificación, y que en el caso de correos que referían a contratos y otros, los mismos requerían del cumplimiento debido como documentación extranjera para su valoración en el caso que correspondiera, carga probatoria que era de responsabilidad del titular de la marca conforme establece la Decisión 486; por lo que la misma por lo que no aportan elementos de convicción sobre el objeto de la presente causa”.

El descarte de la prueba, a decir del SENAPI se debía en el caso de los correos que referían a contratos y otros, los mismos requerían del cumplimiento debido, como documentación extranjera, más no explicó ni identificó, cual o cuales son los procedimientos para establecer la legalidad o no, conforme era su deber y obligación a mérito que, si consideró que los documentos no cumplirían los parámetros para que puedan ser tasados como prueba idónea, tenía la obligación de identificar los procedimientos y la normativa legal que le respalde, de tal modo que el administrado tenga certeza y convencimiento material de que el error le es atribuible.

Por lo que, se verifica la existencia una nueva vulneración al debido proceso, en su vertiente derecho a la defensa, en cuanto a la falta de motivación y fundamentación respecto a los medios probatorios presentados.

4. En cuanto a la prueba documental contenida en páginas web y correos electrónicos que fueron verificados por Notario de Fe Pública que levantó acta sobre su verificación y contenido, el SENAPI simplemente la ha desestimado señalando que el Notario no efectuó reconocimiento sobre su contenido cuando esa labor como director del proceso correspondía al SENAPI el Notario de Fe Pública no puede ingresar a la valoración de la prueba que se aporta sino que su labor se restringe a dar fe de los actos, en este caso dando fe de la existencia y verificación de las páginas web y correos electrónicos que se le exhibió, por lo que omitió valorar los argumentos de producción de la prueba de contenido de páginas web y correos electrónicos dejando al titular de la marca sin una respuesta fundada y motivada respecto de esta prueba, incumpliendo los deberes que le impone el Art. 167 de la Decisión N° 486 y de la Ley N° 2341 de Procedimiento Administrativo.

Invoca la como precedente constitucional la SCP N°1049/2015-S3

El SENAPI referente al conjunto de la prueba extrañada a considerado lo siguiente:

“Que, de la prueba adjunta de fs. 946 a 1005, impresiones de páginas web, referidas a la marca RAY-BAN, y posterior verificación por notario de fs. 1037 a 1096, según Testimonia 106/2016 de fecha 14 de abril de 2016 de Acta de Notoriedad, que verifica contenido de las páginas http://es.slideshare.net/AndrsGarrido/anlisis-sociologico-de-las-gafas- rayban?from action=save; modelos-mas-emblematicos/: http://opticapasteur.com/es/ray-ban-su-historia-y-sus- http://www.ray-ban.com/latam/store-locator; htpp://hoybolivia.com/Especial.php?IdEspecial=3257, adjuntado impresiones de dichas páginas, evacuada por Marcelo Eugenio Baldivia Marin Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº 95 y de fs. 1097 a 1127, del Testimonio 122/2016 de fecha 19 de abril de 2016 de Acta de Notoriedad, que verifica contenido de la htpp://www.elmundo.es/suplementos/magazine/2007/391/1174497804.html página adjuntado impresiones de dicha página, evacuada por Marcelo Eugenio Valdivia Marín Notario de Fe Pública de Primera Clase Nº 95, se tiene que las mismas no aportan elementos de convicción sobre el uso real y efectivo de la marca en los países de la comunidad andina, y que la verificación notarial sólo reconoce la vista de los correos, mas no el reconocimiento de los contenidos de cifras o fechas allí señalados, los cuales requerían el aporte de prueba idónea para su verificación, carga probatoria que era de responsabilidad del titular de la marca conforme establece la Decisión 486; por lo que la misma no aportan elementos de convicción sobre el objeto de la presente causa”

La existencia de los documentos en formato digital ofrecidos como prueba, fue refrendada por Notario de Fe Pública, empero la valoración de su contenido para establecer si el mismo es aplicable al caso o no, correspondía al SENAPI, asimismo establece que: “mas no el reconocimiento de los contenidos de cifras o fechas allí señalados, los cuales requerían el aporte de prueba idónea para su verificación”, empero se debe entender que la prueba presentada en ese formato era para aclarar aspectos relacionados a la notoriedad de la marca RAY-BAN, tanto en Bolivia y en los países que conforman la Comunidad Andina de Naciones, se debe destacar que, la única referencia realizada por parte del SENAPI referente a este tema es: “

"CONCLUSIONES DE LA PRUEBA APORTADA CONFORME EL ARGUMENTO DE NOTORIEDAD

Que, conforme la valoración detallada de todos los medios probatorios aportados, se concluye que al respecto del argumento de notoriedad argumentada por la firma LUXOTTICA GROUP 5.P.A., dicha firma no aportó prueba idónea que demuestre que su marca demandada de cancelación hubiere tenido la calidad de notoria, menos aún se aportó prueba idónea ni suficiente que demuestren los parámetros establecidos en el Art. 228 de la Decisión 486, aclarando que el simple hecho de poseer un registro no evidencia notoriedad alguna, y que dentro de la presente causa ni siquiera se ha demostrado un uso real, efectivo y constante de la marca "Ray Ban”

Se debe resaltar, que de la revisión de todo el contenido de la prueba que el SENAPI por razones relacionadas al excesivo formalismo ha determinado no valorar el contenido de la prueba, vulnerando con ello, los principios de verdad material, el derecho a la defensa generando con ello una resolución incongruente, se debe entender que si el SENAPI hubiese realizado la valoración de la prueba tomando en cuenta los principios de la sana crítica y la verdad material, pudiesen haber encontrado, suficientes hechos y datos, para determinar que la marca Ray -Ban tiene un carácter de notabilidad por demás sobresaliente, y con ello el resultado pudiese haber sido diferente al establecido.

En consecuencia, ante la vulneración del principio de congruencia que forma parte del debido proceso, la Sala Contenciosa, Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Segunda de este Tribunal Supremo de Justicia, concluye que el SENAPI al pronunciar la resolución impugnada, incurrió en conculcación del principio de congruencia que forma parte del debido proceso, por lo que le corresponde emitir nueva resolución, enmarcado en los principios procesales administrativos.