Auto Supremo AS/0249/2017

II.2. Contenido de la respuesta Servicio Nacional de Propiedad Intelectual
Que admitida la demanda mediante providencia de 19 de julio de 2016, es corrida en traslado a la autoridad demandada y al tercer interesado, quienes fueron legamente citados, apersonándose de fs. 167 a 172 Silvia Roxana Frías Villegas, Directora General Ejecutiva a.i. y Representante Legal del Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, para responder negativamente a la acción incoada en su contra, manifestando que:
El inciso a) del artículo 136 de la decisión 486, consagra la causal de irregistrabilidad relacionada específicamente con el requisito de distintividad, señalando que, no son registrables los signos que sean idénticos o se asemejen a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, en relación con los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión y/o de asociación.
Indicó que, de acuerdo a este lineamiento se entiende que los signos distintivos en el mercado se exponen a diversos factores de riesgo; mencionado que la doctrina tradicionalmente se ha referido a dos clases: al de confusión y/o de asociación, sobre los cuales existe el siguiente precedente: “El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que realmente posee (confusión indirecta). El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra empresa tienen una relación o vinculación económica” (proceso 70-lP-2008). Al respecto, manifestó que, del análisis de la presente causa se advierte que el signo previamente solicitado, clase internacional 09 TLC y el signo solicitado, clase internacional 09 TCL, en conflicto, de acuerdo a la jurisprudencia andina señalada en el Proceso Nº 70-IP-2004, son signos de tipo denominativos también conocidos como nominales o verbales, toda vez que en su estructura se utilizan expresiones acústicas o fonéticas, en este caso formadas por varias letras, que integran un conjunto o un todo pronunciable y que pueden o no tener significado conceptual; en consecuencia corresponde aplicar las reglas de cotejo marcario establecidas por la doctrina y la jurisprudencia. Al respecto menciono la regla 1, respecto a que la confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas, y señaló que la similitud ortográfica emerge de la coincidencia de letras entre los segmentos a compararse, en los cuales la secuencia de vocales, la longitud de la o las palabras, el número de silabas, las raíces, o las terminaciones comunes, pueden incluir en mayor grado a que la confusión sea más palpable u obvia. Sobre dicho criterio, dijo que, analizando los signos en conflicto “TCL” y “TLC”, se advierte que ambos están compuestos por las consonantes T-C-L del signo solicitado y T-L-C del signo previamente solicitado, a los cuales aplicando una visión de conjunto se advierte que no cuentan con distintividad suficiente entre los mismos generando la impresión de tener el mismo origen. Refirió que, la similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar. En la pronunciación de los signos en conflicto “TCL” y “TLC”, se advierte que el signo solicitado y el signo base de la denegatoria, al ser pronunciados tendrán un sonido semejante toda vez que en su estructura emplean términos semejantes, por lo que al ser pronunciados los signos en conflicto serán percibidos de manera semejante por el oído humano, generando semejanza fonética y causando la impresión de tener el mismo origen. Arguyo que, en cuanto a la similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas. Analizando los signos en conflicto “TCL” y “TLC”, se advierte que los mismos se encuentran compuestos por términos semejantes, los cuales no cuentan con significado propio en su conjunto, empero por la semejanza ortográfica y fonética descrita se colige que los mismos podrían generar una idea semejante en la mente del consumidor medio. En cuanto a la regla 2 que establece que, las marcas deben examinarse sucesivamente y no simultáneamente, dijo que, atendiendo a un cotejo sucesivo de los signos en conflicto “TCL” y “TLC”, se observa que los mismo en sus características esenciales podrán dejar un recuerdo parecido o semejante en la mente del consumidor medio, causando la impresión de tener un mismo origen. En cuanto a la Regla 3 que señala que, deben tenerse en cuenta las semejanzas y no las diferencias que existen entre las marcas., y que analizando los signos en conflicto se advierte que por la semejanza ortográfica y fonética predominante en ambos signos “TCL” y “TLC”, existe semejanza suficiente entre los mismos. Finalmente menciono la Regla 4, señalando que, quien aprecia el parecido debe colocarse en el lugar del comprador presunto y tener en cuenta la naturaleza de los productos, en el caso concreto, el signo solicitado “TCL” ampara los productos siguientes dentro la clase internacional 9; Televisores, comprendidos en la clase 9 de la Clasificación internacional en vigencia. Por su parte el signo base de la denegatoria “TLC” ampara los siguientes productos dentro la clase internacional 9: Discos de video pre-grabados, grabaciones audiovisuales, cintas de video, discos compactos, dvds y cd-roms.” Señaló que, los productos de los signos en conflicto al poseer finalidades afines, podría constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, pues tal circunstancia podría dar lugar a que se les hallase en el mismo mercado, en consecuencia corresponde aplicar al presente, lo establecido en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la CAN, respecto al grado de conexión competitiva entre los productos de los signos en conflicto, que establece lo siguiente: a) “La inclusión de los productos en una misma clase de nomenclátor”. En el presente caso se evidencia que los productos del signo previamente solicitado “TLC” y los del signo solicitado “TCL”, se encuentran dentro de la misma clase internacional 09; asimismo respecto a la limitación de los productos a proteger se advierte que la parte contraria no presentó prueba (admisible en derecho) para demostrar que los productos de los signos en conflicto no guardan semejanza. b).- “Canales de comercialización”, respecto a este punto, señaló que, se debe tener en cuenta que los productos de la clase internacional 09, compartirán los canales de comercialización en centros de expendio, entendiendo que el signo solicitado “TCL” ampara especialmente “Televisores” y el signo previamente solicitado “TLC” ampara especialmente “Discos de video, cintas de video, grabaciones audiovisuales, discos compactos”; toda vez que entre los medios para reproducir los productos del signo base de la denegatoria se encuentran televisores. c).- “Similares medios de publicidad”, refirió que, los productos de los signos en conflicto “TCL” y “TLC”, “Televisores” y “Discos de video, cintas de video, grabaciones audiovisuales, discos compactos”, se advierte que los mismos, por su naturaleza son susceptibles de emplear similares medios de publicidad en general (radio, televisión y prensa). d).- Relación o vinculación entre productos”. Con relación a esta temática, manifestó que, los productos protegidos entre los signos en conflicto “TCL” y “TLC”, poseen relación al tratarse de productos semejantes, referentes a “Televisores” y referentes a “Discos de video, cintas de video, grabaciones audiovisuales, discos compactos”, siendo que para la comercialización de los productos del signo de la denegatoria se necesitan los productos del signo solicitado: “televisores”. e).- “Uso conjunto o complementario de productos”. Indicó que el signo solicitado “TCL” al pretender proteger productos de manera semejante a los del signo previamente solicitado “TLC”; puede originar un uso conjunto y complementario de los productos protegidos por ambos signos de forma directa; toda vez que entre los medios para reproducir los productos del signo base de la denegatoria se encuentran televisores. f).- “Mismo género de productos”, sobre el particular, indicó que, los productos de los signos en conflicto pertenecen al mismo género de productos referidos en la clase internacional 09, especialmente referentes a “Televisores” y a “Discos de video, cintas de video, grabaciones audiovisuales, discos compactos”, siendo que entre los medios para reproducir estos últimos se encuentran televisores