SE/0246/2024

II.1. Antecedentes administrativos

La firma INTERNATIONAL GAMING PROJECTS LIMITED, mediante su apoderado Esteban Fernando Caballero Paz, en su memorial de demanda contenciosa administrativa, expresa los siguientes antecedentes:

El 30 de mayo de 2014, los notificaron con la demanda de oposición interpuesta por ZITRO IP S.a.r.l. en contra de la solicitud de registro de la marca TRIPLE MANIA BONUS (denominación de diseño), clase internacional 28 y con solicitud de registro número SM-00106-2024 y publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia N 630 de fecha 31 de marzo de 2014 con publicación No 167653.

La firma es propietaria de la marca “TRIPLE BONUS”, registrada en el SENAPI, con No 145886 – C, en la clase internacional 9, de 22 de agosto de 2013, y No 134929-C en la clase internacional 28 de fecha 9 de marzo de 2012, demostrando que TRIPLE BONUS fue registrada el año 2012, gozando de prioridad y pleno reconocimiento y fama que se extiende a la región andina y otros países. Contando adicionalmente con los registros de marcas como “TRIPLE STAR” de 1 de octubre de 2012 en clase 9 bajo No de Registro 139822-C, “TRIPLE EVOLUTION” de fecha 18 de diciembre de 2013 en clase 28 y bajo No de Registro 148587-C y “TRIPLE EVOLUTION” de 18 de diciembre de 2013 en clase 9 y bajo No de Registro 148586-C.

En base a lo manifestado, las marcas referidas, cuentan, con un real Derecho Propietario de Registro o Solicitud respecto al demandante sobre los términos “TRIPLE y BONUS” y la familia de marcas que de ellas se desprenderían como parte del conjunto de marcas, en este caso incorporando el término “Manía” quedando la nueva solicitud de marca como “TRIPLE MANIA BONUS”. Adicionalmente a ello, también la empresa demandante es propietaria de los registros de marca “NEW GOL MANIA”, en clase 9 y 28 ambos registrados en el SENAPI, en fecha 18 de diciembre de 2013 bajo Nro. de Registro 148588.Cf y 148589-C, respectivamente, por lo que se evidencia que el término “MANIA”, es utilizado por los mandantes para sus productos, contando también con real Derecho Prioritario de Registro o Solicitud respecto al demandante sobre este término.

Expresa que por ello se tiene como elemento principal el denominativo TRIPLE BONUS así como MANIA que es compartida con un grupo de marcas que pertenecen a la empresa dedicada a este rubro.

En el plano gráfico, la marca de la empresa demandante que intenta registrar “TRIPLE MANIA BONUS”, tienen una clara similitud respecto a TRIPLE BONUS”, ambas tienen las mismas letras, formas y colores, formando parte de la familia de los productos de la empresa y no darán lugar a confusión con otras marcas.

No existe riesgo de confusión ya que el termino triple implica 3, que es algo que se repite tres veces, algo por 3, que en este caso puede ser un premio, una condición al premio, o parte del juego, mientras que el termino POWER, del demandante significa PODER y este término puede implicar diferentes connotaciones, pero en ningún caso tiene un significado similar a TRIPLE por lo que bien comparten los términos MANIA BONUS, no es posible pueda dar lugar a confusión o interpretarlos como iguales o transliteración.

Existe una diferencia fundamental en ambas marcas, en función a las diferencias mencionadas, ya que la variación de las letras no corresponde únicamente a una modificación de forma de una marca a otra, sino que define la cualidad de los productos que se protegen. Este aspecto no puede soslayarse y demuestra la identidad propia de la marca de la empresa ahora demandante.

Realizando un cotejo entre las marcas en conflicto, la marca de la empresa demandante cuenta con la necesaria distintividad elegida por la norma comunitaria, además de la novedad, originalidad y licitud suficientes para ser consideradas como marcas. La marca solicitada, no pretende apropiarse del denominativo genérico del demandante, sino que forma parte de una familia de marcas, de las cuales ya se cuenta con registro, por lo que no se viola el art 136 a) de la Decisión 486 ya que la misma no conlleva confusión en el consumidor ni se tiene el fin de crear error y menos proceda con la intención de engañar en el mercado.

El 8 de diciembre de 2015, se notificó a la empresa demandante con la Resolución Administrativa No DGE/OPO/J-176/2015 que declara rechazar el Recurso Jerárquico interpuesto por la firma INTERNACIONAL GAMING PROJECTS, confirmando la Resolución Administrativa DPI/OPO/REV/No 039/2015 la cual a su vez confirma de forma total la Resolución Administrativa No 430/2014.

La marca TRIPLE BONUS, y la familia de marcas que de ella se desprenden, se han solicitado y registrado en la clase internacional 28, contando con el registro y solicitud de varias marcas con el común denominador TRIPLE y MANIA, formando también estas, parte de la familia de marcas demostrando la coexistencia pacífica de las marcas.

Las Familias de marcas se diferencian claramente de las marcas conformadas por una partícula de uso común, que poseen un elemento de uso general, muchas veces necesario para identificar cierta clase de producto, por eso es que el titular de esa marca, no puede impedir que otros la usen en la conformación de otro signo distintivo, contrario sensu, el titular de una marca si puede impedir que el rasgo distintivo común que no es genérico, descriptivo o de uso común, pueda ser utilizado por otra persona, ya que ese elemento identifica plenamente los productos que comercializa el titular del conjunto de marcas y genera en el consumidor la impresión de que tienen un origen común.

Por ello es que se puede evidenciar la existencia de un conjunto de marcas registradas a favor del solicitante, en base a la denominación TRIPLE, por lo que cualquier nuevo signo solicitado en dicha clase y que incluya dicha denominación en forma relevante, será percibido como una derivación de las marcas del solicitante.

Demanda la existencia de una contradicción en las consideraciones del SENAPI, ya que reconocen la marca de la empresa INTERNACIONAL GAMING PROJECTS, “TRIPLE MANIA BONUS”, que pertenece a una familia de marcas registradas, por lo que se contradice al aceptar la OPOSICION planteada por ZITRO IP S.a.r.l..

La marca de los demandantes, contiene una susceptibilidad de representación gráfica, ya que se conforma de tres palabras y a esta le acompaña una grafía especial, tiene una distintividad intrínseca, ya que no se constituye en un signo descriptivo ni evocativo de los productos que pretende comercializar. Estas marcas también tienen la característica de no confundibilidad con otros signos previamente solicitados o registrados por terceros, independientemente de la oposición presentada, es deber del SENAPI revisar de oficio su base de datos y comprobar que el signo objeto de registro no afecte marcas de terceros previamente registradas o solicitadas, ya que esta es la base para haber negado el registro a los ahora demandantes, ante la existencia de otra marca idéntica registrada anterior al signo solicitado que no goza de la distintividad extrínseca para su registro.

En resumen se alega que al ser los demandantes propietarios de la marca “TRIPLE BONUS” y la familia de marcas que de ella se desprenden, y se han solicitado y registrado en tiempo en la clase internacional 28, contando con un real derecho prioritario de solicitud o registro, considerando que una familia de marcas son un conjunto de marcas que pertenecen al mismo titular y que poseen un rasgo distintivo común, por el que el consumidor las asocia entre sí y las relaciona con un mismo origen empresarial. Al contar con el registro de varias marcas donde el común denominador son las palabras “TRIPLE” y “MANIA”, estas también forman parte de la familia de marcas de INTERNACIONAL GAMING PROJECTS, demostrando una convivencia pacífica de estas marcas registradas.

El 8 de diciembre se notifica con la Resolución Administrativa N.º DGE/OPO/J-176/2015 que rechaza el Recurso Jerárquico planteado.

I.2. Fundamentos de la demanda. Agotada la vía administrativa, estando dentro el plazo previsto por Ley, la firma INTERNACIONAL GAMING PROJECTS, con la finalidad de activar el Control Judicial de Legalidad, respecto de determinados actos administrativos, interpone demanda contenciosa administrativa contra el representante del SENAPI, quien emitió la Resolución Administrativa No DGE/OPO/J – 176/2015, emitida en fecha 14 de agosto de 2015 argumentando que:

La referida empresa tiene registrada la marca TRIPLE BONUS MANIA y otras que derivan de ella, habiendo demostrado la convivencia pacífica entre todas las marcas que hacen a la familia de marcas de la empresa, ya que tiene su presentación grafica con una grafía especial y tienen una distintividad intrínseca, que no permiten la confusión con otros signos previamente solicitados o registrados por terceros, ya que el SENAPI debe revisar de oficio su base de datos y comprobar que el signo objeto del registro no afecte marcas de terceros. Las marcas de los demandantes fueron registradas en tiempo en la clase internacional 28, contando con un real derecho prioritario de solicitud o registro, tomando en cuenta que las marcas registradas “TRIPLE BONUS”, “TRIPLE PLUS” y TRIPLE STAR, llevan una convivencia pacífica y tienen las mismas letras en su grafía, así como las mismas formas y colores, que permiten identificar la familia de marcas y que de ninguna manera se estaría creando confusión o error en los usuarios.

Por ello expresa que la Resolución impugnada niega el registro de la marca solicitada injustamente, dando lugar a la oposición planteada por la empresa ZITRO IP S.a.r.l.. ya que no existe motivo alguno para dicha negativa, solicitando se declare PROBADA en todas sus partes la demanda contencioso administrativa, y en consecuencia se deje sin efecto la Resolución Administrativa No DGE/OPO/J – 176/2015, emitida en fecha 14 de agosto de 2015 por el SENAPI, disponiéndose en definitiva el Registro de la marca TRIPLE BONUS MANIA, en la clase internacional 28 a nombre de INTERNACIONAL GAMING PROJECTS.

El demandante, solicita declare PROBADA la demanda contencioso administrativa, en todas sus partes y se deje sin efecto la Resolución Administrativa No DGE/OPO/J – 176/2015, emitida en fecha 14 de agosto de 2015 por el SENAPI, disponiéndose en definitiva el Registro de la marca TRIPLE BONUS MANIA, en la clase internacional 28 a nombre de INTERNACIONAL GAMING PROJECTS.