AMPARO DIRECTO 78/2020. 13 DE AGOSTO DE 2020. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ARMANDO CRUZ ESPINOSA. PONENTE: JUAN CARLOS CRUZ RAZO. SECRETARIO: CARLOS GREGORIO GARCÍA RIVERA.

Registro Digital: 29765

Rubro:

MARCAS NOMINATIVAS. EL ISOTIPO O COMPONENTE FUNDAMENTAL NO RECAE EN PALABRAS DE USO COMÚN.

Localización: None

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Época: Décima Época

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Sala: 7

Fecha de publicación: 2021-04-30 10:34:00.0

AMPARO DIRECTO 78/2020. 13 DE AGOSTO DE 2020. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ARMANDO CRUZ ESPINOSA. PONENTE: JUAN CARLOS CRUZ RAZO. SECRETARIO: CARLOS GREGORIO GARCÍA RIVERA.

CONSIDERANDO:

OCTAVO.—En el caso, es preciso destacar que por escrito presentado el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial -IMPI-, ********** por conducto de su representante legal **********, solicitó el registro de la marca **********, para amparar productos de la clase 33 Internacional, consistentes en bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

Dicha solicitud dio lugar a la sustanciación del expediente número **********, resuelto por el coordinador departamental de Conservación de Derechos del IMPI el veintidós de enero de dos mil diecinueve, en el que determinó negar el registro con base en las siguientes consideraciones (fojas 23 a 28 del juicio de nulidad):

"Quinta. De acuerdo al estudio de los signos que nos ocupan, tenemos que, para el caso concreto, se actualiza la semejanza en grado de confusión en su aspecto fonético, tal y como se muestra a continuación:

"REGISTRO DE MARCA

**********

**********

"SIGNO PROPUESTO

**********

**********

"Como se aprecia de la anterior reproducción, los signos en estudio son nominativos, que son aquellos en los que los signos se conforman exclusivamente de sus denominaciones, por lo que éstas son el único elemento que les dota de diferenciación e identificación, de tal suerte que, como se puede apreciar, las denominaciones constituyen parte fundamental en los mismos, por ser el elemento que se pronuncia, por ello, podemos afirmar que las denominaciones cuentan con gran importancia al momento de la identificación de un producto o servicio frente a otros de su misma especie o clase en el mercado, mismos que en el caso que nos ocupa, resultan semejantes en grado de confusión.

"Resulta oportuno indicar que pese a haber tenido en cuenta los argumentos vertidos mediante su escrito de contestación, éstos no logran desvirtuar la semejanza existente entre los signos, lo anterior se afirma, toda vez que el signo propuesto a registro se conforma por la denominación **********, misma que resulta semejante en grado de confusión en su aspecto fonético con la marca registrada **********, dado que el signo propuesto incluye el elemento **********, que forma parte del registro de marca **********, citada como anterioridad, por lo que si bien el registro propuesto omite el elemento **********, y adiciona el término **********, este hecho no es suficiente para desestimar el impedimento legal, toda vez que el signo propuesto a registro se integra por un elemento conformador de un registro de marca; por lo que al apreciar los signos en su conjunto y de forma alterna ********** y **********, los mismos sólo parecerían variantes marcarias con una misma procedencia. Actualizándose así la semejanza en grado de confusión en su aspecto fonético, en términos de lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial.

"Cabe puntualizar que en el caso no se están seccionando los signos en estudio, sino que se atiende a los elementos semejantes, ya que son éstos los que son susceptibles de incurrir en error al público consumidor, por lo que se insiste, de conceder el registro que solicita se invadirían los derechos del titular anterior debido a la semejanza fonética que se colige. Aplican al caso en concreto, las siguientes tesis:

"‘MARCAS. EXISTE SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN EN TÉRMINOS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 90 DE LA LEY DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL, SI SE INTENTA OBTENER EL REGISTRO DE UN SIGNO CONSISTENTE EN UNA FRASE COMPUESTA, UTILIZANDO COMO PALABRA EJE DETERMINANTE UN VOCABLO –O PARTE DE ÉL– QUE PREVIAMENTE SE REGISTRÓ COMO MARCA EN FAVOR DE UN TERCERO.’. (se transcribe)

"...

"Por otro lado, además de la semejanza fonética entre los signos en comento, tenemos que la confusión que pueden causar en el público consumidor, en caso de ser otorgado el registro solicitado, se ve reforzada por el hecho de que comprenden productos coincidentes, tal y como a continuación se puede observar:

"Registro de marca **********.

"Clase 33 Internacional. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

"Signo propuesto **********.

"Clase 33 Internacional. Bebidas alcohólicas (excepto cervezas).

"De lo anterior tenemos que el titular del signo propuesto a registro busca proteger bebidas alcohólicas (excepto cervezas), amparados por el registro de marca citado. De ahí que esta autoridad considere que de concederse el registro solicitado, podría compartir con la marca registrada el mismo sector de consumo, por lo que al estar en presencia de denominaciones fonéticamente semejantes, destinadas a productos coincidentes, puede asociarlos como pertenecientes a un mismo titular, en detrimento del derecho previamente adquirido por **********, titular del registro de marca **********.

"...

"Séptima. Finalmente, se le comunica que los argumentos tendentes a desvirtuar el impedimento legal citado por la autoridad, así como los criterios judiciales invocados por el interesado resultan inaplicables e improcedentes al caso concreto, ya que como se asentó con antelación, se actualiza el impedimento legal contemplado en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial (vigente al momento de la presentación de la solicitud de registro que nos ocupa), resultando procedente la negativa de registro de marca que nos ocupa.

"...

"RESUELVE:

"I. Se niega el registro de la marca **********, tramitado en el expediente número **********.

"II. Notifíquese. ..."

Contra lo anterior, la hoy quejosa promovió juicio de nulidad, del cual conoció la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa con el número **********, la que por sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, reconoció la validez del acto impugnado –por los motivos transcritos con anterioridad–.

Ahora bien –como se vio–, en una parte de sus conceptos de violación, la quejosa manifiesta que en la sentencia reclamada la Sala responsable precisó que el término ********** es único o una raíz, lo cual resulta indebido en tanto que constituye una palabra de uso común no apropiable, ignorando –además– la realidad de los signos y pretendiendo justificar sin respaldo real el elemento dominante en marcas nominativas no artificiales que la teoría ha definido como su elemento conceptual de su conjunto.

Al respecto, este Tribunal Colegiado estima que tales argumentos son fundados –atendiendo a la causa de pedir–(3) y suficientes para conceder el amparo solicitado.

Como punto de partida es necesario tener presente la noción de marca, los tipos que existen y cuáles son objeto de protección jurídica mediante su registro ante la autoridad administrativa de la materia, a saber, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial –IMPI–, para lo cual es preciso citar el contenido de los artículos 87, 88 y 89 de la Ley de la Propiedad Industrial, los cuales establecen:

"Artículo 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el instituto."

"Artículo 88. Se entiende por marca a todo signo visible que distinga productos o servicios de otros de su misma especie o clase en el mercado."

"Artículo 89. Pueden constituir una marca los siguientes signos:

"I. Las denominaciones y figuras visibles, suficientemente distintivas, susceptibles de identificar los productos o servicios a que se apliquen o traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

"II. Las formas tridimensionales;

"III. Los nombres comerciales y denominaciones o razones sociales, siempre que no queden comprendidos en el artículo siguiente, y

"IV. El nombre propio de una persona física, siempre que no se confunda con una marca registrada o un nombre comercial publicado."

De los numerales insertos se desprende que los industriales, comerciantes y/o prestadores de servicios podrán usar marcas en la actividad que desarrollen, con la posibilidad de gozar del derecho a su exclusividad, siempre que se registren ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Asimismo, se obtiene que una marca constituye todo signo visible que distinga productos o servicios de la misma especie o clase con otros existentes en el mercado; en tanto que por "signo" pueden entenderse las denominaciones, figuras visibles, formas tridimensionales, nombres comerciales, denominaciones o razones sociales, así como el nombre propio de una persona.

En este sentido, las marcas pueden ser de diversos tipos, atendiendo a las características que las conforman, a saber:

Nominativas. Identifican a un producto o servicio a través de uno o más vocablos en conjunto, se distinguen fonéticamente y también pueden serlo aquellos nombres propios de personas, siempre que no se confundan con marcas registradas o nombres comerciales publicados.

Diseños o innominadas. Constituyen cualquier elemento figurativo, por lo que su reconocimiento distintivo es visual.

Tridimensionales. Marcas que protegen los envases, empaques, envolturas o la forma de presentación de los productos, siempre que sean diferentes a otros de su misma clase o especie.

Mixtas. Compuestas por la combinación de palabras y figuras que muestran un elemento distintivo.

En ese contexto, como se ha resaltado, para el registro de una marca es indispensable que colme la condición de distinguirla de otras, esto es, en cuanto a sus características propias debe ser diferente frente a las demás de su misma especie o naturaleza.

Esto se explica bajo la premisa de que una marca funciona como medio de protección tanto para el empresario, industrial o comerciante, como para el público consumidor, en el entendido de que una marca distintiva de otras (de igual o similar especie o clase) evita la competencia desleal en el mercado; impide a un tercero beneficiarse de la fama que determinado signo tiene ante los consumidores, para comercializar sus productos o servicios, y previene el error de aquéllos en su capacidad de elección de los productos existentes en el mercado, que pudieran causar las marcas idénticas o similares de igual especie.

Al respecto, por su contenido, sirve de apoyo la tesis que establece lo siguiente:

"MARCAS, DISTINCIÓN DE LAS. DEBE SER SUFICIENTE PARA PODER DISTINGUIR LOS PRODUCTOS O SERVICIOS A QUE SE APLIQUEN Y NO DEBEN REGISTRARSE SI SON CONFUNDIBLES CON OTRAS REGISTRADAS CON ANTELACIÓN. PECULIARIDADES DE LAS ESTABLECIDAS EN LOS ARTÍCULOS 90 Y 91, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE INVENCIONES Y MARCAS. Tratándose de cuestiones relativas a confusión de marcas, debe sostenerse que es el público consumidor quien fundamentalmente merece protección para evitar la desorientación y el error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, y obviamente, al mismo tiempo, garantizar la integridad y buena fama del signo distintivo adoptado por el comerciante, asegurando la fácil identificación de las mercaderías; en otras palabras, la marca ha de ser peculiar para poder distinguirse claramente entre las demás marcas que fluyen en el comercio o están registradas, y la protección de la ley ha de ser plena para que su poder de atracción y su capacidad distintiva no sufran mengua; esto justifica la existencia de la exigencia de que las marcas sean suficientemente distintivas entre sí, de suerte que el público consumidor no sólo no confunda una con otra, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confunda. Estas peculiaridades las implica la ley de la materia, cuando establece en sus artículos 90 y 91, fracción XVIII, que la denominación que constituye la marca debe ser suficientemente distintiva para poder distinguir o identificar los productos o servicios a que se aplique o trata de aplicarse, frente a los de su misma especie y clase, y que una marca no debe registrarse si es confundible con otra registrada con antelación."(4)

En ese orden, cuando una marca no es distintiva, sino que genera confusión con otra que protege productos o servicios similares o idénticos de su especie o clase en el mercado, tal circunstancia impide su registro, conforme a lo previsto en el artículo 90, fracción XVI, de la Ley de la Propiedad Industrial, que señala:

"Artículo 90. No se registrarán como marcas:

"...

"XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra en trámite de registro presentada con anterioridad o a una registrada vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares."

El precepto reproducido prevé como impedimento para el registro de una marca, el grado de confusión por identidad o semejanza que guarde con otra en trámite o registrada y vigente, aplicable a los mismos o similares productos o servicios.

Para dilucidar la existencia del grado de confusión entre marcas, han de considerarse los elementos de similitud que en una primera impresión pueda propiciar en el consumidor común, los cuales pueden encuadrarse en tres rubros:

• Fonético. La confusión se genera cuando la pronunciación de los vocablos o palabras es similar, de manera que su sonido es semejante.

• Gráfico. La identidad o similitud se da a través de la vista que se tiene de las palabras, su escritura u ortografía, figuras, diseños, trazos, líneas, colores y, en general, cualquier otro signo perceptible con la mera observación.

• Conceptual o ideológica. Consiste en la evocación de una misma cosa, idea o concepto, lo cual impide al consumidor distinguir una de otra (por ejemplo, la naturaleza o peculiaridades de los bienes o servicios a amparar con los registros marcarios).

Este tercer aspecto es de suma importancia, pues su contenido permite la diferenciación entre una marca y otra, ya que es un elemento que facilita en gran medida su recuerdo, por ende, cuando la similitud marcaria se genera en el rubro en comento, la confusión resulta inevitable, con independencia de que pudieran aparecer semejanzas fonéticas o gráficas.

Aunado a los diversos tipos de confusión marcaria referidos, deben considerarse, entre otros, los siguientes aspectos:

La apreciación global. El riesgo de confusión por parte del público debe apreciarse globalmente, es decir, teniendo en cuenta todos los factores del registro concreto que sean pertinentes. La apreciación global implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud de las marcas o la existente entre los productos y servicios designados.

La percepción de las marcas por el consumidor medio de los productos o servicios posee una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión, pues el consumidor medio normalmente percibe una marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.

La impresión global como imagen imperfecta. La circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las distintas marcas y confía en la imagen que recuerda de ellas, posee una importancia determinante en la apreciación del riesgo de confusión.

El test de apreciación global de las marcas en conflicto debe aplicarse sin realizar una revisión alternativa de una marca y la otra, sino viéndolas sucesivamente y preguntándose si la impresión general producida por la marca solicitada es similar a la que se recuerda de la marca anterior, pues el juzgador debe colocarse en la posición del consumidor de atención media, para apreciar la posible confusión marcaria.

El énfasis radica en la percepción que el consumidor medio tiene normalmente ante la apreciación general de las marcas, sin detenerse en los detalles accesorios, sobre la base de que la memoria es inconsciente pero inteligentemente selectiva, pues no puede recordar todos los detalles o peculiaridades.

La similitud derivada de que el elemento dominante es común o similar en ambas marcas. Otro punto que debe tomarse en cuenta al estudiar el riesgo de confusión de marcas, es el relativo a la similitud como consecuencia de que el elemento dominante sea común o similar.

Lo anterior, porque una marca compuesta puede considerarse similar a otra marca si el elemento dominante de ambas es idéntico o similar, esto es, si el elemento común constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto producida por las marcas confrontadas.

Esto es, cuando tal componente domina por sí solo la imagen de la marca que percibe el público, el resto de los elementos de la marca son irrelevantes o de menor trascendencia dentro de la impresión de conjunto producida por ésta.

Este enfoque no implica tomar en consideración únicamente un elemento de la marca compuesta y compararlo con otra marca; al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo mediante el examen de las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. Esto no excluye, desde luego, que la impresión de conjunto producida en la apreciación del público destinatario por una marca compuesta pueda, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes.

Respecto de la apreciación del carácter dominante de uno o varios componentes determinados de una marca compuesta, deben tenerse en cuenta, concretamente, las características intrínsecas de cada uno de los componentes, comparándolas con las del resto.

Algunos otros aspectos a considerar son:

1. Los términos descriptivos extranjeros.

2. La relevancia de la parte inicial de las marcas.

3. Las diferencias conceptuales neutralizantes.

4. Combinación de letras que no forman una palabra.

Por su parte, destaca que las marcas mixtas o también conocidas como compuestas, se conforman por un elemento denominativo (una o varias palabras) y un elemento gráfico (una o varias imágenes), existiendo siempre un elemento predominante, o como lo denomina parte de la doctrina "la dimensión característica" de la marca mixta, que consiste en la identificación de uno de sus elementos componentes como principal, en otras palabras, entre el elemento gráfico y el denominativo hay siempre uno más importante o determinante que el otro, el cual se conoce como isotipo.

El isotipo o elemento isotípico se refiere a la parte icónica o más reconocible del diseño de una marca, por lo cual se considera el elemento constitutivo o fundamental de un diseño de identidad. La palabra isotipo hace referencia a aquello que es "igual al tipo", esto es, que en cualquier bosquejo o proyecto en donde aparezca ese componente determinante o isotípico, automáticamente produzca en la mente del consumidor destinatario la idea de que proviene del titular de una marca con cierto prestigio o reconocida en el ámbito comercial.

De lo expuesto se colige que para realizar el examen comparativo entre dos marcas, a efecto de verificar si son semejantes al grado de inducir a confusión a los consumidores de los productos o servicios que protegen, debe tomarse en cuenta, además de la clase en la cual estén catalogados, el tipo de signos marcarios en conflicto, para determinar cuál es el enfoque del análisis, pues si se trata de marcas nominativas, el punto de vista idóneo para regir la valoración será el aspecto fonético, dado que aquéllas se conforman generalmente por un conjunto de letras o palabras, por lo que se distinguen por su pronunciación.

Empero, si revisten el carácter de marcas innominadas o figurativas (emblemáticas o gráficas), entonces tendrá especial relevancia el examen gráfico o visual, ya que a través de este sentido podrá dilucidarse si por la similitud de los diseños puede producirse la mencionada confusión; escrutinio que también sería aplicable para las marcas tridimensionales.

Tratándose de las marcas mixtas o compuestas, al conformarse por un elemento denominativo y otro gráfico, debe verificarse, en primer término, cuál de ellos es el componente fundamental o isotipo del diseño de los signos marcarios en conflicto, a efecto de determinar qué punto de vista es el idóneo para realizar el examen comparativo entre éstos.

De este modo, por ejemplo, si lo que distingue a la marca es el eslogan o conjunto de letras que forman parte de su diseño, entonces el escrutinio debe realizarse, preponderantemente, desde el aspecto fonético; en cambio, si la parte icónica o relevante es la figura del diseño, tendrá que atenderse principalmente el punto de vista gráfico para determinar si existe semejanza en grado de confusión.

También es necesario ponderar la apreciación global de la marca por parte del público consumidor, es decir, teniendo en cuenta todos los factores del registro concreto que sean pertinentes.

Como se dijo, el test de apreciación global de las marcas en conflicto ha de aplicarse sin realizar una revisión alternativa de una marca y la otra, sino viéndolas sucesivamente y preguntándose: ¿La impresión general producida por la marca solicitada es similar a la que se recuerda de la marca anterior?, pues el juzgador ha de colocarse en la posición del consumidor de atención media, para apreciar la posible confusión marcaria.

De tal suerte, la noción del consumidor relevante ha de tomarse en cuenta cuando los productos no son de consumo corriente, sino que están destinados preferentemente a sectores industriales o profesionales cualificados, con mayor información y conocimiento que el consumidor medio, capaces de tolerar mayores similitudes entre las marcas sin riesgo de confusión.

También debe tenerse en cuenta que aun cuando el consumidor relevante sea el consumidor medio, el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de los productos o servicios contemplada.

La percepción del público relevante debe ser tomada en cuenta no sólo para la apreciación global del riesgo de confusión, sino también para valorar la similitud de las marcas en conflicto y de los respectivos productos y servicios, por tratarse de factores esenciales de la apreciación global de las marcas para determinar el riesgo de confusión.

Si al análisis de similitud se agrega la naturaleza, destino y utilización de los productos, así como los canales de distribución, se puede advertir fácilmente si existe o no el grado de imitación de una marca de manera que produzca confusión al público consumidor.

En suma, de tales condiciones se deduce que el análisis para detectar el grado de confusión de una marca constituye un examen global, en el entendido de que ésta debe apreciarse en su totalidad, sin poner énfasis en los detalles diferenciales y considerados de forma aislada o separada, a fin de identificar los elementos primarios que otorgan el carácter distintivo a la marca, como lo haría una persona común, es decir, sin ser un perito en la materia.

Esas consideraciones derivan de los criterios que este tribunal comparte, los cuales establecen:

"MARCAS. REGLAS PARA DETERMINAR SUS SEMEJANZAS EN GRADO DE CONFUSIÓN, CUANDO LOS PRODUCTOS O SERVICIOS SON DE LA MISMA CLASIFICACIÓN O ESPECIE. La marca es todo signo que se utiliza para distinguir un producto o servicio de otros y su principal función es servir como elemento de identificación de los satisfactores que genera el aparato productivo. En la actualidad, vivimos en una sociedad consumista, en donde las empresas buscan incrementar su clientela, poniendo a disposición de la población una mayor cantidad y variedad de artículos para su consumo, con la única finalidad de aumentar la producción de sus productos y, por ende, sus ganancias económicas. El incremento en el número y variedad de bienes que genera el aparato productivo, fortalece la presencia de las marcas en el mercado, porque ellas constituyen el único instrumento que tiene a su disposición el consumidor para identificarlos y poder seleccionar el de su preferencia. Ahora bien, los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán usar una marca en la industria, en el comercio o en los servicios que presten; empero, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro ante la autoridad competente, según así lo establece el artículo 87 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, además en este ordenamiento legal en sus artículos 89 y 90, se indican las hipótesis para poder constituir una marca, así como los supuestos que pueden originar el no registro de la misma. Uno de los objetivos de la invocada ley secundaria, es el de evitar la coexistencia de marcas confundibles que amparen los mismos productos o servicios, y para ello estableció la siguiente disposición que dice: ‘Artículo 90. No se registrarán como marcas: ... XVI. Una marca que sea idéntica o semejante en grado de confusión a otra ya registrada y vigente, aplicada a los mismos o similares productos o servicios. Sin embargo, sí podrá registrarse una marca que sea idéntica a otra ya registrada, si la solicitud es planteada por el mismo titular, para aplicarla a productos o servicios similares ...’. Por tanto, cuando se trate de registrar una marca que ampare productos o servicios similares a los que ya existen en el mercado, se debe tener en cuenta que dicha marca debe ser distintiva por sí misma, es decir, que debe revestir un carácter de originalidad suficiente para desempeñar el papel que le es asignado por la ley, debiendo ser objetiva o real, con la finalidad de evitar toda posibilidad de confusión con marcas existentes. Determinar la existencia de la confundibilidad de las marcas o la posibilidad de que ella se dé, no siempre es tarea fácil; no existe una regla matemática, clara y precisa, de cuya aplicación surja indubitable la confundibilidad de un cotejo marcario. La cuestión se hace más difícil ya que lo que para unos es confundible para otros no lo será. Es más, las mismas marcas provocarán confusión en un cierto contexto y en otro no; sin embargo, la confundibilidad existirá cuando por el parecido de los signos el público consumidor pueda ser llevado a engaño. La confusión puede ser de tres tipos: a) fonética; b) gráfica; y, c) conceptual o ideológica. La confusión fonética se da cuando dos palabras vienen a pronunciarse de modo similar. En la práctica este tipo de confusión es frecuente, ya que el público consumidor conserva mejor recuerdo de lo pronunciado que de lo escrito. La confusión gráfica se origina por la identidad o similitud de los signos, sean éstos palabras, frases, dibujos, etiquetas o cualquier otro signo, por su simple observación. Este tipo de confusión obedece a la manera en que se percibe la marca y no como se representa, manifiesta o expresa el signo. Esta clase de confusión puede ser provocada por semejanzas ortográficas o gráficas, por la similitud de dibujos o de envases y de combinaciones de colores, además de que en este tipo de confusión pueden concurrir a su vez la confusión fonética y conceptual. La similitud ortográfica es quizás la más habitual en los casos de confusión. Se da por la coincidencia de letras en los conjuntos en pugna y para ello influyen la misma secuencia de vocales, la misma longitud y cantidad de sílabas o terminaciones comunes. La similitud gráfica también se dará cuando los dibujos de las marcas o los tipos de letras que se usen en marcas denominativas, tengan trazos parecidos o iguales; ello aun cuando las letras o los objetos que los dibujos representan, sean diferentes. Asimismo, existirá confusión derivada de la similitud gráfica cuando las etiquetas sean iguales o parecidas, sea por similitud de la combinación de colores utilizada, sea por la disposición similar de elementos dentro de la misma o por la utilización de dibujos parecidos. La similitud gráfica es común encontrarla en las combinaciones de colores, principalmente en etiquetas y en los envases. La confusión ideológica o conceptual se produce cuando siendo las palabras fonética y gráficamente diversas, expresan el mismo concepto, es decir, es la representación o evocación a una misma cosa, característica o idea, la que impide al consumidor distinguir una de otra. El contenido conceptual es de suma importancia para decidir una inconfundibilidad, cuando es diferente en las marcas en pugna, porque tal contenido facilita enormemente el recuerdo de la marca, por ello cuando el recuerdo es el mismo, por ser el mismo contenido conceptual, la confusión es inevitable, aun cuando también pudieran aparecer similitudes ortográficas o fonéticas. Este tipo de confusión puede originarse por la similitud de dibujos, entre una palabra y un dibujo, entre palabras con significados contrapuestos y por la inclusión en la marca del nombre del producto a distinguir. Dentro de estos supuestos el que cobra mayor relieve es el relativo a las palabras y los dibujos, ya que si el emblema o figura de una marca es la representación gráfica de una idea, indudablemente se confunde con la palabra o palabras que designen la misma idea de la otra marca a cotejo, por eso las denominaciones evocativas de una cosa o de una cualidad, protegen no sólo la expresión que las constituyen, sino también el dibujo o emblema que pueda gráficamente representarlas, lo anterior es así, porque de lo contrario sería factible burlar el derecho de los propietarios de marcas, obteniendo el registro de emblemas o palabras que se refieren a la misma cosa o cualidad aludida por la denominación ya registrada, con la cual el público consumidor resultaría fácilmente inducido a confundir los productos. Diversos criterios sustentados por la Suprema Corte y Tribunales Colegiados, han señalado que para determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión, debe atenderse a las semejanzas y no a las diferencias, por lo que es necesario al momento de resolver un cotejo marcario tener en cuenta las siguientes reglas: 1) La semejanza hay que apreciarla considerando la marca en su conjunto. 2) La comparación debe apreciarse tomando en cuenta las semejanzas y no las diferencias. 3) La imitación debe apreciarse por imposición, es decir, viendo alternativamente las marcas y no comparándolas una a lado de la otra; y, 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión puede sufrirla una persona medianamente inteligente, o sea, el comprador medio, y que preste la atención común y ordinaria. Lo anterior, implica en otros términos que la marca debe apreciarse en su totalidad, sin particularizar en las diferencias que pudieran ofrecer sus distintos aspectos o detalles, considerados de manera aislada o separadamente, sino atendiendo a sus semejanzas que resulten de su examen global, para determinar sus elementos primordiales que le dan su carácter distintivo; todo ello deberá efectuarse a la primera impresión normal que proyecta la marca en su conjunto, tal como lo observa el consumidor destinatario de la misma en la realidad, sin que pueda asimilársele a un examinador minucioso y detallista de signos marcarios. Esto es así, porque es el público consumidor quien fundamentalmente merece la protección de la autoridad administrativa quien otorga el registro de un signo marcario, para evitar su desorientación y error respecto a la naturaleza y origen de los distintos productos que concurren en el mercado, por lo que dicha autoridad al momento de otorgar un registro marcario, siempre debe tener en cuenta que la marca a registrar sea lo suficientemente distintiva entre la ya registrada o registradas; de tal manera que el público consumidor no sólo no confunda una con otros, sino que ni siquiera exista la posibilidad de que las confundan, pues sólo de esa manera podrá lograrse una verdadera protección al público consumidor y, obviamente, se podrá garantizar la integridad y buena fama del signo marcario ya registrado, asegurando de esa forma la fácil identificación de los productos en el mercado. Por tanto, cuando se trata de determinar si dos marcas son semejantes en grado de confusión conforme a la fracción XVI del artículo 90 de la Ley de Fomento y Protección de la Propiedad Industrial, debe atenderse a las reglas que previamente se han citado."(5)

"MARCAS. LINEAMIENTOS PARA EVALUAR SU SEMEJANZA EN GRADO DE CONFUSIÓN. A partir de las peculiaridades de una marca debe considerarse la similitud con algún otro signo o la asociación con el fabricante (especialmente en las renombradas y con gran difusión). Estos aspectos deben ser evaluados en función de su dimensión conceptual, denominativa, fonética o gráfica, de una manera proporcional, idónea y adecuada al caso particular, así como a los efectos y consecuencias que es susceptible de producir entre los consumidores. Consecuentemente, para efectuar el estudio de semejanza en grado de confusión entre marcas en conflicto, a efecto de determinar si pueden coexistir o no en el mercado, deben observarse los siguientes lineamientos: 1) La semejanza debe percibirse considerando la marca en su conjunto; 2) La comparación debe hacerse en el conjunto de elementos, principalmente tomando en cuenta las semejanzas; 3) La imitación debe apreciarse por imposición, esto es, lo que a un primer golpe de vista o sonido produce en el consumidor, es decir, viendo alternativamente las marcas en su integridad, signo y mensaje, pues se trata de advertir la impresión o información que evoca o produce en los consumidores promedio, y no comparándolas una al lado de la otra, menos aún de los detalles descontextualizados, ya que no es tal el impacto publicitario o percepción que el consumidor aprecia y obtiene de las marcas; y 4) La similitud debe apreciarse suponiendo que la confusión pueda sufrirla el consumidor promedio, y que preste la atención común y ordinaria. En este orden de ideas, el estudio de la similitud entre marcas debe efectuarse analizando los elementos o dimensiones semejantes en su conjunto y versar sobre los siguientes aspectos: a) Fonético, considerando que la confusión fonética se presenta cuando dos palabras pertenecientes al mismo idioma se pronuncian en forma similar. b) Gráfico, dado que la confusión en este aspecto se presenta cuando todos aquellos elementos que son perceptibles a través del sentido de la vista son semejantes entre sí, a tal grado que conducen a confundir uno por otro, como pueden ser, las figuras, formas tridimensionales, trazos, líneas, colores, diseños y, en general, entre todo aquello que pueda captarse por el sentido de la vista; y, c) Ideológico o conceptual, que es la representación o evocación de una misma cosa, característica o idea, incluso de las peculiaridades del bien o servicio al que esté asociado el signo marcario."(6)

Por otra parte, toda vez que la peculiaridad distintiva del signo marcario deriva de las características que lo componen, por eso existen diversos tipos de marcas (nominativas, diseños o innominadas, mixtas y tridimensionales); es dable sostener que no necesariamente se requiere analizar todos los rubros en que puede presentarse el grado de confusión (fonético, gráfico e ideológico o conceptual), pues ello dependerá de dichos elementos integradores.

De ese modo, cuando una marca está constituida por un solo elemento, es prescindible el examen de los otros que no contiene, en la inteligencia de que no hay materia adicional por analizar.

Por ello, el hecho de que la responsable atendiera de manera preponderante a los elementos nominativos no constituye en sí misma una violación, porque expresó diversas razones para actuar en ese sentido y, como se ha precisado, es dable partir del elemento dominante para determinar la confusión con otros signos marcarios, lo que, de ser correcto, haría innecesario el estudio de diversos aspectos, al no poder modificarse tal decisión.

Establecidas dichas premisas, corresponde analizar si, atendiendo a las características de los signos defendidos por las partes, fue correcto que se atendiera principalmente al estudio de las semejanzas fonéticas existentes entre la marca **********, solicitada a registro, y la citada con anterioridad **********.

Así, se tiene que la marca de la impetrante es ********** (sin diseño), por lo que se integra de forma nominativa y, en ese sentido, a primer golpe de vista fácilmente se centra la atención en dichas palabras, dada su claridad e identificación del lenguaje utilizado y, por ende, comprensión de los signos gráficos y su agrupación (letras y palabras).

De esa forma, los elementos nominativos precisamente dotan de singularidad a la marca propuesta y, por ende, es claro que en el signo propuesto a registro **********, el componente fundamental o isotipo son las palabras y, por ende, lo que el consumidor lee, identifica y comprende al observarla, son los vocablos en el orden que están dispuestos.

Por tanto, el ángulo a partir del cual habrá de estudiarse la semejanza de las marcas –como incluso determinó la demandada– es el fonético, en tanto que la marca previamente registrada también se integra de forma nominativa, a saber, **********, habida cuenta que tal decisión atiende justamente a la apreciación del conjunto de los elementos de cada marca, atendiendo al primer golpe de vista.

Cobra aplicación por el criterio que informa y este tribunal comparte, la tesis que establece:

"MARCAS. CARACTERÍSTICAS DE LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS DÉBILES. La marca es el mecanismo que hace posible la identificación y subsiguiente selección de productos o servicios; permite al consumidor elegir a través de identificar, y hace posible que la oferta de productos o servicios de una clase sea transparente para él; también es un instrumento que se usa y contribuye a forjar mercados, para brindar exclusividad al comerciante que logra acreditar los bienes que ofrece como protección y tutela contra la competencia desleal. Sin embargo, el abuso de tales privilegios de exclusividad puede atentar contra la libre circulación. Así, la distintividad de una marca resulta de la mayor o menor aptitud que tiene para identificar en el mercado a una empresa en particular con el origen comercial del producto o servicio al que se aplica, así como sus peculiaridades y calidad que se publiciten a través de ella. En este contexto, si un signo marcario se encuentra constituido por algún elemento nominativo o gráfico que indique indirectamente al consumidor alguna cualidad del producto que ampara, esto es, que evoca en la mente del consumidor alguna de sus características, es claro que tiene una débil capacidad distintiva y, en consecuencia, el derecho exclusivo que su registro otorga a su titular no puede ser ejercido de forma que impida a sus demás competidores emplear, en sus propias marcas, aquellos elementos que describan de la misma forma alguna de las características del producto que pretenda distinguir. Por lo anterior, el titular de un signo descriptivo débil se encuentra obligado, dada la poca fuerza de su marca, a coexistir con otras compuestas por elementos igualmente descriptivos al suyo, razón por la cual, la coincidencia o similitud de signos débiles no es un factor determinante para concluir la existencia de un riesgo de confusión."(7)

Establecido lo anterior, a fin de confrontar gráficamente los signos marcarios en pugna, se tiene que sus caracteres son los siguientes:

Ahora bien, de acuerdo con la técnica que los tribunales de amparo utilizan en este tema, el punto de partida del estudio a emprender consiste en identificar las semejanzas y las diferencias existentes entre los signos en debate, que precisamente es lo solicitado por la impetrante.

Así, como es fácil advertir y también lo hace la solicitante de amparo, la marca propuesta es distinta en su estructura sintáctica y número de grafías.

También es evidente que entre ambos signos hay suficientes elementos que permiten distinguirlos.

En efecto, la marca que defiende la parte quejosa se compone de dos vocablos, de manera inicial la integra la palabra ********** y finaliza con la diversa **********.

Ahora, a criterio de la autoridad demandada y de la Sala responsable, el isotipo o frase predominante en ambas marcas es **********.

Consideración que pugna con el espíritu del legislador secundario plasmado en la ley de la materia, porque no es jurídicamente aceptable que el isotipo de una marca esté constituido por palabras de uso común; mucho menos que el examen de novedad que debe realizar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se constriña a palabras de uso corriente.

Es importante distinguir entre el registro de una marca, que conforme al artículo 87 de la ley en consulta(8) otorga el derecho a su uso exclusivo y, por otro lado, la apropiación de palabras de uso común.

Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI– en su página oficial: http://www.wipo.int/portal/es/, señala que el carácter distintivo puede definirse como la capacidad inherente a una marca de ser percibida por los agentes del mercado como un medio para diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra, lo que permite asignar a esos productos o servicios un determinado origen comercial; así que la valoración del carácter distintivo del signo tiene en cuenta el servicio o el producto que es objeto de la marca.

En general, sostiene que en la legislación en materia de marcas se reconoce una serie de signos que carecen de carácter distintivo, tales como los signos que son necesarios en el lenguaje corriente o profesional; designaciones genéricas o habituales del producto o del servicio; signos utilizados para indicar una característica del producto o del servicio, en particular, la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción de los productos, o de prestación de los servicios; y, los signos consistentes exclusivamente en la forma impuesta por la naturaleza o la función del producto, o que confieran al producto su valor esencial.

De manera ejemplificativa, puede aludirse a los refrescos de **********. En estos productos es evidente que la denominación **********, refiere de manera directa al sabor de la bebida carbonatada, por ello, de manera indiciaria podría considerarse débil su fuerza para identificar al producto; de esa manera, sería cuestionable darse la exclusividad de esa voz a una sola persona, sobre todo porque es algo genérico del dominio popular. De ese modo, es fácil concebir, como lo es, que en el mercado nacional e internacional coexistan diversas marcas que contienen ese elemento, como son: **********, entre otras.

Es por ello que el isotipo o elemento isotípico no se traduce en una "patente" para explotar en exclusiva palabras que designan lugares, objetos, letras, dígitos o colores aislados, ni siquiera so pretexto de estar en otros idiomas.

Son ilustrativas de lo anterior, las jurisprudencias PC.I.A. J/23 A (10a.) y PC.I.A. J/24 A (10a.), que establecen:

"MARCAS. EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR LA TRADUCCIÓN DE LOS VOCABLOS EN IDIOMA EXTRANJERO PROPUESTOS A REGISTRO A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA INSCRIPCIÓN. Del artículo 6o., fracciones III y XXII, en relación con el 90, fracción VI, de la Ley de la Propiedad Industrial, deriva que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al tener la facultad de tramitar y, en su caso, otorgar marcas para el reconocimiento y la conservación de los derechos de propiedad industrial, al emprender el estudio de registrabilidad de una marca, puede realizar la traducción de los vocablos en idioma extranjero propuestos a registro, a fin de determinar si procede o no la inscripción del signo sugerido, pues la fracción XXII del indicado artículo 6o. le autoriza a realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades."(9)

"MARCAS. EL ANÁLISIS DEL CARÁCTER DESCRIPTIVO DE UNA DENOMINACIÓN PROPUESTA A REGISTRO, NO SÓLO SE RESTRINGE A LOS VOCABLOS DEL IDIOMA ESPAÑOL, SINO A AQUELLOS QUE SIENDO EN LENGUA EXTRANJERA, SU TRADUCCIÓN CORRESPONDE A PALABRAS NO REGISTRABLES EN ESPAÑOL. La fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé que no son registrables como marca las denominaciones descriptivas de los productos o servicios que pretenden proteger, incluso las que sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o época de los productos. Por su parte, la fracción VI del precepto legal invocado, establece que tampoco lo son la traducción a otros idiomas de palabras no registrables, supuesto que indudablemente remite a las diferentes hipótesis de no registrabilidad que regula dicho numeral. De lo anterior se advierte que la referida fracción VI debe relacionarse necesariamente con alguna otra de las prohibiciones de registrabilidad que regula ese precepto; por tanto, el análisis del carácter descriptivo de una denominación propuesta a registro, no sólo se restringe a los vocablos del idioma español, sino a aquellos que, siendo en lengua extranjera, su traducción corresponde a palabras no registrables en español, porque se actualice alguno de los impedimentos del numeral citado."(10)

De ahí la teleología del catálogo de restricciones previsto en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, puesto que entre las prohibiciones de registro como marcas están los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios (fracción I), la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables (fracción VI), las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia (fracción X); lo anterior, revela que el legislador busca proteger la creatividad de la marca, privilegiando la originalidad sobre el uso común de los vocablos.

Tan es así que la fracción V del numeral en consulta prohíbe expresamente el registro de las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

Considerar que las palabras de uso cotidiano, aunque se consignen en otro idioma, son de uso exclusivo de su primer registrante, restringiría el mercado a tal grado que resultaría imposible para futuros comerciantes conseguir el registro de una marca, a pesar de que esas palabras de uso común se combinaran con diseños y/o denominaciones únicos, novedosos o creativos; desalentando, incluso, la innovación e inventiva.

En otras palabras, la Ley de la Propiedad Industrial busca generar certeza tanto en los consumidores como en los propietarios de las marcas, a fin de que ambos se reconozcan y puedan evaluar objetivamente los servicios o productos que se ofrecen.

Las marcas son patrimonio de sus registrantes, empero, el espíritu del legislador no es permitir que una compañía o grupo económico se apropie de palabras comunes, pues, además de ser materialmente imposible, no es la función de la propiedad industrial que –se insiste– privilegia e incentiva la creatividad.

Por ello, al examinar marcas conformadas por palabras de uso común, estas últimas no deben ser consideradas como isotipo dominante para determinar si existe confusión.

Tratándose de marcas conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, toda vez que dichas palabras (de uso cotidiano) son marcariamente débiles.

Al margen de lo correcto o no de los registros marcarios que carecen de originalidad, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de un registro marcario descarta qué palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público pueden ser utilizadas únicamente por un titular marcario, pues al ser esos vocablos usuales no puede impedirse que el público en general los siga utilizando.

De ahí que sea lógica y jurídicamente incorrecto suponer que un registro marcario otorga exclusividad a su titular respecto de vocablos de uso común; por el contrario, al ser usuales pueden ser empleados por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva.

En suma, frente a una marca que emplea signos débiles (palabras de uso común) –se insiste– por carecer de originalidad, debe asumirse que los competidores tienen el derecho de utilizar las mismas palabras (dado su empleo cotidiano), siempre que la marca aspirante a registro introduzca –como es el caso que aquí se analiza– elementos novedosos que la doten de distinción, porque el registro del signo marcario no implica la apropiación de la expresión de uso común.

Con base en lo expuesto, se estima que el elemento principal de la marca **********, que le otorga distintividad, es la locución ubicada en segundo término –**********–.

Es así, porque la palabra ********** guarda una débil fuerza indicativa de invención, en tanto que constituye el vocablo que puede evocar en la mente del consumidor –de manera más próxima y comprensible– que los productos consistentes en bebidas alcohólicas –excepto cervezas– (relativos a la Clase 33 Internacional), considerando su amplia gama y diversidad, pertenecen a un determinado "lote" o "selección" exclusiva que sólo puede ofrecer la marca en cuestión, por las características que tienen en común, como puede ser precio, calidad, notoriedad, popularidad, presencia, procedencia, destino o, incluso, cuestiones propias de cada producto como añejamiento, buqué, aroma, sabor, notas al paladar, color, sensación, cuerpo, robustez, entre otras características; que los podría distinguir de los demás productos similares en el mercado.

Siendo tales productos los que también comercializa la marca previamente registrada propiedad de la tercera interesada **********; ello de conformidad con la connotación ordinaria y con independencia del registro solicitado.

En otras palabras, el elemento que comparten los registros marcarios permite al público inferir un significado una vez que se conoce los productos que pretenden ampararse, consistentes en bebidas alcohólicas (excepto cervezas), habida cuenta que, precisamente, al tratarse de una palabra de uso común, su fuerza inventiva decanta a favor de otros elementos que no lo son.

Por ello, el vocablo ********** es el elemento que fonéticamente guarda un vínculo menor, respecto de los productos que pretenden comercializarse y, en todo caso, implica mayor creatividad, pues no refiere ni describe, por sí, los productos de la clase para la cual se solicitó el registro; de ahí que su sola enunciación no evoca bebidas alcohólicas (excepto cervezas); por lo que el proceso cognoscitivo de vinculación con ese tipo de productos merece una protección inventiva preponderante sobre otros elementos que, por sí mismos, vinculan de manera más inmediata con los productos que pretenden protegerse.

Por tanto, contrariamente a lo sostenido por la enjuiciada y por la Sala responsable, la locución ********** es la palabra que contiene el mayor grado de diferencia del registro marcario novedoso solicitado por la justiciable, toda vez que evoca en menor intensidad algo característico de los productos que pretenden protegerse, porque justamente podría ser aplicable a cualquier circunstancia.

Efectivamente, en el caso, ********** representa mayor generalidad y este tipo de palabras, para asociarlas con un producto o servicio concreto, representan mayor inventiva por parte de sus titulares, que es justamente lo que protege de manera exclusiva el registro marcario.

Entonces, no queda duda que la palabra ********** es más débil en la marca cuyo registro solicitó la hoy quejosa, dada su mayor vinculación con los servicios a proteger, y ********** constituye el eje distintivo del mismo, al ser más lejana su referencia a los productos que pretenden ampararse.

En ese contexto, es aplicable al caso el criterio que se comparte identificado con la tesis I.4o.A.54 A (10a.), que establece:

"MARCAS. CARACTERÍSTICAS DE LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS DÉBILES. La marca es el mecanismo que hace posible la identificación y subsiguiente selección de productos o servicios; permite al consumidor elegir a través de identificar, y hace posible que la oferta de productos o servicios de una clase sea transparente para él; también es un instrumento que se usa y contribuye a forjar mercados, para brindar exclusividad al comerciante que logra acreditar los bienes que ofrece como protección y tutela contra la competencia desleal. Sin embargo, el abuso de tales privilegios de exclusividad puede atentar contra la libre circulación. Así, la distintividad de una marca resulta de la mayor o menor aptitud que tiene para identificar en el mercado a una empresa en particular con el origen comercial del producto o servicio al que se aplica, así como sus peculiaridades y calidad que se publiciten a través de ella. En este contexto, si un signo marcario se encuentra constituido por algún elemento nominativo o gráfico que indique indirectamente al consumidor alguna cualidad del producto que ampara, esto es, que evoca en la mente del consumidor alguna de sus características, es claro que tiene una débil capacidad distintiva y, en consecuencia, el derecho exclusivo que su registro otorga a su titular no puede ser ejercido de forma que impida a sus demás competidores emplear, en sus propias marcas, aquellos elementos que describan de la misma forma alguna de las características del producto que pretenda distinguir. Por lo anterior, el titular de un signo descriptivo débil se encuentra obligado, dada la poca fuerza de su marca, a coexistir con otras compuestas por elementos igualmente descriptivos al suyo, razón por la cual, la coincidencia o similitud de signos débiles no es un factor determinante para concluir la existencia de un riesgo de confusión."(11)

Sentado lo anterior, este Tribunal Colegiado estima que no está demostrada la semejanza en grado de confusión entre los signos contendientes, porque no existe identidad en la escritura de la palabra ********** y, por ende, en su pronunciación, por lo que la identidad de la diversa palabra **********, se disipa.

En otras palabras, la expresión **********, que también corresponde al registro de la interesada y que fue opuesta por la autoridad demandada no dotan de distintividad al registro solicitado novedosamente por la impetrante, pues la voz dominante de la marca lo constituye la palabra **********.

Por tanto, es posible que dos registros marcarios compartan elementos de uso común, porque debe atenderse a la fuerza distintiva de cada signo marcario; y respecto del registro solicitado en último término es indudable que la palabra ********** no aparece radicalmente afectada por la inclusión de la locución **********; así, el primer vocablo es plenamente distintivo y cuya invención es dable atribuir a la quejosa, quien conserva el derecho sobre ese signo distintivo, en caso de no existir otro impedimento, lo cual podría concederle derechos de exclusividad.

Aunado a que en su pronunciación total existen golpes de voz que cuentan con fuerza suficiente para disipar cualquier similitud que pudiera suscitarse respecto del registro marcario preexistente.

Sin que el estudio realizado pueda considerarse como una segmentación de la marca en estudio, dado que aun cuando la marca opuesta ********** se identifique con un elemento coincidente con la marca que pretende proteger la quejosa, pues contiene un diverso elemento numérico; lo cierto es que –se insiste– debe prevalecer el hecho de que la locución ********** predomina, pues en la marca ********** se diluye la palabra de uso cotidiano –**********–, atendiendo a que cuenta con menor originalidad respecto de los productos a proteger.

Así, es claro que no existe similitud fonética en grado de confusión, pues aun cuando las marcas en contienda comparten la palabra **********, tal circunstancia no pugna con el hecho de que ese término se diluye en la marca que ahora nos ocupa.

Por ello, como indicó la quejosa en una parte del concepto de violación identificado como primero, si bien es cierto que en las marcas coincide el aspecto fonético de los vocablos ********** en golpes de voz y letras, es un elemento que se diluye en la marca que pretende registrar la sociedad quejosa, al contener la diversa palabra ********** con mayor fuerza inventiva, que hace desaparecer alguna posible confusión en su entonación.

En sentido opuesto a lo expresado por la Sala responsable, no ocurre la similitud fonética, pues al pronunciase **********, frente a **********, al final se propicia un sonido distinto, pues en el caso de la marca cuyo registro se solicita se ve contrastado por la entonación del número **********.

En efecto, al pronunciarse juntas o alternativamente no prevalece la palabra que tienen en común, según se lee en voz alta:

**********/**********

**********/**********

**********/**********

**********/**********

De lo anterior se obtiene que las marcas en conflicto apreciadas en su conjunto y sucesivamente no son similares fonéticamente en grado de confusión, pues el hecho de que la propuesta por la quejosa contenga de manera adicional y en segundo orden la palabra **********, la dota de suficiente originalidad y fuerza frente a la previamente registrada.

Consecuentemente, de las comparaciones referidas se colige que no se actualiza la semejanza en grado de confusión entre las marcas en conflicto, pues en su conjunto y atendiendo al primer golpe de vista, en el registro que solicita la quejosa resalta el elemento ortográfico ********** contenido en menor densidad el elemento **********.

No pasa inadvertido que la utilización del vocablo ********** como elemento común de los signos marcarios también podría ser susceptible de considerarse por el público consumidor como una expresión que podría servir como el tronco de una familia de marcas (con el consiguiente riesgo de confusión y asociación de las mismas).

Sin embargo, se insiste, la palabra ********** añade golpes de voz, sílabas, vocal y consonante, que la expresión de uso común **********, la que, además, tiene una estrecha vinculación con los productos a proteger; por lo que es claro que no puede considerarse con la suficiente fuerza distintiva que diluya la identidad que adquiere el diverso vocablo, al que sí le asiste mayor originalidad. Por lo tanto, tal cuestión no desvirtúa la aplicación de las reglas concernientes al estudio de marcas a que se ha hecho referencia en el presente apartado.

Más aún, debe contemplarse que el público consumidor generalmente no considera que un elemento descriptivo que forma parte de un signo constituya el elemento distintivo y dominante de una marca, sobre todo cuando en las marcas en conflicto se advierte que el elemento común a ellas no tiene el carácter de "dominante"; por ello, en el caso, el elemento que tiene esa característica es ostensiblemente diferente a la otra marca opuesta por la autoridad demandada en la resolución impugnada.

Más aún cuando se trata de una palabra de uso común sobre la que no es posible otorgar derechos exclusivos; por ello, aun cuando se relacionen diferentes marcas con la misma, no es posible considerarla por ese solo hecho, parte de una misma ramificación.

En ese orden de ideas, aun con la similitud ortográfica que presentan los signos marcarios con el vocablo **********, es insuficiente para estimar que el público consumidor piense que son una misma marca o derivaciones de ella, precisamente atendiendo a que la solicitada por la quejosa contiene otro elemento distintivo, que evita la confusión con el registro analizado.

En adición a lo anterior, debe considerarse que aun cuando la marca solicitada y la diversa propiedad de la tercero interesada se refieran a productos coincidentes, por tratarse de los ubicados en la Clase Internacional 33, no debe soslayarse que ante la inexistencia de confusión fonética, ello no es impedimento para que coexistan.

Por tanto, es fundado el concepto de violación expresado por la parte quejosa, en el sentido de que no se analizó debidamente la litis propuesta, dado que el vicio detectado trae como consecuencia que la sentencia de nulidad no se encuentre debidamente fundada ni motivada.

En las relatadas consideraciones, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, a fin de que la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa:

1. Deje insubsistente la sentencia reclamada.

2. Emita otra en la cual reitere los aspectos que no son materia de la presente contienda y analice los conceptos de anulación expuestos, partiendo de la base de que no existe confusión fonética entre el registro solicitado por la quejosa en el expediente administrativo de origen y el diverso confrontado por la autoridad demandada.

Así las cosas, al resultar sustancialmente fundados los argumentos en análisis, resulta innecesario abordar el estudio de las restantes manifestaciones planteadas por la parte quejosa, toda vez que en nada variaría el sentido de la presente resolución.

Es aplicable a lo anterior, por analogía, la tesis que establece:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS. Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."(12)

Por lo expuesto y fundado, se

RESUELVE

ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a **********, en contra de la sentencia de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, dictada por la Sala Especializada en Materia de Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en el juicio de nulidad **********, para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos a la Sala responsable; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por mayoría de votos de los Magistrados Juan Carlos Cruz Razo y Adriana Escorza Carranza, contra el voto del Magistrado Armando Cruz Espinosa (presidente) quien formula voto particular, siendo ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción XXI, de la Ley General y 118 de la Ley Federal, ambas de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

________________

3. Jurisprudencia P./J. 69/2000, «publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 5, con número de registro digital: 191383», de rubro: "AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR."

4. Publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 157 a 162, Sexta Parte, página 228, con número de registro digital: 250464.

5. Tesis I.3o.A.581 A, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-1, febrero de 1995, página 207, con número de registro digital: 209110.

6. Jurisprudencia I.4o.A. J/92, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, mayo de 2011, página 911, con número de registro digital: 162089.

7. Tesis I.4o.A.54 A (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Tomo 3, mayo de 2013, página 1901, con número de registro digital: 2003650.

8. "Artículo 87. Los industriales, comerciantes o prestadores de servicios podrán hacer uso de marcas en la industria, en el comercio o en los servicios que presten. Sin embargo, el derecho a su uso exclusivo se obtiene mediante su registro en el instituto."

9. Localización: [J]; Décima Época, Plenos de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Tomo II, septiembre de 2014, página 1300 «y Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de septiembre de 2014 a las 9:45 horas», con número de registro digital: 2007510.

10. Localización: [J]; Décima Época, Plenos de Circuito, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, Tomo II, septiembre de 2014, página 1299 « y Semanario Judicial de la Federación del viernes 26 de septiembre de 2014 a las 9:45 horas», con número de registro digital: 2007509.

11. Tesis I.4o.A.54 A (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XX, Tomo 3, mayo de 2013, página 1901, con número de registro digital: 2003650.

12. Tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 72, Volúmenes 175 a 180, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, «con número de registro digital: 240348».