AMPARO DIRECTO 78/2020. 13 DE AGOSTO DE 2020. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: ARMANDO CRUZ ESPINOSA. PONENTE: JUAN CARLOS CRUZ RAZO. SECRETARIO: CARLOS GREGORIO GARCÍA RIVERA.

En efecto, la marca que defiende la parte quejosa se compone de dos vocablos, de manera inicial la integra la palabra ********** y finaliza con la diversa **********.

Ahora, a criterio de la autoridad demandada y de la Sala responsable, el isotipo o frase predominante en ambas marcas es **********.

Consideración que pugna con el espíritu del legislador secundario plasmado en la ley de la materia, porque no es jurídicamente aceptable que el isotipo de una marca esté constituido por palabras de uso común; mucho menos que el examen de novedad que debe realizar el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial se constriña a palabras de uso corriente.

Es importante distinguir entre el registro de una marca, que conforme al artículo 87 de la ley en consulta(8) otorga el derecho a su uso exclusivo y, por otro lado, la apropiación de palabras de uso común.

Al respecto, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual –OMPI– en su página oficial: http://www.wipo.int/portal/es/, señala que el carácter distintivo puede definirse como la capacidad inherente a una marca de ser percibida por los agentes del mercado como un medio para diferenciar los productos o servicios de una empresa de los de otra, lo que permite asignar a esos productos o servicios un determinado origen comercial; así que la valoración del carácter distintivo del signo tiene en cuenta el servicio o el producto que es objeto de la marca.

En general, sostiene que en la legislación en materia de marcas se reconoce una serie de signos que carecen de carácter distintivo, tales como los signos que son necesarios en el lenguaje corriente o profesional; designaciones genéricas o habituales del producto o del servicio; signos utilizados para indicar una característica del producto o del servicio, en particular, la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción de los productos, o de prestación de los servicios; y, los signos consistentes exclusivamente en la forma impuesta por la naturaleza o la función del producto, o que confieran al producto su valor esencial.

De manera ejemplificativa, puede aludirse a los refrescos de **********. En estos productos es evidente que la denominación **********, refiere de manera directa al sabor de la bebida carbonatada, por ello, de manera indiciaria podría considerarse débil su fuerza para identificar al producto; de esa manera, sería cuestionable darse la exclusividad de esa voz a una sola persona, sobre todo porque es algo genérico del dominio popular. De ese modo, es fácil concebir, como lo es, que en el mercado nacional e internacional coexistan diversas marcas que contienen ese elemento, como son: **********, entre otras.

Es por ello que el isotipo o elemento isotípico no se traduce en una "patente" para explotar en exclusiva palabras que designan lugares, objetos, letras, dígitos o colores aislados, ni siquiera so pretexto de estar en otros idiomas.

Son ilustrativas de lo anterior, las jurisprudencias PC.I.A. J/23 A (10a.) y PC.I.A. J/24 A (10a.), que establecen:

"MARCAS. EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL ESTÁ FACULTADO PARA REALIZAR LA TRADUCCIÓN DE LOS VOCABLOS EN IDIOMA EXTRANJERO PROPUESTOS A REGISTRO A FIN DE DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA INSCRIPCIÓN. Del artículo 6o., fracciones III y XXII, en relación con el 90, fracción VI, de la Ley de la Propiedad Industrial, deriva que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, al tener la facultad de tramitar y, en su caso, otorgar marcas para el reconocimiento y la conservación de los derechos de propiedad industrial, al emprender el estudio de registrabilidad de una marca, puede realizar la traducción de los vocablos en idioma extranjero propuestos a registro, a fin de determinar si procede o no la inscripción del signo sugerido, pues la fracción XXII del indicado artículo 6o. le autoriza a realizar las actividades necesarias para el debido cumplimiento de sus facultades."(9)

"MARCAS. EL ANÁLISIS DEL CARÁCTER DESCRIPTIVO DE UNA DENOMINACIÓN PROPUESTA A REGISTRO, NO SÓLO SE RESTRINGE A LOS VOCABLOS DEL IDIOMA ESPAÑOL, SINO A AQUELLOS QUE SIENDO EN LENGUA EXTRANJERA, SU TRADUCCIÓN CORRESPONDE A PALABRAS NO REGISTRABLES EN ESPAÑOL. La fracción IV del artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial prevé que no son registrables como marca las denominaciones descriptivas de los productos o servicios que pretenden proteger, incluso las que sirvan para designar la especie, calidad, cantidad, composición, destino, valor, lugar de origen o época de los productos. Por su parte, la fracción VI del precepto legal invocado, establece que tampoco lo son la traducción a otros idiomas de palabras no registrables, supuesto que indudablemente remite a las diferentes hipótesis de no registrabilidad que regula dicho numeral. De lo anterior se advierte que la referida fracción VI debe relacionarse necesariamente con alguna otra de las prohibiciones de registrabilidad que regula ese precepto; por tanto, el análisis del carácter descriptivo de una denominación propuesta a registro, no sólo se restringe a los vocablos del idioma español, sino a aquellos que, siendo en lengua extranjera, su traducción corresponde a palabras no registrables en español, porque se actualice alguno de los impedimentos del numeral citado."(10)

De ahí la teleología del catálogo de restricciones previsto en el artículo 90 de la Ley de la Propiedad Industrial, puesto que entre las prohibiciones de registro como marcas están los nombres técnicos o de uso común de los productos o servicios (fracción I), la traducción a otros idiomas, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables (fracción VI), las denominaciones geográficas, propias o comunes, y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos, cuando indiquen la procedencia de los productos o servicios y puedan originar confusión o error en cuanto a su procedencia (fracción X); lo anterior, revela que el legislador busca proteger la creatividad de la marca, privilegiando la originalidad sobre el uso común de los vocablos.

Tan es así que la fracción V del numeral en consulta prohíbe expresamente el registro de las letras, los dígitos o los colores aislados, a menos que estén combinados o acompañados de elementos tales como signos, diseños o denominaciones, que les den un carácter distintivo.

Considerar que las palabras de uso cotidiano, aunque se consignen en otro idioma, son de uso exclusivo de su primer registrante, restringiría el mercado a tal grado que resultaría imposible para futuros comerciantes conseguir el registro de una marca, a pesar de que esas palabras de uso común se combinaran con diseños y/o denominaciones únicos, novedosos o creativos; desalentando, incluso, la innovación e inventiva.

En otras palabras, la Ley de la Propiedad Industrial busca generar certeza tanto en los consumidores como en los propietarios de las marcas, a fin de que ambos se reconozcan y puedan evaluar objetivamente los servicios o productos que se ofrecen.

Las marcas son patrimonio de sus registrantes, empero, el espíritu del legislador no es permitir que una compañía o grupo económico se apropie de palabras comunes, pues, además de ser materialmente imposible, no es la función de la propiedad industrial que –se insiste– privilegia e incentiva la creatividad.

Por ello, al examinar marcas conformadas por palabras de uso común, estas últimas no deben ser consideradas como isotipo dominante para determinar si existe confusión.

Tratándose de marcas conformadas por palabras de uso común, la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, toda vez que dichas palabras (de uso cotidiano) son marcariamente débiles.

Al margen de lo correcto o no de los registros marcarios que carecen de originalidad, el derecho de uso exclusivo del que goza el titular de un registro marcario descarta qué palabras necesarias o usuales pertenecientes al dominio público pueden ser utilizadas únicamente por un titular marcario, pues al ser esos vocablos usuales no puede impedirse que el público en general los siga utilizando.

De ahí que sea lógica y jurídicamente incorrecto suponer que un registro marcario otorga exclusividad a su titular respecto de vocablos de uso común; por el contrario, al ser usuales pueden ser empleados por cualquier persona en las marcas, siempre y cuando las mismas contengan palabras que posean fuerza distintiva.

En suma, frente a una marca que emplea signos débiles (palabras de uso común) –se insiste– por carecer de originalidad, debe asumirse que los competidores tienen el derecho de utilizar las mismas palabras (dado su empleo cotidiano), siempre que la marca aspirante a registro introduzca –como es el caso que aquí se analiza– elementos novedosos que la doten de distinción, porque el registro del signo marcario no implica la apropiación de la expresión de uso común.

Con base en lo expuesto, se estima que el elemento principal de la marca **********, que le otorga distintividad, es la locución ubicada en segundo término –**********–.

Es así, porque la palabra ********** guarda una débil fuerza indicativa de invención, en tanto que constituye el vocablo que puede evocar en la mente del consumidor –de manera más próxima y comprensible– que los productos consistentes en bebidas alcohólicas –excepto cervezas– (relativos a la Clase 33 Internacional), considerando su amplia gama y diversidad, pertenecen a un determinado "lote" o "selección" exclusiva que sólo puede ofrecer la marca en cuestión, por las características que tienen en común, como puede ser precio, calidad, notoriedad, popularidad, presencia, procedencia, destino o, incluso, cuestiones propias de cada producto como añejamiento, buqué, aroma, sabor, notas al paladar, color, sensación, cuerpo, robustez, entre otras características; que los podría distinguir de los demás productos similares en el mercado.

Siendo tales productos los que también comercializa la marca previamente registrada propiedad de la tercera interesada **********; ello de conformidad con la connotación ordinaria y con independencia del registro solicitado.

En otras palabras, el elemento que comparten los registros marcarios permite al público inferir un significado una vez que se conoce los productos que pretenden ampararse, consistentes en bebidas alcohólicas (excepto cervezas), habida cuenta que, precisamente, al tratarse de una palabra de uso común, su fuerza inventiva decanta a favor de otros elementos que no lo son.

Por ello, el vocablo ********** es el elemento que fonéticamente guarda un vínculo menor, respecto de los productos que pretenden comercializarse y, en todo caso, implica mayor creatividad, pues no refiere ni describe, por sí, los productos de la clase para la cual se solicitó el registro; de ahí que su sola enunciación no evoca bebidas alcohólicas (excepto cervezas); por lo que el proceso cognoscitivo de vinculación con ese tipo de productos merece una protección inventiva preponderante sobre otros elementos que, por sí mismos, vinculan de manera más inmediata con los productos que pretenden protegerse.

Por tanto, contrariamente a lo sostenido por la enjuiciada y por la Sala responsable, la locución ********** es la palabra que contiene el mayor grado de diferencia del registro marcario novedoso solicitado por la justiciable, toda vez que evoca en menor intensidad algo característico de los productos que pretenden protegerse, porque justamente podría ser aplicable a cualquier circunstancia.

Efectivamente, en el caso, ********** representa mayor generalidad y este tipo de palabras, para asociarlas con un producto o servicio concreto, representan mayor inventiva por parte de sus titulares, que es justamente lo que protege de manera exclusiva el registro marcario.

Entonces, no queda duda que la palabra ********** es más débil en la marca cuyo registro solicitó la hoy quejosa, dada su mayor vinculación con los servicios a proteger, y ********** constituye el eje distintivo del mismo, al ser más lejana su referencia a los productos que pretenden ampararse.

En ese contexto, es aplicable al caso el criterio que se comparte identificado con la tesis I.4o.A.54 A (10a.), que establece:

"MARCAS. CARACTERÍSTICAS DE LOS SIGNOS DESCRIPTIVOS DÉBILES. La marca es el mecanismo que hace posible la identificación y subsiguiente selección de productos o servicios; permite al consumidor elegir a través de identificar, y hace posible que la oferta de productos o servicios de una clase sea transparente para él; también es un instrumento que se usa y contribuye a forjar mercados, para brindar exclusividad al comerciante que logra acreditar los bienes que ofrece como protección y tutela contra la competencia desleal. Sin embargo, el abuso de tales privilegios de exclusividad puede atentar contra la libre circulación. Así, la distintividad de una marca resulta de la mayor o menor aptitud que tiene para identificar en el mercado a una empresa en particular con el origen comercial del producto o servicio al que se aplica, así como sus peculiaridades y calidad que se publiciten a través de ella. En este contexto, si un signo marcario se encuentra constituido por algún elemento nominativo o gráfico que indique indirectamente al consumidor alguna cualidad del producto que ampara, esto es, que evoca en la mente del consumidor alguna de sus características, es claro que tiene una débil capacidad distintiva y, en consecuencia, el derecho exclusivo que su registro otorga a su titular no puede ser ejercido de forma que impida a sus demás competidores emplear, en sus propias marcas, aquellos elementos que describan de la misma forma alguna de las características del producto que pretenda distinguir. Por lo anterior, el titular de un signo descriptivo débil se encuentra obligado, dada la poca fuerza de su marca, a coexistir con otras compuestas por elementos igualmente descriptivos al suyo, razón por la cual, la coincidencia o similitud de signos débiles no es un factor determinante para concluir la existencia de un riesgo de confusión."(11)

Sentado lo anterior, este Tribunal Colegiado estima que no está demostrada la semejanza en grado de confusión entre los signos contendientes, porque no existe identidad en la escritura de la palabra ********** y, por ende, en su pronunciación, por lo que la identidad de la diversa palabra **********, se disipa.

En otras palabras, la expresión **********, que también corresponde al registro de la interesada y que fue opuesta por la autoridad demandada no dotan de distintividad al registro solicitado novedosamente por la impetrante, pues la voz dominante de la marca lo constituye la palabra **********.

Por tanto, es posible que dos registros marcarios compartan elementos de uso común, porque debe atenderse a la fuerza distintiva de cada signo marcario; y respecto del registro solicitado en último término es indudable que la palabra ********** no aparece radicalmente afectada por la inclusión de la locución **********; así, el primer vocablo es plenamente distintivo y cuya invención es dable atribuir a la quejosa, quien conserva el derecho sobre ese signo distintivo, en caso de no existir otro impedimento, lo cual podría concederle derechos de exclusividad.

Aunado a que en su pronunciación total existen golpes de voz que cuentan con fuerza suficiente para disipar cualquier similitud que pudiera suscitarse respecto del registro marcario preexistente.

Sin que el estudio realizado pueda considerarse como una segmentación de la marca en estudio, dado que aun cuando la marca opuesta ********** se identifique con un elemento coincidente con la marca que pretende proteger la quejosa, pues contiene un diverso elemento numérico; lo cierto es que –se insiste– debe prevalecer el hecho de que la locución ********** predomina, pues en la marca ********** se diluye la palabra de uso cotidiano –**********–, atendiendo a que cuenta con menor originalidad respecto de los productos a proteger.

Así, es claro que no existe similitud fonética en grado de confusión, pues aun cuando las marcas en contienda comparten la palabra **********, tal circunstancia no pugna con el hecho de que ese término se diluye en la marca que ahora nos ocupa.

Por ello, como indicó la quejosa en una parte del concepto de violación identificado como primero, si bien es cierto que en las marcas coincide el aspecto fonético de los vocablos ********** en golpes de voz y letras, es un elemento que se diluye en la marca que pretende registrar la sociedad quejosa, al contener la diversa palabra ********** con mayor fuerza inventiva, que hace desaparecer alguna posible confusión en su entonación.

En sentido opuesto a lo expresado por la Sala responsable, no ocurre la similitud fonética, pues al pronunciase **********, frente a **********, al final se propicia un sonido distinto, pues en el caso de la marca cuyo registro se solicita se ve contrastado por la entonación del número **********.

En efecto, al pronunciarse juntas o alternativamente no prevalece la palabra que tienen en común, según se lee en voz alta: