SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0844/2014

Emergente de doce procesos administrativos sustanciados ante el SENAPI, al amparo del art. 146 de la Decisión 486 de la Comunidad Andina, interpuso doce demandas de oposición andina a las solicitudes de registro efectuadas por el Banco de Crédito de Bolivia S.A, de las marcas “Tarjeta Naranja”, “Tarjeta Naranja BCP” y “Tarjeta Naranja PYME”, pues incurrían en las prohibiciones previstas en los arts. 135.b y 136.a de la mencionada Decisión, ya que el Estado boliviano no puede otorgar el registro de una marca, si es idéntica o similar a otra registrada anteriormente en otro país miembro de la Comunidad Andina, para los mismos productos o servicios, pues genera riesgo de asociación o confusión en el consumidor. En el presente caso, la marca “Tarjeta Naranja”, clase internacional 36, se encuentra registrada a nombre de TARJETA NARANJA S.A. en la República de Colombia desde el 16 de mayo de 2008.

La demanda de oposición se presentó cumpliendo todos los requisitos sustanciales al efecto, como son la acreditación de legítimo interés, a través del registro de titularidad de la marca; asimismo, se acreditó el riesgo de confusión, dada la similitud gráfica, fonética e ideológica de los signos de identidad de las marcas, y que las mismas están destinadas a proteger servicios de la clase internacional 36; de igual manera, se dio cumplimiento al requisito de interés real, pues el 18 de noviembre de 2008 solicitaron en Bolivia ante el SENAPI el registro de la marca “TARJETA NARANJA”.

En los referidos procesos administrativos de oposiciones andinas, el Director de Propiedad Industrial del SENAPI, Andrés Daza Guzmán, autoridad demandada, emitió doce resoluciones administrativas de primera instancia, las mismas que declararon improbadas las demandas de oposición presentadas por la firma TARJETA NARANJA S.A. y concedieron el registro de las marcas solicitadas a nombre del Banco de Crédito de Bolivia S.A.; ello con el argumento principal de que la solicitud de registro se realizó el 18 de noviembre de 2008 y la presentación de la demanda de oposición se hizo el 19 de igual mes y año; es decir, un día después, ya que el art. 147 de la Decisión 486 y la interpretación del mismo por el Tribunal Andino en el proceso 105-IP-2010, es claro al señalar que la acreditación del interés real, consistente en la solicitud del registro de marca, debe realizarse al momento de interponer la oposición, de manera simultánea, bajo pena de rechazo, declarando improcedente la oposición andina, debido a la falta de cumplimiento de dicho requisito.

En ese sentido, se interpusieron los recursos de revocatoria contra las mencionadas resoluciones administrativas, cuestionando la interpretación efectuada del citado art. 147 y la aplicación distorsionada de la Sentencia del Tribunal Andino en el proceso 105-IP-2010, habiendo emitido el referido Director demandado, doce resoluciones administrativas mediante las cuales rechazó los recursos de revocatoria, bajo los mismos argumentos que declaró improbadas las demandas de oposición.

Ante dicha negativa, se interpusieron los recursos jerárquicos contra las doce resoluciones que rechazaban los recursos de revocatoria, los cuales fueron resueltos por la Directora General Ejecutiva a.i del SENAPI, autoridad codemandada, disponiendo su rechazo mediante doce resoluciones jerárquicas y confirmando de formal total las resoluciones administrativas, dando por finalizada la vía administrativa, habiendo sido notificados con las resoluciones jerárquicas el 18 de mayo de 2012.

Refiere como actos lesivos las resoluciones emitidas en primera instancia, así como las que resolvieron los recursos de revocatoria y jerárquicos, pronunciadas por el Director de Propiedad Industrial y la Directora General Ejecutiva del SENAPI, respectivamente; ya que a pesar de haber cumplido con los requisitos legales para que declaren probadas las demandas de oposición andina interpuestas, las autoridades demandadas hicieron lo contrario, con el único fundamento de que el interés real en el mercado nacional no habría sido acreditado, toda vez que la solicitud de registro de marca en Bolivia no fue interpuesta en forma simultánea a la demanda de oposición andina, pues fue presentada un día antes y no “al momento”. En ese entendido, se debe precisar que el art. 146 de la Decisión 486, establece el plazo de treinta días para presentar la oposición fundamentada, mismo que fue cumplido por TARJETA NARANJA S.A., ya que la publicación de las solicitudes de registro de marcas en la Gaceta Oficial de Bolivia 3129, es de 9 de octubre de 2008.

Asimismo, las resoluciones cuestionadas citan la interpretación contenida en la sentencia del proceso 105-IP-2010 dictado por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, respecto de los alcances del art. 147 de la Decisión 486, que estableció con relación a la acreditación del interés real en el mercado, que la oposición y la solicitud de registro deben presentarse de manera simultánea, bajo pena de rechazo; dicha interpretación literal de las autoridades demandadas es arbitraria y vulnera los principios de legalidad, justicia material, pro homine y pro actione, ya que hacen de imposible cumplimiento dicho requisito, pues la solicitud de registro y el trámite de oposición son dos procesos con distinto tratamiento, de acuerdo al procedimiento interno del SENAPI, ya que primero se presenta la solicitud de registro y posteriormente se interpone la demanda de oposición.

El sentido de dicha interpretación prejudicial es evitar el abuso de la oposición, cuando el titular de una marca no tiene interés de comercializar el producto en el mercado del país que está planteando la oposición, por lo que simultaneidad no significa que una acto deba efectuarse al mismo tiempo, sino de manera continua e inmediata, resultando que el criterio formalista de las autoridades demandadas contenidas en las treinta y seis resoluciones administrativas, constituye una vulneración al derecho de propiedad intelectual, toda vez que no se efectuó una interpretación favorable y extensible.

De igual manera, se vulneraron las “garantías” de igualdad ante la ley e imparcialidad, dado que en otro trámite de oposición andina seguido por Pharmabrand S.A. sobre la marca “ANTACID CI.5”, se emitió la Resolución Administrativa 374/2011 de 22 de agosto, que declaró probada la demanda de oposición, reconociendo expresamente que la misma se presentó dentro de los treinta días siguientes a la publicación, pues se efectivizó el 29 de agosto de 2008 y la demanda de oposición se presentó el 4 de septiembre de igual año, es decir, seis días después de la solicitud de registro, dando por acreditado el interés real; esta situación fue puesta en conocimiento de la autoridad demandada, a lo cual ésta señaló que no conocía los fallos emitidos por el Tribunal Andino de Justicia acerca de las interpretaciones judiciales, razón por la que se falló en ese sentido; por tanto, es inadmisible que en trámites con supuestos fácticos similares se declare probada la demanda y de forma totalmente contraria si fundamento ni coherencia se declare improbada su demanda.

Agrega que existe vulneración al deber de fundamentación y motivación de las resoluciones, ya que no se aplicó jurisprudencia de un caso análogo, toda vez que en el proceso 105-IP-2010, se presentó la oposición pero no se solicitó la marca en el país, como en su caso. Por otra parte, la referida jurisprudencia fue publicada el 1 de marzo de 2011, siendo posterior a la fecha de interposición de la oposición de registro que data de noviembre de 2008, habiendo las autoridades demandadas aplicado retroactivamente la misma, lesionando además el debido proceso y el principio de irretroactividad de la ley.