SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0330/2019-S4

Carlos Alberto Soruco Arroyo, Director General Ejecutivo del SENAPI, a través de sus representantes legales, presentó informe escrito de 2 de octubre de 2018, cursante de fs. 152 a 167 vta.; y presentes en audiencia, señalaron lo siguiente: a) De la revisión de la base de datos y registros del SENAPI, se evidencia que el número de publicación 178159, referido por la accionante, corresponde a la solicitud de registro de la marca TITANIUM BLUE (mixta), que fue concedida con el registro 170708-C de 28 de diciembre de 2016 y se encuentra archivada; de modo que la acción de amparo constitucional está viciada de falta de determinación en el objeto, correspondiendo su improcedencia; b) Sin embargo del vicio anterior, la mención de antecedente hacen presumible que se trataría de la solicitud formulada el 19 de octubre de 2012 por la firma La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A., de registro de la marca “SEGURO AMIGO” (denominación y diseño) para aplicarse a servicios de la “…clase internacional 36…” (sic) de Niza, específicamente “SEGUROS”; llegando a publicarse en la Gaceta Oficial de Bolivia 475, bajo el correlativo 158069; c) La demanda de oposición andina, presentada en tiempo oportuno y hábil el 12 de marzo de 2015, por el Banco Pichincha S.A., cuestionó que la marca solicitada por la Compañía representada por la accionante, tenía similitud con el signo “AGENTE AMIGO”, registrada por dicha Financiera en la República del Ecuador, con título 3149-11, que protege servicios de “clase internacional 36” con vencimiento al 22 de noviembre de 2021. Por ello, impugnó que la marca solicitada se encontraba dentro de la causal de irregistrabilidad contemplada en el art. 136 inc. a) de la Decisión 486 de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), solicitando considerar que fuera de que los servicios se encuentren amparados en la “clase internacional 36”, las entidades financieras y las empresas de seguros se vinculan por éstos respecto al consumidor; acreditando su interés legítimo, al señalar que realizaron en Bolivia, la solicitud de registro de la marca opositora en la “clase internacional 36”; d) De acuerdo al bloque de constitucionalidad, la Decisión 486 de la CAN es una norma comunitaria, de aplicación directa y preeminencia sobre las normas internas. En ese mismo sentido, el art. 121 del Estatuto del Tribunal Andino de Justicia, establece que le corresponde al Tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la CAN, con el fin de resguardar su aplicación uniforme en los países miembros, siendo este pronunciamiento de aplicación obligatoria por el SENAPI y por la jurisdicción ordinaria, como se definió en el Proceso 105-IP-2014; e) Según lo señalado por el Tribunal Constitucional, en la SC 1337/2003-R de 15 de septiembre y lo pertinente en el Código Procesal Constitucional, la acción de amparo constitucional es un instrumentos subsidiario y supletorio, por lo que correspondía a la accionante, activar la instancia contenciosa administrativa, de conformidad al art. 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), que comprende el control jurisdiccional de legalidad a través del cual puede interpretarse y aplicar la norma pertinente; lo que torna improcedente la pretensión de la peticionante de tutela en sede constitucional; f) Con relación al legítimo interés y su acreditación por el Banco Pichincha S.A., el SENAPI señaló que de acuerdo al art. 147 y 242 de la Decisión 486 de la CAN, la oposición puede plantearse con base en una marca previamente registrada en cualquiera de los países miembros, siendo suficiente que se presente de manera simultánea con la solicitud de registro en el país donde se la plantea; constando ambos extremos en los registros del SENAPI, sin que sea determinante verificar el estado de abandono o no de dicha solicitud; g) Bajo el principio de complementación indispensable, reconocido por el legislador comunitario, la aplicación del Régimen Común de Propiedad Industrial de la CAN, contempla las normas internas, como la LPA y su Decreto Reglamentario, en las que el SENAPI enmarca su acción; h) Sin embargo de lo anterior, la parte accionante soslaya deliberadamente el estado del signo registrado en el país del Ecuador, bajo el Título 31149-11, otorgado mediante Resolución 112232 de 22 de noviembre de 2011 ante el Instituto Ecuatoriano de La Propiedad Intelectual (IEPI); siendo claro que el mecanismo de oposición andina, es una excepción al principio de territorialidad, en resguardo de que no existan marcas idénticas o semejantes en la subregión andina; lo que deriva en el acreditación del legítimo interés de la Compañía opositora; i) Con relación a los términos de uso común, además de considerar el principio de verdad material consignado en la LPA, se tomó en cuenta la jurisprudencia contenida en la Interpretación Prejudicial 126-IP-2004 del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que señala el requerimiento de seis registros que incorporen un término para que éste sea considerado de uso común, verificándose en la base de datos del SENAPI, cinco registros de marcas que utilizan el vocablo “AMIGO” de tres distintos titulares dentro de la “clase internacional 36”, por lo que no corresponde considerarlo como de uso común y no se puede aplicar la excepción de visión de conjunto; aclarando que las marcas que incorporan dicha partícula, incorporan dentro de sus conjuntos marcarios otros elementos que expresamente señalan cuál es su origen o procedencia empresarial, que aportan distintividad, permitiendo así, su coexistencia en el mercado; aspecto que no acontece en el signo solicitado por la compañia La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A., puesto que incorpora un elemento genérico y no monopolizable, como es el término “SEGUROS” para la “clase internacional 36”; j) Sobre el elemento gráfico de la marca solicitada y la comparación entre marcas mixtas, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 84-IP-2007, señaló que el examen de sus elementos figurativos y nominativos, debe considerar que una marca mixta posee mayor poder publicitario, debido a la retención mental, auditiva o figurativa; resultando que la doctrina se inclina a dar prioridad al elemento denominativo de la marca mixta, que suele ser más característico o determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, lo que no obsta para que en algunos casos se reconozca al elemento gráfico. En el caso de la marca mixta en cuestión, prevalece su elemento denominativo sobre el gráfico, por su tamaño y forma de incorporación en el conjunto; de allí, se evidencia que ambas marcas comparten la palabra “AMIGO”, que se halla en idéntica posición en el gráfico, por lo que en el campo ortográfico, fonético e ideológico, podrían generar un evidente riesgo de asociación, haciendo que el consumidor piense que se trata de servicios que presta una misma entidad, pudiendo constituir un indicio de conexión competitiva entre ellos, dando lugar a la causal de irregistrabilidad que establece el art. 136 inc. a) de la Decisión 486 de la CAN; k) Sobre la supuesta violación a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad e igualdad, cabe referir que, el primero de los nombrados no se consagra como derecho fundamental tutelable vía acción de amparo constitucional, como lo señaló la SC 0096/2010-R; y, con relación a los otros dos elementos cuestionados, no fueron vulnerados de modo alguno, ya que la jurisprudencia emanada del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, dentro del proceso 110-IP-2008, asevera que el sistema de registro marcario que se adoptó en la Comunidad Andina se encuentra soportado en la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada país miembro, que se manifiesta tanto en relación con las decisiones emanadas de otras oficinas de registro marcario (principio de independencia), como en relación con sus propias decisiones; de modo que la autoridad administrativa puede, a su criterio, interpretar los hechos y las normas para adoptar la decisión que considere adecuada. Sin perjuicio de ello, la otorgación del registro anterior de marcas que están compuestas con el término “AMIGO” fueron previamente compulsadas y valoradas en los expedientes administrativos que no forman parte del trámite observado por la accionante; debiendo considerar que según lo determinado en la Decisión 486 de la CAN, una de las causales de irregistrabilidad comprendida en el art. 135 inc. b), es que el signo que se pretenda registrar como marca, carezca de distintividad y que no esté comprendido en otras causales consignadas en los arts. 135 y 136 del mismo cuerpo normativo; y, l) De todo lo señalado, se evidencia que no se incurrió en vulneración alguna de los derechos de la Compañía representada por la accionante, más al contrario, la resolución impugnada, así como las otras dictadas dentro de la demanda de oposición, cuentan con la debida fundamentación, motivación y congruencia, en el marco de la normativa aplicable.

a)  En el sexto considerando, sobre los requisitos para que proceda la oposición andina, el Banco Pichincha S.A. acreditó su legítimo interés, así como su interés real, porque solicitó el registro de la marca “AGENTE AMIGO”, signada con el número de SM 1164-2013, el 12 de marzo de 2013; fecha en la cual, también se activó la demanda de oposición andina, de manera simultánea, no siendo relevante que esta última, se haya subsanado en diferentes espacios de tiempo.