SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0330/2019-S4

El 19 de octubre de 2012, La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A., solicitó al Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI el registro de la marca “SEGURO AMIGO” (mixta), en la “…clase internacional 36 de la CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE NIZA…” (sic), para distinguir servicios financieros. Dicha solicitud, se publicó en la Gaceta Oficial de Bolivia, con la signatura 178159; respecto a la cual, el 13 de marzo de 2013, el Banco Pichincha S.A., planteó demanda de oposición andina, aduciendo que esa entidad obtuvo previamente el registro de la marca “CLIENTE AMIGO”, que guardaría similitud con la impugnada.

Contestada la mencionada oposición, el Director General Ejecutivo del SENAPI, dictó la Resolución Administrativa (RA) 176/2016 de 15 de abril, declarándola probada y en virtud a la búsqueda interna por parte de dicha institución, denegó de oficio la marca registrada por la Compañía que representa, con el fundamento que existía otra denominada “CRÉDITO AMIGO”, consignada en la “…clase 25 a nombre de  AMIGOS S.A…” (sic), añadiendo que, según el autor Jorge Otamendi en su libro Derecho de Marcas, citado en la jurisprudencia “126/IP/2004”, para que un término sea de uso común deben existir seis registros de distintos titulares; resultando que

Contra la RA 176/2016, La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A., formuló recurso de revocatoria, fundamentando técnicamente que el SENAPI no podía limitar la cantidad de veces en que se utiliza un término para permitir su uso en una marca, puesto que esta determinación no se sustenta en ninguna norma legal, ni en la jurisprudencia andina; evidenciándose que se extrajo de la opinión de un tratadista argentino sobre un caso particular y que inclusive contradice lo referido por ese autor, quien señaló que “no hay reglas establecidas respecto a la cantidad de marcas registradas que deben incluir una partícula, para que esta sea considerada de uso común”.

Por esas razones, se reclamó la vulneración a los principios de proporcionalidad, de igualdad jurídica y la garantía al debido proceso, por falta de fundamentación, motivación y congruencia; ya que existen tres instituciones bancarias que conviven en el mercado nacional y están acreditadas como titulares de registro de sus marcas que llevan el término “AMIGO”, respecto a las cuales no se hizo observación alguna por parte del SENAPI; constatándose que sólo la Compañía que representa, fue impedida de hacer uso del mismo vocablo en su marca, restringiéndose de forma desproporcional la utilización de dicha expresión. Asimismo, se impugnó que el trámite de registro de marca del oponente –Banco Pichincha S.A. –, fue abandonado y no se encuentra registrado en el sistema del SENAPI, por lo que no debió valorarse para acreditar interés real, al haber perdido prelación y valor jurídico, de conformidad a lo establecido en el art. 226 del Reglamento Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI.

Sin embargo, de todas las cuestiones impugnadas, a través de la Resolución Administrativa (RA) DPI/OPO/REV 153/2016 de 21 de septiembre, la Dirección General Ejecutivo del SENAPI, confirmó en todas sus partes la RA 176/2016 recurrida, sin pronunciarse de forma expresa sobre los puntos reclamados, ni referir fundamentos jurídico lógicos que avalen su decisión. Por lo que, la Compañía representada por la peticionante de tutela, formuló recurso jerárquico, denunciando la interpretación restrictiva, desproporcional y descontextualizada de la doctrina señalada por el autor Jorge Otamendi; mismo que fue resuelto por la Dirección ya referida, mediante la Resolución Administrativa (RA) DGE/OPO/J-067/2017 de 13 de marzo, disponiendo anular obrados hasta “fojas 137”, ordenando se dicte nuevo fallo con la debida motivación y fundamentación, reconociendo que la RA DPI/OPO/REV 153/2016, dejó de lado pronunciamientos puntuales que inciden sobre cuestiones de fondo de la causa, como la existencia del registro de un tercer titular en la misma “clase internacional 36” (sic), el cuestionamiento de la denegatoria de oficio y el abandono del trámite por la Compañía opositora al registro, como extremos que fueron omitidos del pronunciamiento en primera instancia.

Así, en cumplimiento a dicha determinación, la Dirección General Ejecutivo del SENAPI, emitió la RA DPI/OPO/REV 209/2017 de 21 de septiembre, rechazando nuevamente el recurso de revocatoria opuesto por la Compañía que representa y revocando en parte la RA 176/2016; incurriendo también en esta oportunidad, en falta de fundamentación, motivación y congruencia, al referir que con relación al requerimiento de seis registros que incorporen un término para que sea considerado como de uso común, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en la Interpretación Prejudicial 126-IP-2004, señaló que no hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una partícularidad para que sea considerada de uso común, pero esta situación se certificó al consignarse en seis registros de distintos titulares; sumando a esta fundamentación, que de la revisión de antecedentes del sistema de signos distintivos del SENAPI, identificaron cinco registros que pertenecen a tres titulares distintos dentro de la “clase 36 internacional” (sic), por lo que no correspondía considerar el término “AMIGO” como elemento de uso común y no podía aplicarse la excepción de visión de conjunto.

Dichos fundamentos, que fueron prácticamente transcritos de la RA DPI/OPO/REV 153/2016, fueron motivo para la formulación del recurso jerárquico, que fue resuelto por el Director General Ejecutivo del SENAPI, mediante la RA DGE/OPO/J-065/2018 de 28 de febrero, que dispuso el rechazo a su pretensión, reiterando en sus fundamentos, que existe jurisprudencia sobre el requerimiento de seis registros que incorporen un término para que éste sea considerado de uso común; y, respecto al registro del término “AMIGO” por otros titulares, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el proceso 110-IP-2008, declaró admisible la posibilidad de que la autoridad administrativa tenga cierta autonomía para la interpretación de los hechos y de las normas para adoptar la decisión que considere adecuada.

Sin embargo, el referido razonamiento sobre las potestad discrecional y arbitraria que tendría el SENAPI para la aplicación prudencial de sus normas, se encuentra proscrito por las Sentencias 4 de 25 de enero de 2018 y 10 de 3 de marzo de 2017, emitidas por la Sala Contenciosa y Contenciosa Administrativa, Social y Administrativa Primera del Tribunal Supremo de Justicia, por las que se afirma que no es razonable la ausencia de fundación, pretexto del principio de autonomía o independencia de las decisiones administrativas, más al contrario, ésta debe ceñirse a la línea establecida por sus instancias, estableciendo un razonamiento jurídico lógico.