SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0330/2019-S4

ii)    En lo que respecta al término de uso común, la interpretación prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en los casos 70-IP-2005 (citada por la propia Dirección General Ejecutiva del SENAPI) y 71-IP-2012, afirmó que una marca puede incluir en su conjunto palabras que individualmente consideradas, pueden estimarse como expresiones de uso común y que por ser tales, no pueden ser objeto de monopolio por persona alguna; por ello, el titular de una marca que incluya un término de tal naturaleza, no está legamente facultado para oponerse a que terceros utilicen la misma expresión en combinación con otros para la conformación de signos marcarios, siempre que el resultado sea original y suficientemente distintivo a fin de no crear confusión, destacando que la distintividad se busca en el elemento diferente que integra el signo, ya que dichas expresiones son marcariamente débiles.

A más de lo anterior, la variada jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, exigió como requisitos para que el término sea de uso común, que esté en dominio compartido por varios titulares, sin fijar una cantidad; advirtiéndose que en la RA DPI/OPO/REV 209/2017, la cita al tratadista argentino Jorge Otamendi, dentro del caso 126-IP-2004, es una simple opinión que no fue contextualizada al mercado boliviano; más aún, si en el caso concreto, los registros del SENAPI demuestran que hay varios titulares del término “AMIGO”, que conviven pacíficamente en el mercado interno, incluido el Banco Solidario S.A., que tampoco fue considerado por la autoridad administrativa.

De modo que, si se siguiera el razonamiento restrictivo del SENAPI, para el registro de titulares sobre el mismo término “AMIGO”, éste sería procedente siempre que haya más de seis inscritos; deduciéndose bajo esa lógica, que debió rechazarse el registro de las marcas posteriores a la primera inscripción de ese signo en el SENAPI. Haciendo de esta situación, evidencia que el término “AMIGO”, comenzó a diluirse y su capacidad distintiva va disminuyendo; circunstancia que tampoco fue objeto de apreciación por la referida institución (fs. 89 y 93).

ii)    Sobre los términos de uso común, reiteró la cita de la Interpretación Prejudicial 126-IP-2004, insistiendo en que no hay reglas establecidas respecto de la cantidad de marcas registradas que deben incluir una partícula “Aunque así se la ha calificado por estar incluida en seis registros de distintos titulares” (sic), por lo que al existir solo cinco registros que pertenecen a tres titulares dentro de la “clase  internacional 36”, no corresponde considerar el término “AMIGO” como elemento de uso común y no se puede aplicar la excepción de visión de conjunto. Aclarando que por la actividad autónoma e independiente de las oficinas competentes en cada país miembro, la autoridad administrativa tiene libertad para interpretar los hechos y las normas, adoptando la decisión que considere adecuada, de modo que los otros trámites de registro de marcas que llevan el elemento “AMIGO”, son autónomos e independientes, sin mencionar por qué se procedió a su registro o en qué se diferencian con la pretensión de la compañía ahora representada por la accionante.

De la relación anterior, resulta advertible que el Director General Ejecutivo del SENAPI, omitió pronunciarse sobre los efectos jurídicos de la declaración de abandono del trámite de registro; limitándose a señalar que esta situación no interesa a los fines de la oposición andina formulada por el Banco Pichincha S.A.; no obstante que la compañía entonces recurrente, ahora representada por la accionante, solicitó de forma expresa que se explique cómo es que una marca abandonada puede ser oponible en un cotejo marcario respecto a otra, en el marco de los alcances del art. 226 del Reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial del SENAPI, referido a los efectos de la sanción de abandono, de pérdida de prelación y archivo de obrados de la solicitud de registro.

Sumándose que, con relación al término de uso común, el Director General Ejecutivo del SENAPI, no se pronunció sobre la aplicabilidad en el mercado boliviano, de la jurisprudencia contenida en el caso 126-IP-2004 resuelto por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, alegando que por la independencia y autonomía por las que se rigen las oficinas competentes en cada país miembro, el SENAPI tiene potestad discrecional para interpretar las normas y los hechos que concluyan en su decisión; supuesto bajo el cual, de forma arbitraria excluyeron de su análisis, la procedencia del registro de otros signos marcarios que llevan el término “AMIGO” a favor de titulares que realizaron su trámite cuando la cantidad de inscritos era menor con relación al momento en la que fue presentada la solicitud de registro de La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A.

Consecuentemente, si bien los aspectos objeto del recurso jerárquico, no fueron los únicos analizados en la RA DGE/OPO/J-65/2018, para determinar su rechazo, puesto que también se examinaron elementos como el gráfico y denominativo de la marca solicitada, así como sus características ortográficas, fonéticas e ideológicas; es incuestionable que la autoridad ahora demandada, incurrió en una decisión arbitraria, al omitir injustificadamente el pronunciamiento sobre todos los agravios expuestos por el recurrente y al verter fundamentos insuficientes sobre su potestad discrecional para evadir las cuestiones recurridas por la Compañía representada por la accionante; incurriendo de esa forma, en vulneración a la garantía del debido proceso, en sus elementos de motivación, fundamentación y congruencia, habida cuenta que en todo el contenido de la resolución, no existe concordancia entre lo pedido, lo considerado y lo resuelto.

Contexto bajo el cual, de acuerdo al ámbito de protección de la acción de amparo constitucional, corresponde la concesión de la tutela solicitada por la accionante, en lo que respecta a la garantía y derechos conculcados; aclarando que, como se mencionó en la SCP 0009/2018-S4 de 6 de febrero[1], la instancia administrativa concluye con la resolución del recurso jerárquico, por lo que no es necesario agotar el recurso del contencioso administrativo para el resguardo de derechos fundamentales, ya que éste es una vía judicial, en la que se revisará, en su caso, la aplicación e interpretación de las normas administrativas.