SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0639/2018-S1

La accionante, a través de su abogado ampliando los fundamentos de su demanda en audiencia expresó que: 1) Se trata de un proceso administrativo realizado en el SENAPI, donde se le ha denegado el registro de la marca “STONE JEANS” basado en el hecho de que ya se tenía registrada una marca similar “STONEFLY” de una empresa italiana, frente a la que se interpuso una demanda de cancelación por falta de uso, que resultó procedente, cancelándose en productos de la clase internacional 25, en especial para prendas de vestir; 2) Se reclamó ante la autoridad demandada que se manifieste sobre dos aspectos específicos: i) La cancelación de la marca y sus efectos jurídicos en Bolivia; y, ii) El principio de territorialidad y sus efectos jurídicos en Bolivia; 3) En el recurso jerárquico planteado, se presentó fundamentación basada en jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, como ser el proceso “53 IP 2013, 94 IP 2013” (sic) y resulta que la Resolución observada no hace mención a estos argumentos en relación a la aplicación de la aludida jurisprudencia, en especial a la cancelación y el principio de territorialidad, aspecto que fue reclamado en todo el proceso; 4) Son precisamente todos estos antecedentes los que no han sido suficientemente motivados, no existiendo un pronunciamiento expreso en el que se pueda tener certeza de porque no se tomaron en cuenta los mismos; 5) La “SCP 0966” establece que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, dejando el convencimiento que se ha actuado no solo a las normas sustantivas y procesales, sino también que esta decisión estará regida por los principios y valores supremos que rigen a todo juzgador; 6) La autoridad recurrida, ahora demandada no solo debió considerar la Constitución Política del Estado, la Ley de Procedimiento Administrativo, sino también la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, la jurisprudencia y precedentes que tiene el SENAPI para demostrar que tiene la razón y que no había otra forma de fallar, pero lamentablemente no se aplicaron tales precedentes al emitirse la Resolución DGE/OPO/J-079/2017; 7) El SENAPI en otros procesos administrativos hizo prevalecer el principio denominado de “…autonomía o independencia en sus decisiones…” (sic), donde se indica que no tomará en cuenta los precedentes para dictar una resolución; 8) El Tribunal Supremo de Justicia dentro de un proceso contencioso administrativo ha establecido: “…por otra parte se debe dejar establecido que no resulta razonable que bajo el principio de autonomía o independencia de las decisiones, la entidad demandada -haciendo referencia al SENAPI-, se aparte de razonamientos expuestos en casos precedentes por otras oficinas de registro marcario o cuando es obligación de dicha instancia administrativa fundamentar sus decisiones en el marco de la ley, considerando a tal efecto también lo resuelto en fallos anteriores y de apartarse de las líneas establecidas en estas instancias, establecer un razonamiento jurídico, lógico, que depara tal decisión garantizando de esta manera el principio de seguridad jurídica…” (sic); 9) La resolución ahora cuestionada no establece los fundamentos, motivación y razonamiento lógico y jurídico del por qué no ha utilizado esos precedentes y tampoco la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia; 10) La autoridad demandada vulneró el derecho del debido proceso en su vertiente de fundamentación y motivación siendo que no se pronunció expresamente sobre el principio de territorialidad, de verdad material y de la cancelación; y, 11) Por último se vulneró el principio de seguridad jurídica, toda vez que existen dos resoluciones por parte del SENAPI que se contradicen una con la otra.

Carlos Alberto Soruco Arroyo, Director General Ejecutivo del SENAPI, a través de su representante, prestó informe escrito de 6 de julio de 2018 cursante de fs. 215 a 227 señalando que: 1) En el presente caso no se agotaron todas las vías establecidas por la Constitución Política del Estado y la jurisprudencia constitucional vinculante, pues conforme se desprende del art. 70 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), la accionante tiene la posibilidad de acudir a la impugnación judicial por la vía del proceso contencioso administrativo ante el tribunal jurisdiccional competente; 2) Nuestro país forma parte de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) y de acuerdo al art. 257.I de la Constitución Política del Estado (CPE), el Acuerdo de Cartagena ha sido suscrito y ratificado por nuestro Estado, en ese sentido el art. 410.II de la Norma Suprema incorpora al ordenamiento jurídico comunitario, siendo inserto en el bloque de constitucionalidad, dicho reconocimiento se encuentra inserto en los arts. 3 y 4 del Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina; 3) En ese sentido, la Decisión 486 de la CAN -al ser norma comunitaria- es de aplicación directa y de preeminencia sobre las normas internas de nuestro país, así con respecto a la aplicación de otros tratados como se establece en la uniforme jurisprudencia andina (proceso 148-IP-2013), y es él que regula el régimen de la propiedad intelectual de los estados miembros, como en el caso de la demanda de cancelación de marca por conversión en un signo común o genérico seguida por la accionante; 4) El    art. 121 del Estatuto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, establece que corresponde al tribunal interpretar las normas que conforman el ordenamiento jurídico de la Comunidad Andina, con el fin de asegurar su aplicación uniforme en los países miembros, así también en el lineamiento prejudicial dentro del proceso 105-IP-2014 refiere “(…) el SENAPI tiene la obligación de acatarlas en la Resolución que vaya a adoptar en el caso concreto. Agotada la vía administrativa, las partes que no estén de acuerdo con las Resoluciones emitidas por el SENAPI podrán presentar demanda contenciosa administrativa con el fin de obtener la nulidad de las mencionadas resoluciones…” (sic), siendo concordante con el art. 32 del Tratado de Creación del Tribunal Andino de Justicia, modificado por el protocolo suscrito en la ciudad de Cochabamba, extremo que fue ratificado dentro del proceso 35-IP-2000 del Tribunal Andino de Justicia, concluyéndose que todo criterio emitido por la oficina nacional competente (SENAPI) y la jurisdicción ordinaria debe enmarcarse en las normas comunitarias (Decisión 468 de la CAN) y las interpretaciones prejudiciales al ser estas preeminentes, de aplicación directa y de carácter supranacional, debiéndose cumplir a cabalidad conforme lo determinado en el proceso 105-IP-2014, por lo señalado la accionante debió recurrir a la instancia contencioso administrativa si pretende una nueva resolución; 5) Respecto el proceso de registro de marca: i) El 10 de julio de 2014, la accionante solicita el registro de la marca “STONE JEANS” (denominación y diseño) dentro de la clase 25 internacional para proteger los siguiente. “Pantalones, prendas de vestir” (sic), efectuada su publicación el 26 de noviembre de igual año, la empresa LULITRADE LL.C plantea oposición a dicho registro, para posteriormente efectuada la compulsa de antecedentes se emite la Resolución Administrativa RA 339/2015 de 21 de agosto, que declara “IMPROBADA” la oposición planteada y “DENIEGA” de oficio la solicitud de registro de la marca, correspondiendo su archivo previa notificación de partes; ii) El 7 de diciembre de 2015, la parte solicitante plantea recurso de revocatoria contra la referida Resolución, emitiéndose al efecto la Resolución DPI/OPO/REV-02/2016, que rechaza el mencionado recurso y confirma en su totalidad la Resolución recurrida; iii) El 4 de febrero de 2016, la parte afectada presenta recurso jerárquico, motivando la Resolución Administrativa Jerárquica          DGE/OPO/J-120/2016 de 7 de junio, que dispone la anulación de obrados, ordenándose la emisión de nueva resolución que exponga y fundamente sus argumentos acorde al procedimiento legalmente establecido, garantizando la debida motivación y el debido proceso; y, iv) El 21 de octubre de 2016 por     RA DPI/OPO/REV-167/2016, se dispone rechazar el recurso de revocatoria interpuesto y confirmar en su totalidad la RA 339/2015, ante la cual, el 24 de noviembre de 2016, la parte solicitante interpone recurso jerárquico, dictándose la Resolución Administrativa Jerárquica DGE/OPO/J-079/2017, que resuelve rechazar el aludido recurso y en consecuencia confirmar la                           RA DPI/OPO/REV-167/2016; 6) Sobre el proceso de cancelación (expediente 124634-C): a) El 7 de diciembre de 2015, la accionante presenta demanda de cancelación de la marca “STONEFLY” (denominativa) con registro 124634-C clase 25 de la clasificación universal; y, b) Efectuada la contestación de contrario -firma STONEFLY S.p.A.-, se emite la RA 329/2016 de 1 de agosto, que declara probada en parte la demanda de cancelación y en aplicación del art. 165 de la Decisión 48, en ejecución de fallos se ordena proceder con la “CANCELACIÓN” parcial o limitación de la marca “STONEFLY” (denominativa) de la firma STONEFLY S.p.A., registro 124634-C de 15 de diciembre de 2010, debiendo limitarse únicamente y exclusivamente a productos de clase 25: “calzados”, debiendo hacerse efectivo a través de su inscripción en el libro correspondiente; 7) Se denegó el registro solicitado por la accionante de la marca “STONEJEANS” (mixta) en atención a lo dispuesto en el art. 150 de la Decisión 486 de la CAN, en resguardo del derecho de terceros titulares de registro previamente realizados, así como de solicitudes previas, además en atención a la protección del consumidor medio evitando que existan marcas registradas que puedan ocasionar riesgo de confusión y/o asociación, considerándose que tanto los calzados como los pantalones y prendas de vestir, son comercializados de manera indiscriminada y son de acceso de toda la población en general; 8) Se determinó que la marca STONE JEANS (mixta) puede inducir a riesgo de confusión o asociación frente a derecho de terceros, en la clase 25 internacional respecto a la marca “STONEFLY”, efectuándose el examen de registrabilidad de oficio (contra la que se interpuso demanda de cancelación), misma que fue limitada a “calzados”; 9) A objeto de establecer el registro de confusión o asociación se hizo necesario el análisis de la conexión competitiva de los productos distinguidos por la marca registrada en relación a los productos a distinguir con el signo solicitado, evidenciándose que ambas refieren la protección de productos de la clase 25, debido a que ambas protegen prendas de vestir y calzados respectivamente; 10) En cuanto al uso de la marca en un área geográfica, en el Régimen Comunitario Andino, señala que para efectos de uso marcario se considera a la subregión como a una unidad geográfica determinada, en la que las manifestaciones de uso de la marca en un país surten efectos en toda región, de esta manera debe interpretarse que el uso de la marca en cualquiera de los países miembros del Acuerdo de Cartagena surte efecto eventuales en toda la región para demostrar la cabal explotación de una marca, en el caso concreto, dentro del proceso de cancelación de marca y agotada la vía administrativa se procedió a la limitación de los productos a únicamente a “calzados” no pudiendo distorsionarse este vector, pues de hacerlo se estaría incumpliendo acuerdos internacionales de los que Bolivia es parte, no pudiendo alegarse solamente la verdad material, sino que al contrario, es claro y evidente que en aplicación del principio invocado, la marca STONEFLY es usada para distinguir calzados dentro del espacio geográfico andino y en consecuencia merece la protección correspondiente por el sistema de marcas y derechos de propiedad industrial; y,                          11) Equivocadamente la accionante alega que se desconoció el tema de la territorialidad, sin considerar que el registro base de la denegatoria de oficio      -cual fue el objeto de una limitación- es un registro en Bolivia; es decir, la empresa STONEFLY S.p.A. es titular del mismo, dentro del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, mereciendo en tal sentido su protección.

En audiencia en derecho a dúplica expreso que: 1) Existen dos interpretaciones prejudiciales que reconoce la jurisprudencia comunitaria, que son las facultativas y las obligatorias; 2) La facultativa, siempre que no sea una de última instancia, “…no suspenden la tramitación de los procesos administrativos y solo si llegan oportunamente básicamente serán considerados y son vinculantes al proceso del cual fue emitida…” (sic); y, 3) La obligatoria, la que tiene que ser realizada por el Tribunal de última instancia que tiene en calidad de juez comunitario, se suspende la tramitación del proceso y es vinculante al mismo y según la Ley de Procedimiento Administrativo esta es finalista.