SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0639/2018-S1

II.1.7. Corre RA DGE/OPO/J-079/2017 de 28 de marzo, pronunciada por Jhilda Gabriela Murillo Zárate, Directora General Ejecutiva del SENAPI, por la que se rechazó el recurso jerárquico interpuesto por la recurrente, hoy accionante y en consecuencia confirmó de forma total la Resolución Administrativa de primera instancia, bajo los siguientes fundamentos: a) “SOBRE LA CANCELACIÓN PARCIAL DE LA MARCA STONEFLY” (sic), el derecho que se adquiere como fruto de una acción cancelación de marca favorable, es únicamente el derecho preferente; es decir, la prelación frente a otras posibles solicitudes de registro; sin embargo, ello no implica un registro automático de su solicitud, sino que debe ser sometida al análisis de registrabilidad correspondiente; en el caso, de haberse suscitado una cancelación de registro de marca parcial, se tiene la vigencia de dicho registro para los productos a los cuales fue limitado, en el presente caso, el registro de marca STONEFLY expediente 124634-C, se encuentra limitado para productos de la clase 25, exclusivamente para “calzados", por lo que al ser marca base de la denegatoria de oficio, aun habiéndose cancelado de forma parcial, corresponde ingresar al análisis de conexión competitiva para determinar si pese a la limitación de productos, se mantiene la conexión competitiva, extremo que a criterio de la autoridad de primera instancia se mantuvo y por ello persiste la causal de irregistrabilidad de oficio, criterio que se encuentra respaldado por la línea jurisprudencial expuesto por el Tribunal de justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 36-IP-2013; y, b) “COTEJO DE MARCAS” (sic), para establecer el riesgo de confusión que pudiera existir entre una marca denominativa y otra mixta, el Tribunal Andino en el Proceso 101-IP-2002 señaló que: "...se efectuará el examen, atendiendo fundamentalmente al aspecto nominativo de las marcas. Si ellos son semejantes entonces las marcas son confundibles. Este proceder está arreglado al principio según el cual confundibilidad hay que apreciarla en base a los elementos semejantes y no a los desemejantes. Igualmente no debe olvidarse la importancia de la palabra como elemento principal para determinar la confundibilidad o no entre las marcas en litigio..." (sic), en el caso concreto, de la revisión de antecedentes, se tiene que la marca solicitada STONE JEANS es una marca mixta en virtud de que se compone de un elemento denominativo (en este caso dos palabras) y un elemento gráfico (diseño particular de letras y la imagen que simula una punta de flecha en un óvalo); sin embargo, al efectuar el cotejo de estas marcas se debe identificar cuál de estos elementos prevalece y tiene mayor influencia en la mente del consumidor, si el denominativo o el gráfico, así podemos evidenciar que la marca STONE JEANS posee como elemento predominante, el denominativo, a este efecto la marca previamente registrada "STONEFLY" se constituye en una marca denominativa, las cuales son conocidas como nominales o verbales, por lo que de acuerdo a las reglas de cotejo marcario determinados por la doctrina, se tiene lo siguiente: “Regla 1.- La confusión resulta de la impresión de conjunto despertada por las marcas” (sic); en este sentido, observando los elementos denominativos, se percibe que:          1) Entre la marca previamente registrada, "STONEFLY" y el signo solicitado "STONE JEANS", se reproduce el elemento STONE de la marca previamente registrada en similar orden y disposición, donde la variación del sufijo FLY y el segundo término JEANS del signo solicitado, no limitan las similitudes ortográficas en el conjunto, por lo que la similitud fonética se presenta entre signos que al ser pronunciados tienen un sonido similar; en ese sentido, observando los elementos denominativos, se percibe que la marca previamente registrada, "STONEFLY" y el signo solicitado "STONE JEANS", en los elementos preminentes de comparación, al contar con una estructura ortográfica similar, reproducen fonéticamente el elemento STONE, que por constituir el prefijo del signo previamente registrado y la primera palabra de la marca solicitada, se tiene la preeminencia fonética en el conjunto de los signos analizados, donde la variación del sufijo de la marca previamente registrada y la segunda palabra del signo solicitado, no limitan dicha similitud, similitud ideológica, que se da entre signos que evocan las mismas o similares ideas; 2) Observados los elementos denominativos de forma preeminente, se percibe que la marca previamente registrada "STONEFLY" y el signo solicitado "STONE JEANS", constituyen signos de fantasía por lo que no poseen significado en el idioma español; sin embargo, es menester reconocer la reproducción del elemento “STONE” de la marca previamente registrada; 3) Con respecto al elemento gráfico que emplea el signo solicitado, corresponde aclarar que el mismo no se percibe en un segundo plano de atención, toda vez que el consumidor medio solicitará el producto por la denominación de forma primaria y esencial, por lo que aquellos elementos gráficos, no aportan suficiente distintividad, de lo que se percibe que los signos en conflicto dejan una idea similar en la mente del consumidor medio y analizados los productos en específico se tiene lo siguiente: “a) La inclusión de los productos en una misma clase del nomenclátor: Los productos de la marca previamente registrada y del signo solicitado se encuentran en la clase 25 internacional. b) Canales de comercialización: Se debe tener en cuenta que los productos de calzados y Pantalones, Prendas de vestir, son susceptibles de compartir similares canales de comercialización. c) Similares medios de publicidad: Ambos son susceptibles de emplear medios de publicidad general.        d) Relación o vinculación entre productos: Los productos protegidos por la marca previamente registrada, y el singo solicitado, poseen relación puesto que las prendas de vestir en general, constituyen el género que puede incluir también calzados, siendo por ello evidente la relación entre los productos cotejados. e) Uso conjunto o complementario de productos: Al respecto, se observa que los productos de los signos en conflicto, son productos complementarios, por la función que poseen.        f) Mismo género de los productos: Los productos de los signos en conflicto, refieren al mismo género de productos, esencialmente en cuanto prendas de vestir y calzados” (sic) y conforme el análisis de los parámetros jurisprudenciales y doctrinales, se evidencia la existencia de conexión competitiva de productos entre los signos en conflicto; y, 4) Sobre el riesgo de confusión, se debe considerar distintos supuestos; entre varios signos y los productos o servicios que cada uno de ellos ampara, que serían los siguientes: “(i) que exista identidad entre los signos en disputa y también entre los productos o servicios distinguidos por ellos; (¡i) o identidad entre los signos y semejanza entre los productos o servicios; (iii) o semejanza entre los signos e identidad entre los productos y servicios; (iv) o semejanza entre aquéllos y también la semejanza entre éstos” (sic), que conforme el análisis precedente, se evidencia que al existir similitud entre los signos, más la conexión competitiva de productos, se presentan los dos supuestos requeridos para configurar el riesgo de confusión, en consecuencia se concluye que la marca solicitada se halla inmersa dentro de la causal de irregistrabilidad establecida en el Art. 136 inc. a) de la Decisión 486 de la CAN, con respecto a la marca previamente registrada STONEFLY (fs. 89 a 100).