SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0639/2018-S1

         Nuevamente, el 24 de noviembre de 2016, la ahora accionante planteó recurso jerárquico contra la Resolución arriba mencionada, solicitando aplicar plenamente los principios de cotejo de marcas que la doctrina reconoce y asimismo considerar los aspectos del contexto y mercado efectuando una correcta interpretación de la integridad como prescriben los principios de verdad material, legalidad y sometiendo a la ley señalados en el “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO EN SU ARTICULO 4” (sic), bajo los siguientes argumentos: i) Respecto a la cancelación de marca: a) Efecto de la demanda de cancelación de la marca STONEFLY (denominativa) planteada ante el SENAPI y admitida en parte por Resolución Administrativa 329/2016 de 1 de agosto, que ordenó la cancelación parcial o limitación de la citada marca, de manera exclusiva a productos de la clase internacional 25: “calzados”, se reconoció expresamente su legítimo interés; b) El Tribunal Andino de Justicia respecto a la cancelación de marca estableció “…Si por un lado la norma comunitaria impide el registro de signos que amparen productos y/o servicios conexos o relacionados, no es coherente permitir la cancelación parcial en relación con dichos productos y/o servicios, ya que la figura no cumpliría la finalidad para cual fue instituida: evitar marcas ociosas y efectivizar el derecho de preferencia…” (sic), por lo que debe tomarse en cuenta que la cancelación produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma, esta figura es uno de los mecanismos que contribuyen a garantizar el uso efectivo de las marcas, obligando a sus titulares a usarlas en productos o servicios para las cuales han sido destinadas;    c) La Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena no se refiere expresamente a la cancelación parcial de un registro marcario como lo hace la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina en el artículo 165; sin embargo, ello no impide para que: “Cuando no se esté usando una marca en algunos de los productos o servicios para los que fue registrada, la Oficina Nacional Competente, ordene una reducción a la lista de productos o servicios que protege la marca, eliminado aquellos respecto de los cuales la marca no estuviese siendo usada, siempre tomando en cuenta la identidad o similitud de los productos o servicios…” (sic); es decir, dicha figura se da cuando la falta de uso de la marca sólo afecta a algunos de los productos o servicios para los cuales se hubiese registrado la marca, caso en el cual la Oficina Nacional Competente ordenará la exclusión de dichos productos o servicios, previo análisis de la identidad o similitud de los productos o servicios; d) Mediante RA 329/2016 (expediente 124634-C), la cual se encuentra ejecutoriada, se delimitó la protección de la marca STONEFLY a “CALZADOS” de forma específica, es decir EXCLUYE DE PROTECCION A TODOS LOS OTROS PRODUCTOS DE LA CLASE INTERNACIONAL 25 al utilizar los términos “UNICA Y EXCLUSIVAMENTE”, en su resolución; la referida Resolución al reconocer su interés legal ha establecido que es “SUJETO” que se beneficia con dicha cancelación; es decir, ese derecho no interfiere con el registro de la “STONE JEANS”, siendo incongruente, que si se reconozca ese derecho de cancelación en el presente proceso se le desconozca su derecho de registro de marca, entonces para qué sirve la cancelación de marca, qué sentido material tendría la misma?; e) La jurisprudencia citada “PROCESO 53-IP-2013, PROCESO 36-IP-2013” (sic), claramente establece que el “EFECTO DE LA CANCELACION DE LA MARCA” (sic) “…produce la extinción del derecho de la marca por desuso de la misma…” (sic), es decir, depurar el registro marcario, sacando esta marca que no está en uso de manera real y efectiva en el mercado; citada jurisprudencia que afirma que otras personas puedan registrar esa marca, apreciándose un actuar contrario a esa jurisprudencia “…al DENEGAR EL REGISTRO DE MI MARCA, cuando justamente la delimitación de la CANCELACION PARCIAL le habilita para registrar EN OTROS PRODUCTOS COMO SON PANTALONES Y PRENDAS DE VESTIR…” (sic), lo contrario sería actuar contra toda lógica jurídica; y, f) La jurisprudencia reconoce “…motivos no de ilegalidad sino de ‘oportunidad o de conveniencia’ (no uso, en el caso concreto) éstos sólo concebibles dentro de la competencia de la Administración” (sic), esto implica que los razonamientos expuestos en la aludida resolución son contrarios a estos principios; ii) Principio de territorialidad, este principio de territorialidad ha sido estudiado y considerado en la Resolución Administrativa 292/2016 Expediente 178160, basada en la jurisprudencia del Tribunal Andino de Justicia, de donde se rescata que “Los Derechos de Propiedad Industrial que otorgan las oficinas nacionales competentes de los países miembros de CAN ‘ESTAN DELIMITADOS AL PAIS EN QUE SE CONCEDEN LOS RESPECTIVOS REGISTROS’” (sic); es decir, que la protección que dispensa el Estado no puede extenderse más allá de sus fronteras, lo que implica que tanto el citado Tribunal como el SENAPI reconocen que la protección “DE UNA MARCA ESTA CIRCUNSCRITA INCLUSO DENTRO DEL MERCADO DE CADA PAIS MIEMBROS DONDE SE CONCEDE EL REGISTRO y no tomado de forma regional” (sic); afirmación que tiene amplia relación con lo que señala el Tribunal en relación a la “CANCELACION DE MARCA” que pretende “Depurar el registro marcario sacando aquellas marcas que no son usadas de una manera real y efectiva” (sic); es decir, que si la marca que se pretende proteger no está siendo utilizada de manera real y efectiva en el territorio del estado boliviano donde está registrado, en el caso concreto las pruebas de uso son de COLOMBIA de la marca STONEYFLY para CALZADOS como se señala en la aludida Resolución (EXPEDEDIENTE 124634-C), entonces la “extra-protección” tanto extraterritorial como extraordinaria a otros productos de la clase internacional 25 que se pretende y a pesar que se determinó que ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE se aplica a calzados, es ilegal, incongruente y contraria a la jurisprudencia del Tribunal Andino como en su propia jurisprudencia y resoluciones; y, iii) Sobre la falta de riesgo de confusión y asociación: a) Entre las marcas en conflicto, se ha omitido la consideración de los factores de análisis de marcas mixtas, se debe tener presente que se encuentra frente al cotejo de una marca mixta, lo que implica que el análisis de fondo deberá ser realizado con mayor cuidado que de una simple comparación fonética y ortográfica, manteniendo atención sobre todo en la comparación ideológica en el público consumidor pues en la “EVOCACION DEL SIGNO EN LA MENTE DEL CONSUMIDOR” (sic) está la clave para resolver esta controversia entre las dos marcas en conflicto; b) En el cotejo marcario entre STONEFLY Y STONE JEANS como marca mixta, el elemento característico relevante de su marca es el “GRAFICO O DISEÑO DE UNA FLECHA CON UN CIRCULO” (sic), además del “DISEÑO ESTILIZADO DE LAS LETRAS” (sic) y por tanto como señala la jurisprudencia del proceso 08-IP del 2010: “Pero, si resultare que el elemento característico del signo mixto es el gráfico, en principio, no existirá riesgo de confusión con el signo denominativo…” (sic), claramente este es el caso, porque las características especiales de su marca la hacen totalmente diferente de la simple denominación que se pretende registrar, análisis que se ha dejado de lado por el SENAPI, al ignorar la jurisprudencia, puesto que se ha “magnificado la marca” como si fuera gráfica cuando en realidad es simplemente denominativa; c) La aptitud distintiva de una marca será el elemento constitutivo esencial para su registro, la misma que se valorará en tres elementos “GRÁFICO, FONÉTICO Y EL CONCEPTUAL O IDEOLÓGICO” (sic), en el presente caso, los elementos gráficos de la marca STONE JEANS le otorga esta característica distintiva y diferenciadora tanto por la flecha como por las características especiales de las letras estilizadas, toda vez que no existe ningún riesgo de confusión ni asociación, ya que el consumidor frente a las dos marcas en el mercado podrá establecer claramente la diferencia basado en las características que se destaca en su marca mixta; tal como lo estableció el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en el proceso             136-IP-2005”; y, d) Por tanto, al ser sometidas a un simple análisis literal sin considerar la parte gráfica y fonética en su verdadera dimensión, no coincide con la verdad material que pretende el proceso administrativo, por lo que su registro de marca no incurre en la prohibición del inc. a) del art. 136 de la Decisión 486, ya que no causa confusión directa ni indirecta (Conclusión II.1.6).